WIPO Arbitration and Mediation Center
行政专家组裁决
Fendi Adele S.r.l. 诉 He Guoqiang
案件编号：D2011-1309
1. 当事人双方
本案投诉人是Fendi Adele S.r.l.，其位于意大利罗马。投诉人的授权代理人是意大利的Studio Legale SIB。
本案被投诉人是He Guoqiang，其位于中国宁波。
2. 争议域名及注册机构
本案所争议的域名是<fendikids.com>。上述域名的注册机构是Hangzhou E-Business Services Co., Ltd. （以下简称“注册机构”）。
3. 案件程序
世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心（下称“中心”）于2011年7月29日收到投诉书。2011年7月29日，中心向争议域名注册机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2011年8月3日，注册机构通过电子邮件发出确认答覆。注册机构确认被投诉人是该域名的注册人，并提供其详细联系办法。2011年8月3日，中心使用中文和英文向当事人发出关于行政程序语言的电子邮件。2011年8月3日，被投诉人向中心请求使用中文作为行政程序语言。2011年8月5日，投诉人向中心请求使用英文作为行政程序语言。
中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》（下称“政策”或“UDRP”）、《统一域名争议解决政策规则》（下称“规则”）及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》（下称“补充规则”）规定的形式要求。
根据规则第2条(a)项与第4条(a)项，中心于2011年8月8日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于2011年8月8日开始。根据规则第5条(a)项，提交答辩书的截止日期是2011年8月28日。被投诉人于2011年8月28日向中心提交答辩书。
2011年9月9日，中心指定Yijun Tian为独任专家审理本案。专家组认为其己适当成立。专家组按中心为确保规则第7条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。
4. 基本事实
投诉人是Fendi Adele S.r.l.，其成立于意大利罗马，是一家有86年历史，在时尚界享有盛誉的公司。投诉人的业务已经扩展到欧洲、亚洲、非洲、中东和美洲多国。投诉人对于FENDI商标在多个国家拥有商标权，包括中国。投诉人自2003年起先后在中国注册了关于FENDI的一系列商标。(见投诉书附件4)。投诉人自1995年起就注册了争议域名<fendi.com>。（见投诉书附件6）。
根据WhoIs的信息，被投诉人是He Guoqiang，其地址为中国宁波。本案争议域名于2010年9月10日被注册。
5. 当事人双方主张
A. 投诉人
投诉人主张，应当立即将被投诉人注册并正在使用的争议域名转让给投诉人。理由如下：
A.1 争议域名和投诉人享有权利的商品商标或服务标志相同或者混淆性相似。
投诉人在时尚界享有盛誉。其FENDI商标及相似商标已经在全球100多个国家注册，包括中国。
投诉人自1995年起就注册拥有包括投诉人FENDI商标的域名<fendi.com>。
争议域名<fendikids.com>完全包括投诉人的商标FENDI。
很明显，被投诉人注册的争议域名和投诉人的商标权利之间存在混淆的可能性。
A.2 被投诉人对争议域名不拥有权利或合法利益。
被投诉人与投诉人没有任何从属关系。被投诉人未持有关于FENDIKIDS或与之相类似的中国商标。
被投诉人没有得到任何许可、合同或是其他授权来注册或是使用投诉人的FENDI商标。
被投诉人不因争议域名或FENDIKIDS商标而广为人知。
A.3 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。
争议域名注册时间不到一年。被投诉人明显希望通过注册争议域名不公正地享有投诉人FENDI商标带来的利益。
被投诉人注册的<fendikids.com>明显会使互联网用户产生混淆，以为被投诉人与投诉人有从属关系，因为投诉人也有童装生产线。
争议域名现在为消极持有（passive holding）状态。仅有出售该争议域名的网页内容。
被投诉人的恶意还表现为：被投诉人也抢注了包含其他全球性知名企业名称及商标的类似域名（包括<bosskidswear.com>, <moschinokids.com>, <thenorthface.tw>, <balenciaga.tw>, <miumiu.com.tw>）并通过网站出售这些域名。（见投诉书附件8）。
B. 被投诉人
B.1 关于争议域名是否和投诉人享有权利的商品商标或服务标志相同或者混淆性相似。
“Fendi”和”kids”都是通用词汇，并不与投诉人的 “Fendikids” 商号有必然关系，不构成混淆性相似。
投诉人没有提供证据证明其在包括中国境内的全球范围内就 “Fendikids” 相关产品在争议域名注册前进行了经营活动和产品宣传推广活动，从而使得 “Fendikids” 作为 “Fendi” 公司的商号广为人知。因此，互联网用户不会把 “Fendikids” 误认为与投诉人存在联系的商业标识，不会构成混淆性相似。
经查，投诉人在中国和全球范围内并未注册包含 “Fendikids” 的商标，(见答辩书附件8，附件9)，对于“Fendikids”不享有商标权益。而WIPO和ICANN规定争议域名适用的对象仅限于注册商标。
经查，投诉人并未注册 “fendikids” 的最常见的通用顶级域名，以及投诉人所在国周边其他欧洲国家的国家顶级域名，以及代表全球人口数量最大国家中国和印度的国家顶级域名 “.cn” 和 “.in”, （见答辩书附件10, 附件11和附件12）。投诉人也并未在全球主流SNS平台如Twitter和Fackbook, Flickr, Linkedin, Digg等处注册 “fendikids” 账号进行宣传 (参见答辩书附件13)。
考虑到投诉人完全有足够的时间和资金从事以上的域名注册和账号注册行为，可见即使是投诉人也不真的认为FENDIKIDS与FENDI构成混淆性相似，否则早应采取相应措施进行保护。
“Fendikids” 为通用性词汇，投诉人对 “Fendikids” 不享有注册商标或商号权。
B.2 关于被投诉人是否对争议域名拥有权利或合法利益。
被投诉人注册<fendikids.com>用于记录 “fendi” 和她的 “kids” (孩子)的故事，非商业用途,不构成误导。
由于 “Fendi” 作为名字非投诉人所独享，投诉人对于 “Fendikids” 不拥有商标和商号权, 所以被投诉人对 争议域名<fendikids.com>享有合法权益。
B.3 关于是否被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。
根据UDRP规则，且经过很多案例证实，投诉人必须证明争议域名的注册和使用均有恶意。
B.3.1 对争议域名<fendikids.com>的注册非恶意
在被投诉人注册争议域名<fendikids.com>时，据查询得知，投诉人并未在被投诉人所在国中国、美国、欧洲乃至国际范围内取得“Fendikids”相应的商标权，（见答辩书附件8，附件9），所以该争议域名的注册不可能出于恶意。
众多案例判决也再次确认，即使争议域名后来被恶意使用，只要争议域名的注册无法被证明恶意，则无法满足争议域名的注册和使用均为恶意的条件。
无论被投诉人其他域名的使用是否出于善意目的，以及被投诉人是否在其他案例中被判定为构成域名恶意注册，关键是本案中被投诉人是否构成恶意注册。
被投诉人是否注册了含有其他注册商标的域名与本案根本无关，由于投诉人不能证明被投诉人的域名注册出于恶意，行政专家组无需考虑域名的使用是否存在恶意。
B.3.2 对争议域名<fendikids.com>的使用非恶意
被投诉人并未主动向投诉人或其竞争对手高价叫卖该争议域名，投诉人也无证据证明。所以被投诉人注册该争议域名并不构成高价兜售的恶意依据。
被投诉人注册争议域名并非出于阻止投诉人反映其商标的目的，投诉人也无证据证明。投诉人对于 “Fendikids” 迄今均不享有注册商标和商号权益。
被投诉人与投诉人非竞争对手，注册该争议域名并未出于干扰投诉人业务的目的，投诉人也无证据证明被投诉人为商业竞争对手。
被投诉人注册该争议域名并非企图获得商业收益，通过混淆投诉人的标记，误导互联网用户，让用户认为投诉人是争议域名的来源、赞助商、联盟关系等。被投诉人并没有利用争议域名自称与投诉人及其商标有任何关系并因此获益。
被投诉人要求继续持有争议域名<fendikids.com>并告投诉人构成反向域名掠夺。
6. 分析与认定
6.1 行政程序语言
投诉书使用的语言为英文。规则第11条规定，除非当事人另有约定或注册协议另有规定，以及专家组根据行政程序的具体情形另有决定，行政程序所使用的语言应是争议域名注册协议所使用的语言。
2011年8月3日，中心使用中文和英文向当事人发出关于行政程序语言的通知。中心在整个行政程序中一直使用两种语言（即中文和英文）。2011年8月3日，被投诉人请求将中文作为行政程序语言。2011年8月5日，投诉人请求将英文作为行政程序语言。
被投诉人的理由主要包括：
1) 争议域名的注册协议使用的语言是中文，且被投诉人为居住在大陆的中国国籍人士，英语非被投诉人的第一语言，特别是涉及到专业的法律词汇时表达受到限制，如以英文为行政程序语言将使非被投诉人明显处于不公平的位置，影响非被投诉人意思表达和合法权益的维护。
2) 另外，投诉人完全有能力和条件聘请专业人士完成语言翻译的工作。投诉人的授权代理人有义务根据客户案例的要求提供多种语言服务。
3) 更重要的是，被投诉人答辩时将提供被投诉人作为中国国籍人士注册和使用争议域名的重要依据，如果使用英文作为行政程序语言，将明显使得行政程序和裁决结果有失公平。
投诉人的理由主要包括：
4) 事实上，被投诉人有能力理解并用英文交流。事实表明被投诉人已经在争议域名中使用了英文词语（如“kids”)。
5) 被投诉人的网站显示了一条用流畅英文书写的信息（见投诉书附件2），并要求通过电子邮件地址 “[…]@hotmail.com”与被投诉人联系：由此可以肯定被投诉人是可以理解英文的。
6) 投诉人提交投诉书以后，被投诉人联系了投诉人试图寻求和解。如行政程序语言请求附件中的来往信件所示，被投诉人可以使用流畅的英文。
7) 此外，迫使投诉人将投诉书及投诉书附件翻译成中文，对投诉人很不利也不公正。
2011年8月8日，在中心向当事人双方发出的中英文版的投诉和启动行政程序的通知中，中心告知当事人双方，中心决定接受英文版的投诉书，可接受英文版或者中文版的答辩书。如情况许可，中心将指定同时熟悉中文和英文的行政专家组。根据规则第11条的规定，专家组有决定行政程序语言的最终裁量权。专家组将选择使用中文或英文做出裁决，专家组也有可能要求当事人任何一方提供翻译文本。
专家组曾在先前诸多UDRP裁决中详细分析了采用非注册协议的语言作为行政程序语言需要考量的因素，简而言之，即“采用非注册协议的语言作为行政程序语言不会对案件当事双方造成不公平”。(Zumba Fitness LLC
Kensuke Kishi, Sun up Corp, WIPO案件编号D2008-1181)。该观点亦为大多数UDRP行政专家组所采用。
本案中，本专家组注意到，中心在行政程序中同时使用中文和英文与当事人双方联系。被投诉人被明确告知，在投诉人已经请求使用英文作为行政程序语言的情况下，被投诉人必须明示反对该请求。规则第11条明确规定，除非当事人另有约定或注册协议另有规定，以及专家组根据行政程序的具体情形另有决定，行政程序所使用的语言应是注册协议所使用的语言。本案中，争议域名的注册协议使用的语言是中文，英语非被投诉人的第一语言。被投诉人于2011年8月3日明确提出反对投诉人的请求，主张使用中文作为行政程序语言。本专家组考虑到虽然被投诉人理解英文，但涉及到专业的法律词汇时，其表达可能会受到限制，因此以注册协议所使用的语言（中文）为行政程序语言会对被投诉人较公平。
专家组同时也注意到，如果要求投诉人提供递交文件的全部中文翻译，会造成其资金负担及花费大量时间。
鉴于此，考虑到平衡双方利益，不对案件当事人双方造成不公平。专家组决定在本案行政程序进行中接受投诉人提交的英文文本材料，不要求投诉人提供翻译文本，接受被投诉人提交的中文文本材料，并且决定使用中文作出本案裁决。
6.2三个要素的分析与认定
根据政策第4条(a)项的规定，投诉人必须向专家组证实以下三个要素同时满足，其转让争议域名的投诉请求方能获得支持：
(i) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；
(ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；
(iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。
A. 相同或混淆性相似
根据投诉人提交的证据，专家组认定投诉人，自十九世纪七十年代起，已经在包括中国在内的世界100多个国家和地区注册了800多个FENDI及相似商标。投诉人对该商标享有权利。投诉人对FENDI（芬迪）系列商标在中国的使用及注册（2003年起），早在争议域名注册（2010年9月10日）很多年前已完成。
争议域名<fendikids.com>完全包含了投诉人上述整个FENDI商标。根据先前众多UDRP案例，专家组认为，当争议域名中包含完整商标用词，或与其混淆性相似的用词时，不论争议域名中是否含有其它词语，该争议域名与该商标相同或混淆性相似。参见Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO案件编号D2000-0662; Oakley, Inc. v. Zhang Bao, WIPO案件编号D2010-2289。
通常被投诉人“挪用他人的整个商标并添以描述性或非可区分性词汇的，并不因此避免混淆性相似的认定。”（Generally a respondent “may not avoid likely confusion by appropriating another's entire mark and adding descriptive or non-distinctive matter to it”. 参见The Argento Wine Company Limited v. Argento Beijing Trading Company, WIPO 案件编号 D2009-0610; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO 案件编号 D2001-0087; 及PCCW-HKT DataCom Services Limited v. Yingke, HKIAC NAF Claim No. 0500065)。
争议域名在FENDI商标之后添加“kids”。“Kids”意为孩子、儿童，其识别功能不强。这并不能将争议域名与有关商标主体所给予人的整体形象区分开。参见Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti, WIPO案件编号D2005-0037和LEGO Juris A/S 诉 Chen Yong, WIPO案件编号D2009-1611。
另外，根据投诉人提供的信息，投诉人也经营FENDI品牌儿童类产品，这进一步增加了混淆性的可能。争议域名的使用很可能会令互联网用户误认为争议域名指向投诉人的网站。互联网用户将会非常容易误以为被投诉人与投诉人具有一定的关联。
因此，专家组认为争议域名<fendikids.com>与投诉人的上述FENDI商标混淆性相似。投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第一个要素的举证责任。
B. 权利或合法利益
政策第4条(c)项列明了若干情形，被投诉人对争议域名的注册和使用只要符合以下任一情形即可证明被投诉人对争议域名享有权利或合法利益：
(i) 在告知被投诉人该争议之前，被投诉人已将该域名或与该域名相对应的名称用于或可证明准备用于善意提供商品或服务；或
(ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）已因该域名而广为人知，即使被投诉人还未取得任何商标权或服务标记权；或
(iii) 被投诉人对该域名的使用是合法非商业性的或者是正当的，而且不具有误导消费者或败坏投诉人商标或服务标记以牟取商业利益之意图。
投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册和使用争议域名或使用投诉人的FENDI商标。投诉人在全球拥有800多个FENDI及类似注册商标，包括中国。投诉人对该商标在中国的注册（2003年起）与使用，先于被投诉人对争议域名的注册（2010年9月10日）及使用。因此，投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益，从而将反驳该证明的责任转移至被投诉人。参见WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), 第2.1段；Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO案件编号D2003-0455和 “Oemeta” Chemische Werke GmbH v. Zhibin Yang (aka Yang Zhibin), WIPO案件编号D2009-1745。
被投诉人在答辩书中未能证明其已取得与争议域名有关的任何商标权，或争议域名被用于善意提供包含投诉人FENDI商标的商品或服务。无证据表明被投诉人因争议域名而广为人知。无证据表明被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或是正当的。
被投诉人在答辩书中指出“被投诉人注册<fendikids.com>用于记录 “fendi” 和她的 “kids” (孩子)的故事，非商业用途，不构成误导”。但是被投诉人未能提出充分证据支持其论点。争议域名所指向网站的内容并不能证明其论点。相反，网站内容表明被投诉人在通过该网站发出转让争议域名的邀约（见投诉书附件2）。
专家组认定，在投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不拥有任何权利或合法利益后，被投诉人未能提供任何证据证明其对争议域名拥有权利或合法利益。因此，专家组认定投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第二个要素的举证责任。
C. 恶意注册和使用域名
行政专家组在Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO案件编号D2000-0003中认为，就政策第4条(a)项(iii)目而言，投诉人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。根据政策第4条(b)项，如果专家组发现存在（尤其但不限于）以下情况，则可将其作为恶意注册和使用争议域名的证据：
(i) 一些情况表明，被投诉人已注册或已获得域名，主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或向该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获得比被投诉人所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益；或者
(ii) 被投诉人已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要被投诉人已参与了此类行为；或者
(iii) 被投诉人已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者
(iv) 被投诉人使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使被投诉人网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。
争议域名所指向的网站显示该争议域名可以转让，并且“如果您对该域名感兴趣，请点击这里提供您的报价”。专家组认为，本案中被投诉人对争议域名的使用可以认为符合第4(b)条(i)项的规定。即使对本案中被投诉人对争议域名的使用是否属于第4(b)条(i)项的规定有争议，恶意注册和使用争议域名的情形也并不仅限于以上列举的情形。根据先前的UDRP案例，消极持有 (passive holding) 争议域名不会阻碍专家组根据所有的证据认定被投诉人恶意注册和使用争议域名。参见WIPO Overview 2.0，第3.2段；Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows，同上和LEGO Juris A/S诉 Chen Yong，同上。WIPO Overview 2.0 进而要求专家组必须考察各种情况以认定被投诉人行为是否具有恶意，并列举了几种可被视为恶意的情况，包括“投诉人拥有驰名商标；被投诉人未作出答辩；隐瞒身份；及没有善意使用域名的可能性”。参见WIPO Overview 2.0，第3.2段。1
投诉人提交的证据显示，在2010年9月10日即争议域名<fendikids.com> 被注册之前，投诉人已经在全球100多个国家注册了800多个FENDI及含FENDI的商标。根据证据显示，投诉人早已于2003年起就在中国申请并注册了一系列FENDI及含FENDI的商标（见投诉书附件4）。根据投诉人提供的信息，投诉人是一家有86年历史，在世界时尚界享有广泛声誉的公司。附有FENDI商标的商品亦已在世界各国，包括中国，被广泛地销售且广为公众知晓。
另一方面，被投诉人未提出任何证据或主张支持被投诉人在注册争议域名<fendikids.com>时不知道投诉人上述FENDI商标的存在。本案中，争议域名完全包括了投诉人的FENDI商标，而被投诉人没有提供任何证据证明被投诉人有权利或合法利益去选择、注册及使用该争议域名。被投诉人对该域名的使用行为会令人相信该网站与投诉人有关而造成混淆。见Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO案件编号D2000-0574和LEGO Juris A/S 诉Chen Yong，同上。
鉴于上述事实及论据，专家组认定被投诉人在申请争议域名注册时已知道或应该知道FENDI是投诉人拥有的商标。上述行为构成政策下之恶意注册和使用。专家组认定投诉人完成了政策第4条(a)项所规定的第三个要素的举证责任。
D. 反向域名劫持
被投诉人在答辩意见中主张继续持有争议域名<fenkids.com>，并反诉投诉人构成“反向域名掠夺”。根据规则第15(e)条的规定，如果专家组发现投诉出于恶意，例如出于反向域名劫持或者主要为骚扰域名持有人的目的，应当在裁决中认定投诉出于恶意和对程序的滥用。
先前的专家组裁决表明，如果投诉人在投诉之时就明知或者应知其投诉不可能成功，则构成反向域名劫持（参见Futureworld Consultancy OPty Ltd v. Online Advice, WIPO案件编号 D2003-0297; Yell Limited v. Ultimate Search, WIPO案件编号 D2005-0091）。
通过综合考虑全部案情以及专家组上述就三个要素的认定，专家组认为，本案投诉人是确信自己的权利受到损害而提起的投诉，并未滥用程序，其行为不构成反向域名劫持。
7. 裁决
鉴于上述所有理由，根据政策第4条第(i)项和规则第15条，专家组裁定将争议域名<fendikids.com>转让给投诉人。
Yijun Tian
独任专家
日期: 2011年9月16日
1 专家组根据英文WIPO Overview 2.0 所做的翻译。