Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) contre Les Editions La Plume de Louise/ Monsieur Gosselin Frank
LITIGE N° D2011-0101
1. Les parties
Le Requérant est la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), Paris, France, représenté par le cabinet SELARL Kahn et associés, France.
Le Défendeur est Les Editions La Plume de Louise/ Monsieur Gosselin Frank, Ivry sur Seine, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <toureiffeltower.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 18 janvier 2011.
En date du 19 janvier 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 janvier 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 26 janvier 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 février 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 février 2011.
En date du 24 février 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative (la Commission) constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) qui s’est vu confier par un contrat de délégation de service public conclu avec la Ville de Paris, propriétaire de la Tour Eiffel, diverses missions parmi lesquelles l’entretien du monument et de ses installations, la création des animations concourant au renom et au prestige de la Ville, ainsi enfin que la valorisation et la protection de l’exploitation de l’image de la Tour Eiffel.
La Ville de Paris est titulaire des marques TOUR EIFFEL et notamment de :
la marque française nominale TOUR EIFFEL déposé le 24 mai 1985 pour des produits et services des classes 3,4,5,8,10,11,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 38, 39 et 41, et enregistrée sous le numéro 1 310 358. Elle a fait l’objet de renouvellements réguliers.
La Ville de Paris a concédé une licence exclusive de la marque précitée au profit du Requérant et lui a également donné mandat pour mener toutes actions administratives et/ou judiciaires utiles à la protection et à la défense de la marque. La licence concédée a été inscrite au Registre National des Marques le 14 novembre 2007 sous le numéro 463978.
Le Requérant a été informé de l’enregistrement en date du 4 mars 2010 du nom de domaine <toureiffeltower.com> par la société Les Editions La Plume de Louise (le Défendeur).
Le même jour le Défendeur a également déposé les noms de domaine <toureiffeltower.fr> et <tour-eiffel-tower.fr> qui ont fait l’objet de procédures PREDEC auprès de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération).
Par deux décisions du 31 août 20101, l’AFNIC a considéré que les noms de domaine <toureiffeltower.fr> et <tour-eiffel-tower.fr> avaient été enregistrés en violation des dispositions de l’article R20-44-45 du Code des Postes et Communications Electroniques, et a en conséquence ordonné leur transmission au profit du Requérant.
Suite à ces décisions le conseil du Requérant a adressé une nouvelle lettre de mise en demeure au Défendeur le 18 octobre 2010 pour solliciter le transfert amiable du nom de domaine <toureiffeltower.com>.
Dans un courrier en réponse du 3 novembre 2010, le conseil du Défendeur a suggéré que les parties se rapprochent en vue de conclure un accord de coexistence ou bien d’envisager la cession du nom de domaine pour un montant restant à définir.
Par courrier du 29 décembre 2010, le conseil du Requérant a constaté que sa demande de règlement amiable avait échoué compte tenu de la réponse faite par le conseil du Défendeur, et il a notifié à ce dernier l’engagement d’une procédure conformément aux Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant revendique des droits sur la marque française TOUR EIFFEL sur laquelle il bénéficie de droits au titre d’un contrat de licence qui lui a été consenti par la Ville de Paris.
Il invoque également au soutien de sa plainte la notoriété de la marque TOUR EIFFEL, attachée à l’un des monuments les plus célèbres au monde, visité par plus de 6 millions de visiteurs par an.
Le Requérant produit encore une liste de noms de domaine appartenant à la Ville de Paris et qui font l’objet d’un contrat de gestion par le Requérant, parmi lesquels :
<tour-eiffel.com>;
<eiffel-tower.com>.
Pour le Requérant, le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque TOUR EIFFEL sur laquelle il bénéficie de droits. Il estime même que le nom de domaine constitue un acte de contrefaçon de la marque TOUR EIFFEL au sens des dispositions combinées des articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Puis le Requérant expose que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime attaché au nom de domaine dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation d’exploiter la marque TOUR EIFFEL, émanant de la Ville de Paris ou du Requérant.
Le nom de domaine ne faisant l’objet d’aucune exploitation sérieuse, le Requérant estime que le Défendeur ne peut pas invoquer un intérêt légitime tiré d’une offre de bonne foi de produits ou de services ou encore à une exploitation non commerciale du nom.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur qui ne pouvait pas ignorer l’existence de la Tour Eiffel, monument mondialement célèbre, ceci d’autant moins que le Défendeur a son siège social en région parisienne.
Il aurait dû vérifier que l’enregistrement de son nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers en vertu des dispositions combinées du paragraphe 2 des Principes directeurs et de l’article 6 du contrat d’enregistrement conclu avec son prestataire, la société OVH.
Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine fait l’objet d’un usage de mauvaise foi par le Défendeur qui le redirige vers une page offrant des services de webmail. Il précise encore que le conseil du Défendeur a proposé de céder le nom de domaine à titre onéreux ce qui confirme l’intention maligne du Défendeur.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <toureiffeltower.com> à son profit.
B. Défendeur
Dans une réponse adressée au Centre le 14 février 2011, le Défendeur explique tout d’abord qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux pour "faire connaître et proposer l’achat" d’une représentation simplifiée en carton de la Tour Eiffel.
Selon le Défendeur, la Tour Eiffel, avant d’être la marque du Requérant, est un monument célèbre dans le monde entier, dont le nom perdure malgré l’existence de la marque du Requérant. D’ailleurs le Défendeur soutient que le Requérant n’est pas le seul à bénéficier de droits sur la marque TOUR EIFFEL.
Le Défendeur conteste les allégations de contrefaçon et réfute avoir agi de mauvaise foi. Il soutient au contraire que la démarche du Requérant est dictée par la volonté de se faire rétrocéder le nom de domaine sur lequel elle ne bénéficie d’aucun droit.
En conclusion cependant, le Défendeur explique qu’il préfère renoncer à ses droits sur le nom de domaine <toureiffeltower.com>, et il soumet deux communications informelles en date du 2 mars et 9 mars 2011 en ce sens.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’applications prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de démontrer cumulativement que:
a) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec
une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;
b) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant n’est pas propriétaire de la marque TOUR EIFFEL qui appartient à la Ville de Paris. Cette dernière lui a néanmoins concédé une licence exclusive sur cette marque en marge de la délégation de service public qu’elle lui a confiée pour la gestion du monument.
Cette concession de licence est également assortie d’un mandat permettant au Requérant de conduire toute action judiciaire ou extrajudiciaire pour les besoins de la défense de la marque TOUR EIFFEL.
La Commission considère que les prérogatives dont se prévaut le Requérant satisfont les exigences posées par les Principes directeurs et qu’il bénéficie bien de droit au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Voir sur ce point :
Colle SA c. Editions et Publicités, Litige OMPI No. D2002-1054, "le Requérant peut légitimement opposer au Défendeur la marque “Francevillas” n° 97 664890 déposée le 20 février 1997, sur laquelle il bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation en vertu d’un contrat en date du 21 mars 1997, publié au Registre National des Marques le 9 juin 1997".
Par ailleurs, le nom de domaine est composé de la marque TOUR EIFFEL à laquelle est adjoint le terme "tower" et le suffixe ".com" dont il est reconnu par la jurisprudence unanime du Centre qu’il n’entre pas en ligne de compte dans la comparaison entre les signes en présence.
La simple combinaison du terme "tower" à la marque sur laquelle le Requérant jouit de droits de propriété intellectuelle ne confère pas au nom de domaine litigieux un caractère propre à écarter le risque de confusion avec ladite marque.
Le terme "tower" est la traduction anglaise littérale du mot français "tour". Selon la Commission, ce terme est perceptible par une large partie du public et combiné au nom "eiffel", il constitue la traduction anglaise du nom "tour eiffel" ("eiffel tower"), de sorte que le nom de domaine est constitué de la combinaison des versions française et anglaise du nom "tour eiffel".
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si le nom de domaine litigieux constitue la contrefaçon de la marque TOUR EIFFEL, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission, il apparaît clair que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque TOUR EIFFEL sur laquelle le Requérant bénéficie de droits.
Le Requérant a satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’intérêt légitime qui s’y attache.
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et l’intérêt légitime qui s’y attache en démontrant l’une des circonstances ci-après :
“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous (le Défendeur) avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) vous (le Défendeur) (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) vous (le Défendeur) faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Le Défendeur ne conteste pas les allégations du Requérant et tout en reconnaissant la notoriété attachée au monument que représente la tour Eiffel, il soutient qu’il a enregistré le nom de domaine pour promouvoir la vente de sa représentation simplifiée du monument.
Cependant, il ne produit aucun élément de nature à étayer son argumentation.
Par conséquent, la Commission retient que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine, ni d’intérêt légitime s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Enfin, le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il fait usage du nom de domaine de mauvaise foi.
La notoriété de la marque TOUR EIFFEL invoquée par le Requérant n’est pas contestée par le Défendeur, qui reconnaît par là même qu’il avait parfaitement connaissance des droits existant sur la dénomination "Tour Eiffel" au jour de l’enregistrement du nom de domaine <toureiffeltower.com>.
Ce faisant, il a agi en violation des Principes directeurs ainsi que des termes du contrat d’enregistrement conclu avec la société OVH.
De telle sorte que l’enregistrement est intervenu de mauvaise foi.
Les autres noms de domaine déposés par le Défendeur ayant fait l’objet de mesures de transmission au profit du Requérant dans le cadre de deux procédures PREDEC de l’AFNIC en date du 31 août 2010, le conseil du Requérant a tenté d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à l’amiable.
En réponse, le conseil du Défendeur a proposé de la cession du nom de domaine à titre onéreux, et en attendant a poursuivi son exploitation en redirection vers une page offrant divers services de télécommunication.
Cet usage ne saurait être interprété comme étant de bonne foi.
Or, en conclusion de sa réponse, et ultérieurement dans deux communications informelles datées des 2 mars et 9 mars 2011, le Défendeur indique qu’il préfère renoncer à ses droits.
Sur ce point, d’autres commissions ont prononcé le transfert du nom de domaine en donnant suite à l’acquiescement du Défendeur. Voir notamment :
Octagon Worldwide Holdings BV contre Kadik Mohamed Elamin, Litige OMPI No. DFR2010-0025,
“A cet égard, l’Expert relève que le Défendeur ne conteste pas le droit antérieur détenu par le Requérant ni sa notoriété, dans la mesure où, comme la société Octagon Marketing qui soumet être l’éditrice du site “www.octagon-marketing.fr”, il consent au transfert du nom de domaine au profit du Requérant."
En conséquence, la Commission retient que le nom de domaine a été enregistré et fait l’objet d’un usage de mauvaise foi, et qu’au surplus le Défendeur renonce à ses droits sur ce dernier.
7. Décision
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que le nom de domaine <toureiffeltower.com> soit transféré au Requérant.
Alexandre NAPPEY
Expert Unique
Le 10 mars 2011
1 Décision PREDEC FR00174 du 31 août 2010 concernant le nom de domaine <tour-eiffel-tower.fr> et Décision PREDEC FR00175 du 31 août 2010 concernant le nom de domaine <toureiffeltower.fr> (décisions publiées sur le site "www.afnic.fr")