WIPO Arbitration and Mediation Center
DECIZIA JURIULUI ADMINISTRATIV
M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. S.C. Minos S.r.l.
Cazul Nr. DRO2011-0012
1. Părţile
Reclamantul este M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság din Budapesta, Ungaria, representat de Ratza & Ratza S.R.L., România.
Pârâtul este S.C. Minos S.R.L. din Mures, România.
2. Nume de domeniu şi Registratorul
Nume de domeniu în litigiu este <intimissimi.ro> înregistrat la RNC.ro.
3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 11 noiembrie 2011. La data la care plângerea a primit număr de caz, Centrul a trimis prin e-mail către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la nume de domeniu în litigiu.
La data 14 noiembrie 2011, RNC.ro a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al nume de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia. Centrul a trimis un e-mail de comunicare Reclamantului la data de 23 noiembre 2011 indicîndu-i acestuia persoana care are înregistrat numele de domeniu <intimissimi.ro> şi datele de contract ale acesteia după cum au fost dezvăluite de către Registrator şi invitând Reclamantul să depună o rectificare la Plângere în conformitate cu aceste date noi. Ca raspuns la o notificare a Centrului că Plângerea trebuie tradusa complet in limba romană, Reclamantul a depus o traducere a acesteia pe 24 noiembrie 2011.
Centrul a verificat ca plângerea să indeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Politica), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Regulile Suplimentare).
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data 28 noiembrie 201. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 18 decembrie 2011 Pâratul nu a formulat Răspuns. Drept urmare Centrul a notificat Pârâtul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile la data de 20 decembrie 2011.
Centrul a numit pe Beatrice Onica Jarka ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 6 ianuarie 2012. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.
Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar Plangerea a fost formulata in limba română impotriva unor persoane fizice române respectiv juridice de drept român, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie limba română (A se vedea, spre exemplu, în acest sens Harald Georg Muller v. SC Toalete Ecologice S.R.L. si Veres loan, Cazul OMPI nr. DRO2011-0009).
4. Situaţia de fapt
Reclamantul este o companie cu sediul în Ungaria ce face parte din Grupul Calzedonia (Calzedonia S.p.a., denumită în continuare Calzedonia) având în cadrul grupului calitatea de titulară a drepturilor de proprietate intelectuala (IP holder). Calzedonia, companie de origine italiană înființată în anul 1986, este creatoarea brand-ului INTIMISSIMI, protejat la nivel internațional prin intermediul unui portofoliu de mărci înregistrate atat in sistemul Madrid cat si în cel comunitar.
Reclamantul detţine înregistrarea mărcii INTIMISSIMI in sistemul Protocolului de la Madrid sub nr. 692492, cu data de inregistrare 20 aprilie 1998, indicand Romania ca ţară desemnată.
Marcile INTIMISSIMI sunt cunoscute in special prin asociere cu vanzarea de articole de lenjerie intima.
De asemenea, Reclamantul deţine mai multe inregistrari la nivel comunitar ale marcii INTIMISSIMI in formă verbală sau combinată sub nr. 001978808, 002774032, 004456307 si 007255938.
Pârâtul este S.C. MINOS SRL, o societate comerciala din Romania, care a înregistrat numele de domeniu <intimissimi.ro> pe 8 aprilie 2004.
5. Susţinerile Părţilor
A. Reclamantul susţine că:
- În România, marca INTIMISSIMI este protejată. încă din anul 1998 printr-o serie de mărci comunitare şi internaţionale ce vizează produse şi servicii incluse în Clasele 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35 şi 39 conform Clasificării de la Nisa.
- Numele de domeniu în litigiu <intimissimi.ro> este identic din punct de vedere verbal cu mărcile INTIMISSIMI mentionate mai sus, orice analiză suplimentară fiind de prisos.
- Deşi numele de domeniu în litigiu este inregistrat din anul 2004, pagina de Internet “www.intimissimi.ro” nu poate fi accesată.
- Din informaţiile deţinute în prezent, pagina de Internet în discuţie nu a făcut niciodată obiectul unei folosiri efective ţi cu bună credinâă pentru oferirea de bunuri şi/sau servicii. Pârâtul este în fapt o agenţie de publicitate înfiinţată în anul 2001, cunoscută sub numele comercial de MEDIAEXPERT, oferind în prezent servicii de consultanţă cu privire la strategii de promovare a afacerilor, la conceperea imaginii firmelor, servicii ce includ producerea materialelor de promovare şi soluţii web complete sens in care foloseşte un alt nume de domeniu.
- Pârâtul nu a fost niciodată identificat în cursul activităţii sale comerciale prin denumirea “intimissimi” sau orice denumire asemănătoare care să justifice în acest fel înregistrarea numelui de domeniu ce face obiectul prezentei proceduri.
- Între Pârât şi Reclamant nu a existat niciodată niciun fel de legătură comercială, iar acesta din urmă nu a autorizat niciodată Pârâtul să folosească mărcile sale sau să rezerve un nume de domeniu de Internet care să încorporeze mărcile sale înregistrate.
- Din cercetarile efectuate reiese faptul că Pârâtul nu deţine nicio marcă înregistrată si niciun alt drept de proprietate intelectuală care să protejeze denumirea “Intimissimi”.
- Alegerea şi înregistrarea acestei denumiri ca nume de domeniu de către Pârât are în mod evident o legatură cu mărcile înregistrate aparţinând Reclamantului.
- Pârâtul a încercat astfel să beneficieze în mod nejustificat de pe urma succesului înregistrat de către produsele comercializate sub marca INTIMISSIMI și să obțină un profit necuvenit de pe urma înregistrării numelui de domeniu <intimissimi.ro>.
- În urma unei notificări transmise din partea titularului mărcii, Pârâtul prin intermediul domnului avocat dr. Veress, care reprezenta interesele acestei societăți, a solicitat în schimbul transferului numelui de domeniu în litigiu suma de Euro 10.000, solicitare care coroborată cu neutilizarea numelui de domeniu pentru 7 ani nu poate conduce decât la concluzia că numele de domeniu a fost înregistrat si utilizat cu rea-credință.
B. Pârâtul
Părâtul nu a răspuns la susţinerile Reclamantului.
6. Discuţii şi Constatări
A. Identică sau suficient de similara astfel încât să producă confuzie
Reclamantul a dovedit ca deţine mai multe înregistrari internaţionale si comunitare pentru marca INTIMISSIMI in forma combinată si verbală, inclusiv pentru Romania, únele dintre ele iniţiate anterior înregistrării numelui de domeniu in litigiu.
Comparând numele de domeniu in litigiu si marca asupra căreia au fost dovedite drepturi, singurele diferenţe faţă de forma verbala a marcii INTIMISSIMI fiind adăugarea sufixului “ro”. În ceea ce priveşte adăugarea codului de ţară pentru domeniile de nivel superior (ccTLD), Completul Administrativ consideră, conform jurisprudenţei anterioare a Completelor Administrative din cadrul Centrului, ca aceasta adăugare nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – INTIMISSIMI (a se vedea, spre exemplu Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae, Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L., Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm Srl Romania, Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu este identic putând sa producă confuzie cu marcile INTIMISSIMI aparţinand Reclamantului şi că acesta din urma a făcut proba îndeplinirii primei cerinţe a Politicii.
B. Drepturi şi interese legitime
Completul Administrativ considera ca Reclamantul a demonstrat prima facie ca Paratul nu detine drepturi sau interese legitime in legatura cu numele de domeniu in litigiu, astfel incat sarcina probei impotriva acestei demonstratii prima facie a trecut in sarcina Paratului (a se vedea in acest sens Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Cazul OMPI nr. D2000-0270).
Astfel, Pârâtul nu a fost niciodata identificat în cursul activităţii sale comerciale prin denumirea “Intimissimi” sau orice denumire asemănătoare care să justifice în acest fel înregistrarea numelui de domeniu ce face obiectul prezentei proceduri.
Între Pârât şi Reclamant nu a existat niciodată niciun fel de legătură comercială, iar acesta din urmă nu a autorizat niciodată Pârâtul să folosească mărcile sale sau să rezerve un nume de domeniu de Internet care să încorporeze mărcile sale înregistrate.
Pârâtul nu deţine nicio marcă înregistrată si niciun alt drept de proprietate intelectuală care să protejeze denumirea “Intimissimi”.
Completul Administrativ ia act ca Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în 2004, data de la care nu a utilizat, conform sustinerilor Reclamantului, niciodata in mod activ acest nume de domeniu. Sustinerile Reclamantului nu a fost combatute de catre Pârât care nu a formulat Răspuns la aceste susţineri, neaducand niciun fel de proba care sa demonstreze utilizarea sau efectuarea de demersuri în vederea utilizarii numelui de domeniu in litigiu în legatură cu o ofertă cu bună credinăa de bunuri sau servicii. Mai mult, deţinerea pasivă a numelui de domeniu coroborată cu lipsa de răspuns a Paratului in aceste proceduri, nu poate reprezenta o utilizare legitimă a numelui de domeniu în litigiu (a se vedea în acest sens Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Cazul OMPI nr. D2006-0483; Société nationale des télécommunications: Tunisie Telecom v. Ismael Leviste, Cazul OMPI nr. D2009-1529).
Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că Pârâtul nu deţine drepturi sau interese legitime in legatură cu numele de domeniu în litigiu şi că Reclamantul a făcut proba îndeplinirii celei de-a doua cerinţe a Politicii.
C. Înregistrat si utilizat cu rea-credinţă
Marcile INTIMISSIMI ale Reclamantului sut cunoscute in domeniul vanzarii de articole de lenjerie intima fiind protejate la nivel international si comunitar prin diferite inregistrari, unele datand din 1998.
Denumirea “Intimissimi” sugerează prin sonoritate origine italiană. Asa cum sustine si Reclamantul, acest cuvânt nu se regasește în dicționarul limbii italiene sau in cel a limbii romane. De aceea in considerarea echilibrată a probabilităţilor, Completul Administrativ consideră că, cel mai probabil, alegerea și înregistrarea acestei denumiri ca nume de domeniu de către Pârât are legatură cu mărcile înregistrate de Reclamant.
Asa cum arătat şi mai sus, Parătul deţine pasiv numele de domeniu in litigiu de la înregistrarea acestuia. Deţinerea pasivă a unui nume de domeniu a fost considerată in jurisprudenţa Completelor Administrative OMPI, în anumite circumstanţe, o dovadă de rea credinta în înregistrarea si utilizarea unui nume de domeniu (a se vedea în acest sens Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Cazul OMPI nr. D2000-0003).
Mai mult, în urma unei notificări transmise din partea titularului mărcii, Pârâtul prin intermediul Domnului Avocat dr. Veress, care reprezintă înteresele acestei societăți, a solicitat în schimbul transferului numelui de domeniu în litigiu suma de Euro 10.000, suma ce este vădit mai mare decat cheltuielile de inregistrare a numelui de domeniu in litigiu. O asemenea solicitare poate fi calificată, in sensul Politicii paragraful 4(b), o circumstanţă expres prevazută de indicare a intenţiei primare pe care a avut-o Pârâtul de a înregistra numele de domeniu in litigiu in vederea vânzării profitabile a acestuia către titularul mărcii.
Toate aceste circumstanţe constátate în cauză, sunt, in opinia Completului Administrativ suficiente pentru a decide ca Pârâtul a înregistrat si utilizat numele de domeniu cu rea credinţa iar Reclamantul a probat astfel si îndeplinirea celei de-a treia cerinţe a Politicii.
7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu <intimissimi.ro> să fie transferat Reclamantului.
Complet Administrativ
Membru unic
Beatrice Onica Jarka
Data: 20 ianuarie 2012