WIPO Arbitration and Mediation Center
UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER
Evonik Röhm GmbH v. Van André Dijk
Zaaknr. DNL2014-0019
1. Partijen
Eiseres is Evonik Röhm GmbH uit Darmstadt, Duitsland, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.
Verweerder is Van André Dijk uit Lienden, Nederland, vertegenwoordigd door Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten, Nederland.
2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam <plexiglas.nl> is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 12 mei 2014. Het Instituut heeft op 12 mei 2014 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 mei 2014 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 mei 2014 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 juni 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 4 juni 2014.
Op 11 juni 2014 is SIDN het mediation proces begonnen. Op 26 juni 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Tobias Cohen Jehoram op 2 juli 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond
De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.
Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk PLEXIGLAS, geregistreerd op 16 juni 2005 (registratienummer 3739505), het internationale woordmerk PLEXIGLAS, geregistreerd op 16 november 1966 (registratienummer 326332) en het internationale woord- beeldmerk PLEXIGLAS, geregistreerd op 21 september 2011 (registratienummer 1097265) (de "Merken").
De domeinnaam <plexiglas.nl> is geregistreerd op 15 oktober 1999. Verweerder is sinds 31 oktober 2013 houder van de domeinnaam <plexiglas.nl> (de "Domeinnaam").
5. Stellingen van Partijen
A. Eiseres
Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht, daarbij ingaand op de vereisten van artikel 2.1 van de Regeling.
Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de eerdere merkregistraties van Eiseres. Daarnaast worden middels de Domeinnaam door Verweerder verwarringwekkende producten aangeboden.
Recht of Legitiem Belang
Eiseres stelt dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij het voeren van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen gelijknamige handels- of merkrechten, Eiseres heeft Verweerder geen licentie of toestemming verleend voor het gebruik van haar Merken en Verweerder kan niet aangemerkt worden als geautoriseerd wederverkoper. De producten aangeboden door gebruik van de Domeinnaam betreffen geen producten van het merk PLEXIGLAS maar (andere) transparante thermoplastische kunststoffen, afkomstig van een andere producent.
Eiseres verwijst naar de uitspraak Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 op basis waarvan de afwezigheid van legitiem belang van Verweerder gegeven is, doordat Verweerder namaakproducten of concurrerende producten op de markt brengt en daarmee profiteert van de bekendheid van het merk PLEXIGLAS. Tevens wordt door de afwezigheid van een duidelijke disclaimer, inhoudende dat Eiseres op geen enkele wijze verbonden is met Verweerder, de indruk gewekt dat partijen aan elkaar verbonden zijn.
Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en/of gebruikt. De producten die Verweerder middels de Domeinnaam aanbiedt betreffen geen producten van het merk PLEXIGLAS. Het merk PLEXIGLAS is zeer bekend in de betreffende branche. Verweerder poogt hiervan te profiteren en doet met de registratie en gebruik van de Domeinnaam af aan het onderscheidend vermogen van de Merken van Eiser. Door het gebruik van de Domeinnaam kan bij het publiek verwarring ontstaan over de houder van het merk PLEXIGLAS. De merkrechten van Eiser zijn ouder dan de registratie van de Domeinnaam, waardoor Verweerder op de hoogte had moeten zijn van het bestaan van de Merken en Eiser.
Vorderingen
Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houdster zal worden van de Domeinnaam in plaats van Verweerder.
B. Verweerder
Verweerder heeft hiertegen het volgende verweer gevoerd:
Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Verweerder stelt dat PLEXIGLAS geen beschermd merk betreft omdat de aanduiding "plexiglas" een soortaanduiding is geworden voor acrylaatplaten. Verweerder verwijst hiervoor naar verschillende overgelegde voorbeelden waaruit volgt dat "plexiglas" door het publiek wordt gebruikt als soortaanduiding. Het merk PLEXIGLAS heeft haar onderscheidend vermogen verloren en wel zodanig dat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor acrylaatplaten, waardoor het merk is komen te vervallen op grond van artikel 2:26 lid 2 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).
Recht of Legitiem Belang
Verweerder stelt dat hij een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam omdat hij consumenten dient te informeren dat het product, acrylaatplaten, bij het publiek bekend onder de naam "plexiglas" bij hem te koop is.
Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Verweerder stelt dat hij te goeder trouw was bij de koop van de Domeinnaam. Verweerder was in de veronderstelling dat PLEXIGLAS geen merknaam maar een soortnaam betrof. Hierdoor zal tevens de consument niet in verwarring raken. Van de omstandigheden als genoemd in artikel 3.2 van de Regeling is geen sprake.
Verweerder is bereid in samenspraak met Eiseres zijn website aan te passen door middel van een disclaimer waaruit blijkt dat partijen niet met elkaar verbonden zijn.
Verweerder verzoekt daarom de door Eiseres ingestelde vordering af te wijzen.
6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) De Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt, dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, of andere naam als vermeld in artikel 2.1(a) onder II van de Regeling; en
b) Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) De Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres heeft genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op de Merken. De Domeinnaam kan naar mening van de Geschillenrechter verwarring wekken met de Merken van Eiser nu deze daaraan identiek is.
Voor zover Verweerder betoogt dat er geen sprake is van een geldig merk omdat het merk tot een in de handel gebruikelijke benaming is verworden (om welke reden de vordering van Eiseres zou moeten worden afgewezen), wijst de Geschillenbeslechter erop dat de Regeling niet geschikt is om vast te stellen of een woordmerk is komen te vervallen (zie bijvoorbeeld Pardoel Automotive B.V. v. Eco Drive Opleidingsinstituut, WIPO Zaaknr. DNL2010-0002). Hiertoe kan Verweerder desgewenst een vordering bij de overheidsrechter instellen. Hierbij wordt opgemerkt dat de Regeling niet dezelfde bescherming biedt als het Benelux-merkenrecht en/of het Gemeenschapsmerkenrecht. In deze beslissing wordt niet geoordeeld over de geldigheid van het merk en worden ook niet de inbreukcriteria uit het BVIE of de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) aangelegd, zodat in deze beslissing ook daarop niet wordt beslist.
B. Recht of Legitiem Belang
Volgens vaste rechtspraak dient Eiseres prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat Verweerder wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. Eiseres heeft in dat verband aangevoerd dat Verweerder geen gelijknamige handels- of merkrechten heeft en daarnaast geen toestemming heeft verkregen het merk PLEXIGLAS te gebruiken. Tevens zijn de producten die door Verweerder worden aangeboden niet van het merk PLEXIGLAS. Verweerder profiteert van de bekendheid van het merk PLEXIGLAS, aldus nog steeds Eiseres.
Verweerder heeft daartegen aangevoerd dat het merk PLEXIGLAS tot een in de handel gebruikelijke aanduiding is verworden en dat hij de consumenten moet (kunnen) informeren dat het product, acrylaatplaten, bij het publiek bekend onder de soortnaam "plexiglas", bij hem te koop is, zodat hij een legitiem belang heeft bij het gebruik van de beschrijvende term in de Domeinnaam.
De Geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder binnen het specifieke en beperkte kader van de Regeling voldoende heeft aangetoond dat het merk in Nederland (waartoe deze beslissing beperkt is) PLEXIGLAS tot in de handel gebruikelijke aanduiding van transparante thermoplastische kunststoffen (Eiseres) of acrylaatplaten (Verweerder) is verworden, of in ieder geval: is, terwijl in deze procedure in het midden kan blijven of dat al dan niet door toedoen of nalaten van Eiseres zo is. Daarmee stelt de Geschillenbeslechter in deze specifieke zaak vast dat PLEXIGLAS in Nederland een beschrijvend karakter heeft, waarbij kan worden opgemerkt dat ook de Board of Appeal van het OHIM (Bijlage 5 zijdens Eiseres) de mogelijkheid openlaat dat PLEXIGLAS in sommige lid-staten een (beschrijvende) betekenis heeft. Een houder van een domeinnaam die bestaat uit een - in relatie tot de onder die domeinnaam aangeboden waren of diensten - beschrijvende term of combinatie van beschrijvende termen, heeft in beginsel een legitiem belang bij het gebruik van een dergelijke domeinnaam (zie in dit verband E-bizz GmbH v. H. Van der Lee Beheer B.V., WIPO Zaaknr. D2007-1131 en R. Koevermans v. S.H. Braat h.o.d.n. SOM-Media, WIPO Zaaknr. DNL2008-0061). Er zijn hier geen bijzondere omstandigheden gesteld die afwijking van dit beginsel rechtvaardigen.
Op grond hiervan is voor de Geschillenbeslechter niet komen vast te staan dat Verweerder geen recht op of geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Artikel 3.2 van de Regeling geeft voorbeelden van omstandigheden die kunnen duiden op registratie of gebruik van de betreffende domeinnaam te kwader trouw. Eiseres is van mening dat deze omstandigheden zich voordoen, als gevolg waarvan Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Eiseres heeft gesteld dat Verweerder producten aanbiedt die niet van het merk PLEXIGLAS zijn, dat het merk PLEXIGLAS zeer bekend is en dat Verweerder door het gebruik van de Domeinnaam poogt te profiteren van deze bekendheid. Tevens stelt Eiseres dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk en verwarring veroorzaakt. Eiseres voert daarnaast aan dat de Merken eerder waren geregistreerd dan de Domeinnaam en dat Verweerder op de hoogte had moeten zijn van het bestaan van Eiseres en haar merkrechten.
Deze stellingen overtuigen de Geschillenbeslechter niet, waar Verweerder er terecht op heeft gewezen dat het merk PLEXIGLAS al sinds vele jaren, en in ieder geval voordat Verweerder eigenaar werd van de registratie van de Domeinnaam, op de markt als beschrijvende aanduiding wordt gebruikt. Dat regardeert -met verwijzing naar het hierboven onder B. overwogene - alle hiervoor gememoreerde stellingen van Eiseres (zie ook Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).
Slechts terzijde: de bereidheid die Verweerder heeft getoond medewerking te verlenen aan gebruik van een disclaimer op de via de Domeinnaam bereikte website, wijst in de omstandigheden van deze zaak ook niet in de richting van kwade trouw.
Gegeven het bovenstaande, kan niet geoordeeld worden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.
7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Tobias Cohen Jehoram
Geschillenbeslechter
Datum: 8 juli 2014