Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia
Caso No. DMX2019-0010
1. Las Partes
Las Promoventes son Ternium México, S.A. de C.V (Ternium México), con domicilio en Nuevo León, México y Ternium Internationaal B.V. (Ternium), con domicilio en Ámsterdam, Países Bajos, representada por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados, Argentina. En lo sucesivo, a ambas Promoventes se les dominará “la Promovente”.
El Titular es Russia Italia, con domicilio en Ciudad de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <terniumhyl.com.mx> (“Nombre de Dominio en Disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC-México) (“Registry.MX”).
El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de marzo de 2019. El 18 de marzo de 2019, el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El 20 de marzo de 2019, NIC-México envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de marzo de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de abril de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por
consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de abril de 2019.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de abril de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente está afiliada a la compañía internacional holding Ternium S.A.
Ternium es una empresa global que fabrica y procesa una amplia gama de productos de acero.
Ternium adquirió a la empresa mexicana Hylsa, S.A.
Ternium es una empresa ampliamente reconocida en el sector comercial de acero.
Ternium México opera en México y goza del reconocimiento del público en el mercado relevante de acero.
Ternium México es titular de los siguientes registros de marca mexicanos, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos.
HYL, Nº 204632, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYL, Nº 206090, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYL, Nº 204379, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYL, Nº 204380, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYL, Nº 204381, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYL, Nº 214095, renovado el 2 de febrero de 2012.
HYLSA, Nº 259401, renovado el 25 de marzo de 2011.
HYLSA, Nº 260821, renovado el 25 de marzo de 2011.
HYLSA, Nº 549081, renovado el 2 de mayo de 2017.
HYLSA, Nº 549080, renovado el 2 de mayo de 2017.
HYLSA, Nº 259399, renovado el 25 de marzo de 2011.
HYLSA, Nº 261050, renovado el 25 de marzo de 2011.
HYLSA, Nº 261051, renovado el 25 de marzo de 2011.
HYLSA, Nº 140323, renovado el 18 de octubre de 2012.
Ternium es titular de los siguientes registros de marca, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos jurídicos.
TERNIUM, Nº 917034, renovado el 19 de diciembre de 2015.
TERNIUM, Nº 917035, renovado el 19 de diciembre de 2015.TERNIUM y diseño, Nº 922025, renovado el 20 de octubre de 2015.
TERNIUM y diseño, Nº 917398, renovado el 20 de octubre de 2015.
Ternium tiene el control, entre otros, de los siguientes nombres de dominios con código geográfico correspondiente a México.
- ternium.mx, creado el 6 de mayo de 2009.
- ternium.com.mx, creado el 4 de julio de 2005.
- terniumhylsa.com.mx, creado el 12 de noviembre de 2009.
El Nombre de Dominio en Disputa <terniumhyl.com.mx> fue registrado por el Titular el pasado 22 de septiembre de 2018.
El Experto no pudo constatar de manera directa que la página web a la que direcciona el Nombre de Dominio en Disputa actualmente está en uso, ya que al teclear el nombre de dominio en el navegador de Internet, aparece la leyenda “Forbidden You don’t have permission to access /on this server.” No obstante lo anterior, de las constancias exhibidas por la Promovente, mismas que no fueron objetados por el Titular, se desprende que el nombre de dominio estuvo activo y direccionaba al usuario a una página de Internet en donde se reproducían las marcas TERNIUM e HYLSA, y se incluía información en la que se afirmaba que la página correspondía a Ternium. Adicionalmente, se incluía un teléfono y la dirección de un correo electrónico para que los usuarios pudieran solicitar cotizaciones.
El Titular no cuenta con un título de marca en México que le otorgue el derecho de utilizar las denominaciones TERNIUM o HYL aplicada a productos y servicios relacionados a la industria del acero.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente señala lo siguiente sobre sus propias actividades:
Que Ternium México, S.A. de C.V. y Ternium Internationaal B.V. son dos compañías afiliadas de la compañía internacional holding Ternium S.A., organizada en Luxemburgo. Dichas compañías tienen una presencia relevante en todo el continente americano. Ternium Internationaal B.V. unificó bajo su nombre la titularidad de los principales derechos de propiedad intelectual e industrial del Grupo Ternium.
Que Ternium es una compañía que fabrica y procesa una amplia gama de productos de acero, siendo el principal productor de acero plano de América Latina. En los últimos años, Ternium expandió su negocio a nivel mundial, mediante diversas adquisiciones (Imsa e Hylsa en México; Ferrasa en Colombia y Panamá; Companhia Siderúrgica do Atlântico, ahora Ternium Brasil).
Que, debido a su sólido posicionamiento, la compañía suministra acero de alta calidad a todos los principales mercados regionales.
Que la marca TERNIUM es una palabra de fantasía que toma del latín las voces “ter” (tres) y “eternium” (eterno), haciendo referencia a la integración de las tres grandes fábricas de acero de la compañía. La marca fue creada y utilizada por primera vez en el comercio en 2005.
Que la marca TERNIUM es ampliamente publicitada y promocionada mundialmente por diferentes medios, entre los cuales se encuentran su página web “www.ternium.com”, folletos promocionales, numerosas campañas y acciones de marketing y anuncios publicitarios, artículos y publicaciones nacionales e internacionales. En virtud de su uso continuo y extendido, ventas, promociones y exposición internacional, TERNIUM se ha vuelto una marca manifiestamente notoria.
Que Ternium tiene una fuerte presencia en México, donde su afiliada Ternium México posee ocho centros productivos, once centros de distribución, junto a la oficina de operación minera, y ofrece una amplia gama de productos de acero. Las actividades de minería en Ternium México consisten en la exploración, localización de yacimientos y extracción de mineral de hierro, el cual es convertido en pélets, que es la materia prima básica para la producción de acero en las plantas siderúrgicas. Las operaciones mineras de Ternium en México se encuentran en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.
Que la página oficial de Ternium tiene una sección específica para México (http://mx.ternium.com/), donde provee información detallada sobre la compañía y su actividad en México.
Que Ternium Internationaal B.V., es la titular de la marca notoria TERNIUM, registrada desde el año 2005 en numerosos países del mundo, incluido, entre otros, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay; y Ternium México es titular de las marcas HYL e HYLSA y del nombre comercial HYLSA S.A., registrados en México.
Que en México poseen los registros de marcas y nombre comercial, de acuerdo a la sección 4 mencionada anteriormente.
Que Ternium posee numerosos nombres de dominio bajo dominios de de nivel superior (“TLD”) genéricos (“gTLD”) y geográficos (o dominio de nivel superior de código de país, nombre de dominio principal <ternium.com>, los cuales contienen los términos “Ternium” y/o “Hylsa”, incluidos, entre otros, los siguientes nombres de dominio:
- <ternium.net>
- <ternium.mx>
- <ternium.com.mx>
- <terniumcompromisoverde.com.mx>
- <terniumhylsa.net>
- <terniumhylsa.org>
- <terniumhylsa.com>
- <terniumhylsa.com.mx>
- <terniumhylsa.com.ve>
La Promovente señala lo siguiente sobre la identidad y actividades del Titular:
Que un simple cotejo visual, confirmado por un cotejo fonético, permite afirmar que el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico o extremadamente parecido hasta el punto de crear confusión respecto de las marcas TERNIUM, HYL e HYLSA. Como consecuencia, el presente caso manifiestamente califica como un caso de ciberocupación (más conocido por el término inglés “cybersquatting”), dado que el Titular registró el Nombre de Dominio en Disputa sin tener ningún derecho ni interés legítimo en el mismo.
Que Ternium no tiene ninguna relación o asociación con el Titular, y tampoco ninguna de las compañías anteriores ni compañías subsidiarias o afiliadas de la Promovente, ni ha autorizado al Titular a usar de cualquiera manera una de sus marcas, nombres de dominio o nombres comerciales. En este sentido, cualquier uso que el Titular haga de las marcas, nombres comerciales o nombres de dominio de la Promovente, o de cualquier término que fuese idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión, es ilegítimo e infringe los derechos de propiedad intelectual de la Promovente y, particularmente, sus marcas y nombres comerciales.
Que el Titular del Nombre de Dominio en Disputa registró y actualmente se encuentra utilizando el Nombre de Dominio en Disputa con mala fe, con la intención de hacerse pasar por la Promovente, aprovechándose del prestigio con el que cuenta y así engañar a los consumidores creando una página web falsa -similar a la web oficial de Ternium- con la intención de vender productos pretendiendo que pertenecen al catálogo de la Promovente y así obtener, de manera fraudulenta, dinero de los clientes de la Promovente.
Que es indiscutible que el Titular conocía a la Promovente y registró el Nombre de Dominio en Disputa con la única intención de utilizarlo de manera fraudulenta. El registro y el uso del Nombre de Dominio en Disputa está generando confusión en los usuarios de Internet que lo asocian o podrían asociarlo automáticamente con la Promovente.
Que el Titular registró el Nombre de Dominio en Disputa, el cual incorpora no una sino tres marcas que pertenecen a la Promovente. Debido a las similitudes entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas de la Promovente, es muy probable que los usuarios de Internet lleguen al sitio web del Titular.
Que no hay duda alguna de que el presente caso califica como cybersquatting y que las similitudes entre el Nombre de Dominio en Disputa y las marcas de la Promovente no son azarosas. El hecho de que el sitio web fraudulento esté en español y contenga el logo de Ternium, junto a información correspondiente a Ternium, confirma que el Titular sin duda alguna tomó conocimiento de la Promovente y sus marcas antes de registrar el Nombre de Dominio en Disputa. La intención del Titular es claramente aventajarse del renombre de la Promovente para obtener dinero de manera ilegítima. Esta estrategia consiste en una representación fraudulenta y causa importantes daños a la reputación de la Promovente.
Que el sitio web del Titular reproduce un “look and feel” similar al sitio web oficial de Ternium, generando confusión para los usuarios de Internet y los posibles clientes.
Que además de infringir los derechos marcarios de la Promovente y de imitar el sitio web oficial de Ternium, el Titular está utilizando el Nombre de Dominio en Disputa para ofrecer a la venta productos que presuntamente pertenecerían al catálogo de los Promoventes, brindando cotizaciones en línea, a través del correo electrónico [...]@terniumhyl.com.mx que es claramente apócrifo.
Que las Promovente había iniciado reclamos ante los anteriores registradores donde estaba registrado el Nombre de Dominio en Disputa -para solicitar la baja de la página “terniumhyl.com.mx”, pero más allá de los incansables esfuerzos de la Promovente para proteger sus derechos, el Titular reiteradamente volvió a dar de alta el Nombre de Dominio en Disputa en un nuevo registrador, después de cada reclamo. Posteriormente, el Titular terminó migrando hacia el actual registrador. Estos actos demuestran que el Titular tiene total conocimiento de que está infringiendo los derechos de Ternium.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009) 1 .
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
“(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
El Nombre de Dominio en Disputa <terniumhyl.com.mx> registrado por el Titular contiene las marcas TERNIUM y HYL propiedad de la Promovente. Es importante considerar que la adición de los elementos “com.mx” no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado la similitud en grado de confusión del Nombre de Dominio en Disputa con las marcas de la Promovente y, por lo tanto, se tiene por cumplido el el primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa:
“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro”.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del Nombre de Dominio en Disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el Nombre de Dominio en Disputa.
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de las marcas TERNIUM y HYL, tanto en México como en otros países, con fecha anterior a la fecha de registro del Nombre de Dominio en Disputa por parte del Titular.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del Nombre de Dominio en Disputa el cual comprende en su totalidad las marcas TERNIUM y HYL propiedad de la Promovente.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Terniumhyl”.
El Experto no pudo constatar que la página web a la que direcciona el Nombre de Dominio en Disputa está en uso actualmente, apareciendo la leyenda “Forbidden you don’t have permission to access / on this server.” No obstante lo anterior, de las constancias exhibidas por la Promovente se desprende que el Nombre de Dominio en Disputa direccionaba a una página de Internet en donde se reproducían las marcas TRENIUM e HYLSA, y se incluía información en la que se afirmaba que la página correspondía a la Promovente.
De todo lo anterior se desprende que no se ha probado existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su artículo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de las marcas TERNIUM y HYL, tanto en México como en otros países, las cuales fueron registradas en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el Nombre de Dominio en Disputa.
Que siendo la marca de la Promovente notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado relevante de acero, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido las marcas TERNIUM e HYL antes de registrar el Nombre de Dominio en Disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
De las pruebas aportadas por La Promovente se desprende que el Nombre de Dominio en Disputa se direccionaba a una página de Internet en donde se reproducían las marcas TERNIUM e HYLSA y se incluía información en la que se afirmaba que la página correspondía a la Promovente. Asimismo, se incluía información de contacto para solicitar cotizaciones. Lo anterior resulta suficiente para acreditar que el Titular ha utilizado el Nombre de Dominio en Disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web con el ánimo de crear confusión con las marcas de la Promovente, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web.
Por ello, entiende este Experto que el registro del Nombre de Dominio en Disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener un lucro indebido, concluyendo que el registro y uso del Nombre de Dominio en Disputa se produjo de mala fe por el Titular. En consecuencia, se tiene por cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio en Disputa <terniumhyl.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 3 de mayo de 2019
1 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.