Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. v. Financialred Networks, S.L.
Caso No. DMX2019-0008
1. Las Partes
La Promovente es Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., con domicilio en Ciudad de México, México, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
El Titular es Financialred Networks, S.L., con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bolsamexicanadevalores.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Nameaction.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2019. El 6 de marzo de 2019 el Centro envió a NIC-México por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de marzo de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de abril de 2019. El Titular envió por correo electrónico una comunicación al Centro el 25 de marzo de 2019. El Centró notificó el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 5 de abril de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de abril de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Promovente:
a) La Promovente es una entidad financiera que opera por concesión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Mexicana con apego a la Ley del Mercado de Valores.
b) Tuvo conocimiento que terceras personas están haciendo uso del nombre de dicha identidad para tratar temas económicos en México.
c) La actividad realizada hace creer al consumidor que existe una relación entre la Promovente y el Titular, lo cual es inexacto.
d) Es titular de diversos registros de marca en las clases 16, 35, 36 y 41 consistentes en la denominación Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Mexicana, Grupo BMV. La marca BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño se encuentra registrada bajo los números 486170, 486171, 486797, 486798 y la marca BOLSA MEXICANA y diseño, bajo los números 1219377 y 1227235.
e) Todos los registros de marca fueron expedidos por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales.
f) El nombre de dominio en disputa se registró el de 5 de diciembre de 2009 y se utiliza para tratar temas económicos en México.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) Es titular de los Registros de Marca señalados en el inciso 4.d) en la presente Decisión para la denominación BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño y BOLSA MEXICANA y diseño en las clases citadas.
2) De estos registros la marca 486170 que distingue servicios de seguros y finanzas en clase 36 se solicitó el 27 de septiembre de 1994 y se otorgó el 27 de marzo de 1995. En esta misma fecha se solicitó el registro 486798 y se otorgó el 6 de abril de 1995 para la clase 16. De igual forma el 27 de septiembre de 1994 se solicitó el registro 486171 BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño y se otorgó el 27 de marzo de 1995. Por último el registro 486797 solicitado en la misma fecha que los anteriores se otorgó el 6 de abril de 1995 BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño en la clase 35.
3) Que no ha otorgado autorización o consentimiento alguno al Titular para utilizar las marcas de su propiedad en el nombre de dominio en disputa y sostiene que la titular no tiene intereses o derechos legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni cuenta con un registro de marca o título sobre la denominación “Bolsa Mexicana de Valores”.
4) Que el nombre de dominio en disputa busca hacer creer al público consumidor que hay alguna relación con la Promovente ya que al momento de ingresar al sitio se puede apreciar la leyenda “Bolsa Mexicana de Valores”.
B. Titular
El Titular envió por correo electrónico una comunicación al Centro el 25 de marzo de 2019 en la cual informó que no estaba interesado en el nombre de dominio en disputa y, en consecuencia, dejaría de renovarlo.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular informó que no estaba interesado en el nombre de dominio en disputa, el Experto resolverá en consecuencia.
En este orden de ideas, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Experto nota que la Promovente es titular, entre otros, de varios registros de marca mexicanos consistentes en BOLSA MEXICANA y diseño y BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa, compuesto por <bolsamexicanadevalores>, así como por los sufijos “.com” y “.mx”, reproduce íntegramente los registros de las marcas BOLSA MEXICANA y diseño y BOLSA MEXICANA DE VALORES y diseño de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.mx” carece de relevancia para el análisis de este elemento, puesto que existe una similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marcas de la Promovente.
A juicio del Experto la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la Promovente y su marca; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente e informar que no estaba interesado en el nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. A juicio del experto la Promovente ha acreditado plenamente el segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se han registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular a las alegaciones de la Promovente, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y/o utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior a los registros de marca de la Promovente, así como que la marca BOLSA MEXICANA DE VALORES exista en el mercado al menos desde el año 1994, antes que el nombre de dominio en disputa fuere registrado, sin perjuicio de que la empresa opera desde hace muchos años en todo el país, permite al Experto sostener que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y su marca al momento de solicitar su registro, especialmente considerando que el mismo se compone de la marca de la Promovente. En este sentido, se puede inducir a error o confusión a los usuarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente y sus actividades, pudiendo dar a entender que el nombre de dominio en disputa identifica las actividades de la Promovente en México, dada la composición del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota la ausencia de pruebas que acrediten la utilización del nombre de dominio, por parte del Titular en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Titular ha incurrido en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose así el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <bolsamexicanadevalores.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Abril 16, 2019