Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
ArcelorMittal (SA) c. Juan Jose
Caso No. DMX2019-0003
1. Las Partes
El Promovente es ArcelorMittal (SA), con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representado por Nameshield, Francia.
El Titular es Juan Jose, con domicilio en Toluca, Estado de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <aceroarcelormittal.com.mx> y <acerosmittal.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2019. El 30 de enero de 2019 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de febrero de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, el Promovente presentó una enmienda a los anexos a la Solicitud el 5 de febrero de 2019. El Centro recibió la Solicitud impresa el 4 de febrero de 2019.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de febrero de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de febrero de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 1 de marzo de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa especializada en la producción de acero.
El Promovente tiene derechos sobre la marca ARCELORMITTAL, la cual cuenta con registro internacional No. 947686 en clases 6, 7, 9, 12, 19, 21, 39, 40, 41 y 42, otorgado el 3 de agosto de 2007, y sobre la marca MITTAL, la cual cuenta con registro internacional No. 1198046 en clases 6 y 40, otorgado el 5 de diciembre de 2013 (las “Marcas”).
El Promovente es el registrante de los nombres de dominio <mittalcorp.com> el cual fue creado el 27 de julio de 2004, <arcelormittal.com> el cual fue creado el 27 de enero de 2006, <arcelormittal.mx> el cual fue creado el 1 de septiembre de 2009, y <aceromittal.com> el cual fue creado el 5 de octubre de 2018.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 25 de enero de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud los nombres de dominio en disputa resolvían al sitio web vinculado al nombre de dominio <aceroarcelormittal.com> que mostraba, entre otros, un diseño seguido de “ArcelorMittal”, seguido de “Aceros ArcelorMittal”, más abajo una imagen mostrando “Varilla de acero de 3/8 y 1/2 $ 10,000 Tonelada Varilla de acero de 3/4 y 5/8 $ 12,000 Tonelada”, más abajo otra imagen mostrando “Somos una de las empresas más grandes y líder en la producción de acero” seguida de otra imagen mostrando “ArcelorMittal Lázaro Cárdenas” seguido de una dirección y un número telefónico.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, con representación comercial en 60 países y con instalaciones industriales en más de 19.
El Promovente posee las marcas internacionales ARCELORMITTAL y MITTAL, y es propietario de una cartera de nombres de dominio que incluyen las palabras “arcelormittal” y “mittal”.
El nombre de dominio en disputa <acerosmittal.com.mx> redirige al nombre de dominio en disputa <aceroarcelormittal.com.mx>, que resuelve a otra página web simulando ser una página oficial del Promovente.
Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a las marcas notoriamente conocidas y distintivas del Promovente. El nombre de dominio en disputa <aceroarcelormittal.com.mx> incluye la marca registrada ARCELORMITTAL en su totalidad, en tanto que el nombre de dominio en disputa <acerosmittal.com.mx> incluye la marca MITTAL. La adición de los términos “acero” y “aceros”, respectivamente, no constituye un elemento suficiente para distinguirlos de las marcas del Promovente y simplemente refuerza la impresión de que los nombres de dominio en disputa están relacionados con el Promovente y su actividad.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa. El Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa y no está afiliado o de otra manera relacionado con el Promovente ni ha sido autorizado por el Promovente en modo alguno. El Promovente no realiza ninguna actividad para el Titular ni tiene ningún negocio con él.
Los nombres de dominio en disputa muestran contenido relacionado con el Promovente. El sitio web asociado a los mismos muestra información que puede confundir a los clientes del Promovente, especialmente la marca ARCELORMITTAL del Promovente.
El Titular ha registrado y está usando los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Las marcas ARCELORMITTAL y MITTAL del Promovente son notoriamente conocidas en la industria metalúrgica global.1 La apropiación de marcas distintivas y notorias para registrarse como nombres de dominio, sin autorización del titular de dichas marcas, es indicativa de mala fe para efectos de la Política.
Los nombres de dominio en disputa son similares a las marcas del Promovente. Además, el Titular utiliza la marca ARCELORMITTAL en su sitio Web. El Titular era conocedor del Promovente y de sus marcas en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa.
Los nombres de dominio en disputa, a través de sus usos, se refieren claramente al Promovente. El Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea. Por tanto, los nombres de dominio en disputa están registrados y han sido utilizados para desviar tráfico del sitio Web del Promovente, con el fin de obtener un lucro a expensas de la reputación que tienen el Promovente y sus Marcas.
El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).2
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre las Marcas, las cuales tienen registro internacional.
Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior y al código territorial “.com” y “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las Marcas. Los nombres de dominio en disputa incorporan íntegramente las marcas ARCELORMITTAL y MITTAL, respectivamente, sin que la adición de los prefijos “acero” en uno y “aceros” en el otro sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa y las Marcas (en el mismo sentido ArcelorMittal (SA) c. Registration Private / david lopez, Caso OMPI No. DMX2018-0039).
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa.
El Promovente alega que no ha autorizado al Titular de modo alguno, que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que el Titular no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa, y que el Titular se hace pasar como si fuera el Promovente en el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa. El Promovente presentó el contenido de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), del que se desprende que su utilización por parte del Titular pareciera pretender la confusión por imitación con el Promovente. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Promovente aduce que el Titular registró y ha utilizado los nombres de dominio en disputa de mala fe, sin que el Titular lo haya rebatido.
De las pruebas aportadas por el Promovente se desprende que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio en disputa mostraba repetidamente el nombre del Promovente y su marca ARCELORMITTAL y ofertaba productos de acero, como si tratase de hacerse pasar por el Promovente, de donde se infiere que seguramente se obtuvo cada nombre de dominio en disputa teniendo en mente precisamente al Promovente y las Marcas.4 El contenido de dicho sitio web deja claro que el uso de éste es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios ofertados en dicho sitio.
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativa en el presente caso de que el Titular no tiene interés en los nombres de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia de los nombres de dominio en disputa.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <aceroarcelormittal.com.mx> y <acerosmittal.com.mx> sean transferidos al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 18 de marzo de 2019
1 El Promovente se apoya, entre otros, en ArcelorMittal (SA) v. BMW.XX, Caso OMPI No. D2017-2321, en el que se estableció “Complainant and its trade mark ARCELORMITTAL enjoy a strong reputation worldwide. Being an invented name, ARCELORMITTAL is indeed distinctive”.
2 En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
4 En ArcelorMittal SA v. Tina Campbell, Caso OMPI No. DCO2018-0005, se estableció: “The Panel finds that the trademark ARCELORMITTAL is so well-known internationally for metals and steel production that it is inconceivable that the Respondent might have registered a domain name similar to or incorporating the mark without knowing of it”. En ArcelorMittal (SA) c. Registration Private / david lopez, Caso OMPI No. DMX2018-0039, se estableció: “siendo las marcas MITTAL y ARCELORMITTAL notoriamente conocidas a nivel mundial en el mercado relevante de metal e industria siderúrgica, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca MITTAL antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.”