Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V. c. Ying Chen

Caso No. DMX2018-0042

1. Las Partes

La Promovente es Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V., con domicilio en Apaseo el Grande, Guanajuato, México, internamente representada.

El Titular es Ying Chen, con domicilio en Shanghai, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <comemsa.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de diciembre de 2018. El 26 de diciembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de enero de 2019, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una enmienda a la Solicitud el día 10 de enero de 2019. En respuesta a una solicitud de clarificación del Centro, la Promovente presentó enmiendas a la Solicitud los días 11, 17 y 21 de enero de 2019. El Centro recibió la Solicitud impresa el 2 de enero de 2019.

El Centro verificó que la Solicitud junto con las enmiendas a la Solicitud (en adelante denominadas conjuntamente como la “Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de enero de 2019. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de febrero de 2019. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de febrero de 2019.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de febrero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa S.A. de C.V., una empresa dedicada, entre otras actividades, a la fabricación de estructuras de celosía articuladas para torres de transmisión eléctrica, subestaciones, torres de telecomunicaciones y paneles solares.

La Promovente presentó pruebas que acreditan que es titular del siguiente registro marcario:

El nombre de dominio en disputa <comemsa.com.mx>, fue registrado por el Titular el 14 de noviembre de 2018.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página Web en la cual se vende maquinaria.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Que la Promovente es titular del nombre y la marca “Comemsa”y es titular del registro marcario COMEMSA en México que ampara “tratamiento de materiales” en la clase 40.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca COMEMSA de la Promovente.

Que el nombre de dominio en diputa tiene contenido relativo a México; que el Titular no tiene relación con este país, en tanto que la Promovente es una empresa establecida en México desde hace más de 20 años.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que el nombre de dominio en disputa había sido registrado desde el año 2000 por la Promovente y fue usado durante 18 años para promocionar sus productos y servicios.

Que el Titular no tiene relación con la Promovente o la marca COMEMSA.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado con la intención de aprovechar el tráfico que atrae la marca registrada COMEMSA de la Promovente.

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Titular pretende atraer al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando la posibilidad de confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular busca atraer hacia la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, el tráfico de usuarios que pretendan visitar la página Web de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el Artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Esto atiende a las similitudes entre la LDRP y la UDRP.

En el presente procedimiento, el Titular no presentó una contestación a la Solicitud presentada por la Promovente. Por lo anterior, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente ha probado ser titular del registro No. 916417 para la marca COMEMSA en relación con servicios de “tratamiento de materiales”.

El nombre de dominio en disputa, <comemsa.com.mx>, es idéntico a la marca COMEMSA de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.

La inclusión del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” y su dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura de un nombre de dominio, por lo que carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente ha probado ser titular de un registro de marca que ampara la marca COMEMSA.

El Titular no se ha apersonado en este caso. Por tanto, no hay evidencia en el expediente que indique que el Titular es o haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa, o que haga un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, o bien que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el mismo.

La Promovente ha establecido, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, corresponde al Titular aportar evidencia o argumentos para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre éste (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270). El Titular no ha presentado pruebas que le atribuyan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, “Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

En ejercicio de sus facultades concedidas por el artículo 12 del Reglamento, y con objeto de allegarse información que conduzca a esclarecer el presente caso, este Experto ha realizado una visita al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa (ver la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

El sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega contenido en español. El nombre de dominio en disputa corresponde al ccTLD “.mx”, relacionado con México. El Titular ha declarado estar domiciliado en China. El sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa ofrece productos y servicios que, si bien no son idénticos a los que ofrece la Promovente, sí son similares a estos, es decir aquellos productos y servicios ofrecidos en dicho sitio Web que se relacionan con el tratamiento de materiales y metales, tales como el hierro y el manganeso, los cuales son semejantes a algunos servicios de la Promovente, por ejemplo, el galvanizado de acero. El registro mexicano No. 916417 para la marca COMEMSA de la Promovente (idéntica al nombre de dominio en disputa) ampara servicios de tratamiento de materiales.

Los hechos arriba descritos permiten presumir que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa con la intención de dirigirse al público de habla hispana, establecido como objetivo o blanco de su conducta a los usuarios de Internet que busquen los servicios de la Promovente al amparo de su marca COMEMSA, para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web al que resuelve el nombre de dominio en disputa (ver la sección 3.2.1, incisos (ii), (iii) y (viii) de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Esta conducta crea la posibilidad de que exista confusión entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente y su marca COMEMSA en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o asociación entre la Promovente y el nombre de dominio en disputa (y el sitio Web al que éste resuelve). Esta conducta se considera como de mala fe, de acuerdo con el artículo 1.b) iv) de la Política (ver Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267; y Owens Corning v. NA, Caso OMPI No. D2007-1143).

Por lo anterior, se actualiza el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Expertos ordena que el nombre de dominio <comemsa.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 18 de marzo de 2019