Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Comisión Federal de Electricidad v. contacto cfe
Caso No. DMX2018-0027
1. Las Partes
La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en la Ciudad de México, México, internamente representada.
La Titular es contacto cfe, con domicilio en Chihuahua, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <cfe-gob.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2018. El 19 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de septiembre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 24 de septiembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de octubre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 19 de octubre de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de octubre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
1) La Promovente es una de las empresas más importantes propiedad del Estado mexicano, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; goza de autonomía técnica, operativa y de gestión y se encarga de, entre otros, de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano.
2) Fue fundada el 14 de agosto de 1937por el Gobierno Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero; Pátzcuaro, Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y Ures y Altar, en Sonora.
3) Se creó a través de la Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937.
4) Abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre de 2009, se hace cargo de las operaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro. La CFE es una de las empresas más grandes del sector eléctrico de Latinoamérica. Asimismo es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, la Central Nuclear de Laguna Verde ubicada en el estado de Veracruz, misma que usa dos reactores de tipo BWR construidos por General Electric.
5) De acuerdo con el informe anual del año 2016 se observa el desarrollo, estrategias, proyectos y resultados, así como los estados financieros desde el año 2000 al segundo trimestre del 2018 que acreditan la constante actividad económica de la promovente.
6) Es titular de múltiples registros de marca que comprenden la denominación “CFE”, de forma independiente, o conjuntamente con otros componentes nominativos que le confieren distintividad tomando en cuenta los productos y/o servicios para los que fue registrada. De los registros citados, resultan relevantes los siguientes, a título de ejemplo:
- Marca mexicana CFE con número de registro 1107934 y fecha de concesión 24 de junio de 2009.
- Marca mexicana CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD con número de registro 1080996 y fecha de concesión 26 de enero de 2009.
7) El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de marzo de 2018. Es decir, cuando menos casi 9 años después de haberse solicitado y obtenido las marcas por parte de la Promovente, sin perjuicio de la fecha de creación de la misma el 14 de agosto de 1937. El nombre de dominio en disputa no resuelve a un sitio web activo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente alega en su solicitud que:
I) Es titular del Registro de Marca CFE en las clases 9 y 37.
La primera (Registro No. 1080751 Clase 9) referida a:
Aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la
electricidad.
La segunda (Registro No. 1107934 Clase 37) referida a:
Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación (de bienes muebles) relacionados con la planeación, generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica.
II) CFE, ha sido considerada en algunos casos de ciber-ocupación como una marca “reconocida” y en otros como “famosa” (al respecto véase Comisión Federal de Electricidad v. Whois Privacy Services Pty Ltd. / Lisa Katzy,Domain Protection LLC, Caso OMPI No. D2015-2303; Comisión Federal de Electricidad v. Hae Mi Choi Lee Caso OMPI No. DMX2015-0031 y Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Núnez, Caso OMPI No. DMX2016-0030,). En todos ellos se estimó que la Promovente acreditó que la marca CFE es famosa en México.
III) La Promovente no ha otorgado su consentimiento o autorización al Titular para la utilización de sus marcas, careciendo el Titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
IV) El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido usado por el Titular de mala fe. El nombre de dominio en disputa, se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web alojado bajo el mismo o impedir que la Promovente pudiera registrar el nombre de dominio en disputa con la marca CFE.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Experto nota que la Promovente es titular, entre otros, de varios registros de marca mexicanos consistentes en CFE. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa, compuesto por “cfe-gob”, así como por los sufijos “.com” y “.mx”, reproduce íntegramente los registros de la marca CFE de la Promovente.
Cabe señalar que el dominio del nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, y el sufijo “.com”, carecen de relevancia para el análisis de este elemento, así como también lo carece la expresión “gob”, puesto que existe una similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.
A juicio del Experto la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la Promovente y su marca; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1.b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se han registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior a los registros de marca de la Promovente, así como que la marca CFE exista en el mercado al menos 9 años antes que el nombre de dominio en disputa fuere registrado, sin perjuicio de que la empresa opera desde 1934 en todo el país, permite al Experto sostener que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y su marca al momento de solicitar su registro, especialmente considerando que el mismo se compone de la marca de la Promovente junto al término “-gob” (el cual podría contribuir a incrementar la confusión entre los usuarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente y sus actividades, pudiendo dar a entender que el nombre de dominio en disputa identifica las actividades de la Promovente en México).
Asimismo, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota la ausencia de pruebas que acrediten la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Titular en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, el Experto nota que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide concluir respecto de la mala fe del Titular.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose así el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <cfe-gob.com.mx>, sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Octubre 30, 2018