Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Nu Pagamentos S.A. v. Oziel Figueiredo, PlugApps
Caso No. DMX2018-0026
1. Las Partes
El Promovente es Nu Pagamentos S.A., con domicilio en San Paulo, Brasil, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.
El Titular es Oziel Figueiredo, PlugApps, con domicilio en Curitiba, Brasil, representado por A Província Marcas e Patentes Ltda., Brasil.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <nubank.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de septiembre de 2018. El 7 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de septiembre de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro recibió la Solicitud impresa el 11 de septiembre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de octubre de 2018. Entre el 3 y el 11 de octubre de 2018 hubo diversos intercambios de correos electrónicos entre el representante del Titular y el Centro relativos a cuestiones administrativas del procedimiento. La Contestación fue presentada el 11 de octubre de 2018.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de octubre de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas, entre otras, las cuales tiene registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”): marca NUBANK bajo el registro No. 1553430 en clase 42, otorgado el 9 de julio de 2015; marca NUBANK y diseño bajo el registro No. 1553431 en clase 42, otorgado el 9 de julio de 2015 y bajo el registro No. 1620861 en clase 38, otorgado el 10 de marzo de 2016; marca NU y diseño, bajo el registro No. 1553429 en clase 36, otorgado el 9 de julio de 2015; y marca BANCO NU bajo el registro No. 1610709 en clase 36, otorgado el 5 de febrero de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de mayo de 2018. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba una página de estacionamiento genérica en la que, entre otros, se mostraba “Welcome to nubank.mx”, “This Web page is parked for FREE, courtesy of GoDaddy.com.” y “Sobre Cartao De Credito Cartão De Credito Maquina de Cartao De Credito E Debito Cartao Credito Negativado […] Comprar Maquina De Cartão De Credito” con hiperenlaces.
El 14 de junio del 2018 el Titular presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Paraguay solicitudes de registro para la marca NUBANK, expediente 1845756 en clase 42 y expediente 1845759 en clase 35.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente comenzó a proporcionar servicios financieros y de tecnología financiera a partir del año 2013 y, entre otros servicios, emite y administra tarjetas de crédito que pueden ser manejadas desde una aplicación informática disponible en iTunes, servicios que identifica con la marca NUBANK.
Los servicios que presta el Promovente bajo la marca NUBANK y otras marcas parecidas han obtenido tal grado de éxito y reconocimiento en el mundo que se le considera como un “unicornio”, es decir, que ha sumado un valor superior a USD 1,000 millones. Incluso varios medios informativos mexicanos, como por ejemplo el periódico El Financiero, han señalado lo anterior.
El Promovente ha obtenido diversos registros marcarios para NUBANK en México, Brasil y otros países, que se encuentran vigentes, por lo que tiene exclusividad sobre el uso de la marca NUBANK.
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada NUBANK del Promovente, pues el mismo copia dicha marca en su integridad y ello es susceptible de provocar confusión al hacer creer que el sitio web que se muestra bajo el nombre de dominio en disputa se relaciona con el Promovente y los servicios financieros que presta.
La fama y reputación que ha ganado la marca NUBANK del Promovente se debe precisamente a servicios relativos a tarjetas de crédito. Al ingresar desde México al nombre de dominio en disputa puede verse que el mismo está estacionado, apareciendo en el lado izquierdo diversas opciones de búsqueda en idioma portugués que claramente se refieren a servicios financieros y tarjetas de crédito. Al hacer clic sobre cualquiera de esas expresiones que se muestran en la parte izquierda aparecen resultados de búsqueda donde se ofrecen servicios financieros, lo que provoca el riesgo de confundir a los usuarios al hacerles pensar que el nombre de dominio en disputa se relaciona con el Promovente y su marca NUBANK y que los servicios que ahí se ofertan provienen del Promovente.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El Titular no tiene afiliación alguna con el Promovente, no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y tampoco existe ningún preparativo demostrable de que lo haya utilizado con relación a una oferta de buena fe. No puede estimarse que un nombre de dominio estacionado corresponda con preparativos para su uso. El estacionamiento denota que el nombre de dominio en disputa no ha sido objeto de uso y que no se han tomado medidas para su utilización.
El nombre de dominio en disputa fue elegido con la finalidad de lucrar con la fama y reputación que ha adquirido la marca NUBANK del Promovente, pues al copiar íntegramente dicha marca y mostrar en el correspondiente sitio web una oferta de servicios financieros, es lógico que el consumidor o usuario de Internet pueda caer en el error de pensar que el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa proviene del Promovente o que éste ofrece, avala o recomienda los servicios que ahí se muestran. Existe una clara intención de desviar a los consumidores al nombre de dominio en disputa pues es indiscutible que NUBANK es una marca que no sólo está registrada en México y en el extranjero, sino que se ha utilizado y es reconocida al punto que conocidos periódicos hablan del éxito que han tenido los servicios NUBANK.
El nombre de dominio en disputa se obtuvo y se utiliza de mala fe, dado el uso y conocimiento que existe de la marca NUBANK, así como del hecho de que el mismo esté estacionado y que en él se ofrezcan servicios financieros.
El Titular ha registrado diversos nombres de dominio de mala fe que se componen de marcas del Promovente, como por ejemplo <nubank.app>, <nubank.cash>, <nubank.me>, <nubank.online>, <nubank.pro>, <nubank.us>, <nubank.xyz>, <nubankcard.app>, <nubankcard.com>, <nubanx.app> y <nupay.app>, lo que es parte de un intento sistemático del Titular de privar al Promovente de la posibilidad de utilizar legítimamente su marca NUBANK en Internet y demuestra el conocimiento, intencionalidad y consecuente mala fe con la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.1
Dado que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos y no ha hecho preparativo alguno para usar el nombre de dominio en disputa, que NUBANK es una marca registrada en México y en el extranjero y que es usada por el Promovente en relación con un negocio de servicios financieros por muchos valorado en más de mil millones de dólares y que aparece en diverso medios informativos mexicanos y extranjeros, es evidente la mala fe del Titular en registrar nombres de dominio, como el nombre de dominio en disputa, a efecto de impedir al Promovente el legítimo uso de un nombre de dominio que contenga su marca registrada.
El nombre de dominio en disputa fue creado en el año 2018, en tanto NUBANK se ha utilizado desde el año 2013 y se registró en México en el 2015, lo cual permite inferir que el nombre de dominio en disputa fue obtenido por el Titular con conocimiento de la existencia de la marca NUBANK, lo que lleva a concluir que fue obtenido de mala fe. No puede tenerse como una simple coincidencia que el Titular haya escogido registrar recientemente el nombre de dominio en disputa y otros nombres de dominio que se caracterizan por copiar o asemejarse en grado de confusión a una marca tan conocida y previamente registrada como NUBANK.
En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se aprecian diversas palabras en portugués relativas a servicios financieros y especialmente tarjetas de crédito, y al hacer clic sobre las mismas claramente se muestran servicios financieros, lo que implica mala fe pues se confundirá a los usuarios que ingresen a dicho sitio al hacerles pensar que los servicios que ahí se muestran provienen o se relacionan con el Promovente. El Titular lucra con esa confusión, pues con la misma logra dirigir tráfico a su sitio web, obteniéndose así un lucro cuando los consumidores adquieran los servicios que se ofrecen o se vea publicidad para los mismos.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
El Titular es conocido por ser una empresa idónea, reconocida en su rama de actividad, que en ningún momento actuó con la intención de perjudicar al Promovente. Es una empresa establecida en Curitiba (Paraná, Brasil) que desde 2013 elabora aplicaciones con sistemas modernos, diseño intuitivo y herramientas que pueden ser aprovechadas en las más diversas actividades de lo cotidiano. A través de la tecnología, la PlugApps ofrece soluciones para optimizar el día a día de las personas.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de utilizarlo para un nicho de relación, totalmente distinto a la actividad del Promovente, siendo que en ningún momento el consumidor utilizará la aplicación del Titular para las relaciones, creyendo que va a hacer una transacción bancaria, anulando así cualquier forma de error o confusión por parte del público consumidor.
Al obtener el registro del nombre de dominio en disputa, el Titular no encontró ningún impedimento en relación a tal solicitud ya que el mismo estaba libre y disponible, esto es, el mismo es concedido al primer solicitante que satisfaga, en el momento de la solicitud, las exigencias para su registro conforme a las condiciones que se describen en la Resolución CGI.br/RES/2008/008/P, del cgi.br - Comité Gestor de Internet en Brasil.
El Titular es titular de los siguientes nombres de dominio: <nubank.app>, <nubank.biz>, <nubank.cash>, <nubank.digital>, <nubank.me>, <nubank.online>, <nubank.pro>, <nubank.us> y <nubank.xyz>, y es poseedor de algunas marcas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Paraguay.
El Titular solicita se rechace el recurso solicitado por el Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Titular pudiera haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado las pruebas correspondientes en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.2
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca NUBANK, la cual tiene registrada en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NUBANK del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Promovente asevera que el Titular no guarda relación alguna con el Promovente y que no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, además de que no existen antecedentes de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa. El Promovente acompañó a la Solicitud impresiones del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en las que se muestra, entre otros, enlaces con anuncios de tarjetas de crédito y débito, principalmente, y que al ser accesados el usuario es dirigido a otros enlaces patrocinados que ofertan servicios financieros de terceros.
En esencia, el Titular limitó sus alegatos a manifestar que desarrollaba una aplicación informática (sin aportar prueba alguna de ello ni de sus características), que obtuvo el nombre de dominio en disputa por encontrarse disponible, y que era poseedor de marcas en Paraguay (el Titular acompañó a la Contestación copia de dos solicitudes de marca en Paraguay, relacionadas en el apartado 4. Antecedentes de Hecho de la presente Decisión, sin que exista evidencia que ya se hayan otorgado tales registros). El Titular también reconoció ser el registrante de diversos nombres de dominio que contienen el término “nubank”, sin que haya alegado que sea conocido por el término “nubank”; el hecho de que el Titular aparezca como registrante de otros nombres de dominio que contienen el término “nubank” no significa que sea conocido comúnmente como tal ni le confiere per se derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario.3
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Promovente alega que el Titular registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Ha quedado acreditado que NUBANK es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa. Como se estableció líneas arriba, también ha quedado acreditado que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba anuncios de tarjetas de crédito y débito con hipervínculos que, al ser accesados, redirigen al usuario a otros enlaces patrocinados que ofertan servicios financieros de terceros.
Para este Experto resulta lógico suponer que un usuario de Internet va a buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca NUBANK precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que éste crea una posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa permite presumir que el uso de éste es para atraer usuarios de Internet a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos o servicios publicitados en dicho sitio web o accesados a través del mismo, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.4
Respecto al aviso que muestra el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, en el sentido de que el mismo está estacionado gratuitamente con GoDaddy.com, este Experto considera que dicho aviso no releva de responsabilidad al Titular respecto al contenido ahí mostrado.5
El hecho de que el Titular aparezca como registrante de otros nombres de dominio que también incorporan la marca NUBANK del Promovente, resulta indicativo de que el Titular pudiese estar desarrollando una conducta de registro abusivo de nombres de dominio en perjuicio del Promovente.6
Por otra parte, es de llamar la atención que el Titular, teniendo su domicilio declarado en Brasil, país en el cual también está establecido el Promovente y en donde éste mayormente utiliza y difunde su marca NUBANK, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México sin que exista en el expediente algún elemento que muestre un posible vínculo del Titular con México. Igualmente es de llamar la atención que el Titular, domiciliado en Brasil, solicite el registro de marca NUBANK en Paraguay, sin que exista en el expediente elemento alguno que muestre un posible vínculo entre el Titular y Paraguay.
Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca NUBANK del Promovente, lo que para este Experto constituye mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <nubank.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 10 de noviembre de 2018
1 De acuerdo a los reportes WhoIs anexos a la Solicitud, el Titular aparece como registrante de <nubank.app>, <nubank.cash>, <nubank.us>, <nubankcard.app>, <nubankcard.com>, <nubanx.app> y <nupay.app>, en tanto que Oziel Figueiredo, Grupo Codal, aparece como registrante de <nubank.me>, <nubank.online>, <nubank.pro> y <nubank.xyz>, dichos registrantes con domicilio en Curitiba, PR, Brasil, y todos esos nombres de dominio fueron creados en mayo del 2018.
2 En Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com, Caso OMPI No. D2001-0719, se establece: “it is not this Panel’s role to perfect a poor pleading”. En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, se establece: “The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”. Véanse también Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2011-0035.
3 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (la “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
4 Véase Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012: “El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en “www.sedo.com”, el cual es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios de competidores [...] En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente [...] Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política.” Véase también Licensing IP International S.À R.L. c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2016-0003.
5 En el mismo sentido Cap Gemini v. Anant Goel, Caso OMPI No. D2011-1310; Pirelli & C. S.p.A. v. Luis Javier Pelayo, Llantas Supremas S.A., Caso OMPI No. DMX2014-0027; y la sección 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
6 Véase el artículo 1.b.ii de la Política.