Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Dr. Martens international trading GmbH y Dr. Maertens Marketing GmbH v. Kristian Ebersbacher
Caso No. DMX2018-0003
1. Las Partes
Las Promoventes son Dr. Martens International Trading GmbH, con domicilio en Graefelfing, Alemania y Dr. Maertens Marketing GmbH, con domicilio en Seeshaupt, Alemania (la “Promovente”), representadas por Beetz & Partner, con domicilio en Alemania.
El Titular es Kristian Ebersbacher, con domicilio Deckenpfronn, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <drmartensmexico.com.mx> (“el nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1api GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de enero de 2018. El 25 de enero de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de enero de 2018 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de febrero de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de marzo de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de marzo de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos a la misma, se tienen los siguientes hechos:
1) La Promovente es la titular de las marcas DR. MARTENS y DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE registradas en diversos países entre los que se encuentra México, como ejemplo a lo anterior la Promovente es titular de la marca internacional 584207 DR. MARTENS, concedida el 28 de febrero de 1992, marca de la Unión Europea No. 3573904 DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE, solicitada el 8 de diciembre de 2003 y concedida el 19 de abril de 2005 y 4212312 DR. MARTENS, solicitada el 22 de diciembre del 2004 y concedida el 2 de marzo de 2006, marca mexicana 892148 DR. MARTENS, solicitada el 24 de agosto del 2000 y concedida el 27 de julio del 2005 y 1222405 DR. MARTENS, solicitada el 16 de diciembre del 2010 y concedida el 15 de junio del 2011.
Estos registros fueron otorgados para distinguir artículos de las clases internacionales 3, 9, 18 y 25.
2) De una revisión de la página web “http://www.drmartens.com/es/history” se desprende que los orígenes de las Promoventes, se remontan a 1901, por un negocio de fabricación de calzado iniciado por la familia Griggs en una pequeña población denominada Wollaston, Northamptonshire en Inglaterra. Posteriormente, en la postguerra en 1945 en Münich, el Dr. Klaus Maertens un soldado de 25 años, mientras convalecía de una fractura en el pie, diseñó una suela de goma inyectada con aire, que le ayudó a su recuperación.
El Dr. Klaus Maertens, mostró el prototipo a su viejo amigo de la universidad e ingeniero mecánico Dr. Herbert Funk, con quien se asoció en 1947 e iniciaron la producción de este calzado y propició el desarrollo de un próspero negocio.
Posteriormente, en los años 60 la familia Griggs obtuvo una licencia exclusiva para la fabricación y comercialización del calzado diseñado por el Dr. Klaus Maertens, con algunas modificaciones al calzado original.
Según se desprende de la documentación del expediente, el Titular es una persona física. El nombre de dominio en disputa <drmartensmexico.com.mx> fue registrado el 26 de noviembre del 2017 y se refiere a una página web en la que se ofrecen a la venta productos como calzado y accesorios de la Promovente sin que para ello cuente con autorización del titular de las marcas.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) Es la legítima propietaria de las marcas DR. MARTNES y DR. MARTENS AIRCUSHION SOLE, las cuales se hayan registradas en diversos países alrededor del mundo, y el nombre de dominio en disputa <drmartensmexico.com.mx> es idéntico a la marca DR. MARTENS, lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación amparada por los registros de marca.
2) Las fechas de registro de las marcas de la Promovente (marca internacional 584207 DR. MARTENS, concedida el 28 de febrero de 1992, marca de la UE No. 3573904 DR. MARTENS AIR CUSHION SOLE, solicitada el 8 de diciembre de 2003 y concedida el 19 de abril de 2005 y 4212312 DR. MARTNES, solicitada el 22 de diciembre del 2004 y concedida el 2 de marzo de 2006, marca mexicana 892148 DR. MARTENS, solicitada el 24 de agosto del 2000 y concedida el 27 de julio del 2005 y 1222405 DR. MARTENS, solicitada el 16 de diciembre del 2010 y concedida el 15 de junio del 2011) son anteriores a la fecha de creación del nombre del dominio en disputa <drmartensmexico.com.mx>.
3) El Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El público consumidor puede pensar incorrectamente que existe una autorización o que hay una relación directa entre las marcas y el nombre de dominio en disputa, lo cual no existe. La Promovente no ha otorgado autorización alguna al Titular para el registro del nombre de dominio en disputa como tampoco para ofrecer a la venta en la página web calzado bajo la marca DR. MARTENS.
4) El Titular ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tienen derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5(e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud.
En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
La Promovente ha logrado demostrar a satisfacción del Experto su titularidad sobre las marcas mencionadas en la sección 4. Antecedentes de hecho.
El nombre de dominio en disputa incorpora de manera idéntica la marca Dr. Martens, salvo por el punto después de la “r”, e incluye asimismo el término geográfico “Mexico”. En este sentido, cabe señalar que la adición de este término no elimina la correspondiente similitud en grado de confusión con las marcas de la Promovente.
Cabe asimismo señalar que el dominio de segundo nivel “.com”, junto con el código de país (por sus siglas “ccTLD”) “.mx” carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo tanto, a juicio del experto, el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con las marcas de la Promovente.
Como consecuencia, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
“i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular a las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular, no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web en la que se ofrecen a la venta productos como calzado y accesorios de la Promovente sin que para ello cuente con autorización de la Promovente.
Al llevar a cabo esta conducta, lo hace con el fin de atraer visitas a su página web y ofrecer un catálogo de artículos de calzado, en especial, botas de piel, haciendo creer que cuenta con la licencia o autorización de la Promovente lo cual es falso. Nada en la página web le indica al usuario que la misma no cuenta con la autorización de la Promovente.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de los promoventes, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de las marcas de la Promovente, así como el que la marca DR. MARTENS, existiera en el mercado al menos desde 1992, esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita, dadas las circunstancias, el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca DR. MARTENS, al momento de registrar del nombre de dominio en disputa.
A su vez, el uso del nombre de dominio en disputa para resolver a una página web en la que se ofrecen productos bajo la marca de la Promovente, sin contar con su licencia o autorización, y en la que no se incluye una acalración sobre la falta de autorización y/o relación con la Promovente, constituye un uso de mala fe.
El Titular, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <drmartensmexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 27 de marzo de 2018