Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V. c. Grand Solmar
Caso No. DMX2017-0023
1. Las Partes
El Promovente es Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V., con domicilio en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, representada por CAYAD, S.C. México.
El Titular es Grand Solmar, con domicilio en Ciudad de México, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <grandsolmar.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Registrador del citado nombre de dominio es AKKY.MX.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de junio de 2017. El 7 de junio de 2017 el Centro envió a Registy MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de junio Registy MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de julio de 2017. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a el Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de julio de 2017.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de julio de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
El Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca otorgados en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):
Registro número 1149459 SOLMAR y Diseño, concedido el día 19 de marzo de 2010 en clase 43, el cual protege servicios de hotel y restaurante.
Registro número 1500201 GRAND SOLMAR VACATION CLUB y Diseño, concedido el día 4 de diciembre de 2014 en clase 43, el cual protege servicios de restauración y hospedaje temporal.
Registro número 1106527 GRAND SOLMAR LAND’S END y Diseño, concedido el día 17 de junio de 2009 en clase 43, el cual protege servicios de provisión de alimentos y bebidas y hospedaje temporal.
El Promovente también es titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio <solmar.com>, <grandsolmarresort.com> y <solmarcabosanlucas.com>.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 16 de febrero de 2017. Esto es, con mucha posterioridad a las fechas en que se otorgaron los registros de marca propiedad del Promovente.
Actualmente, el nombre de dominio es un sitio inactivo carente de contenido.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Que es un grupo hotelero mexicano, operando desde 1973. Actualmente, entre otros, opera cinco hoteles: Playa Grande, Solmar, Grand Solmar, The Ridge y Quinta del Sol.
Que el Hotel Solmar opera desde el año 1973. Con el pasar de los años debido al éxito que fue teniendo el nombre “Solmar”, en el mes de septiembre del año 1983 se expande a otros sectores de turismo creando empresas para la prestación del servicio de auto rentas, restaurantes externos y se consolida más la flota de pesca deportiva.
Que es el único y legítimo titular de los siguientes registros de marca (entre muchos otros), otorgados por el IMPI para amparar servicios de hotel y restaurante: Registro número 1149459 SOLMAR y Diseño, Registro número 1500201 GRAND SOLMAR VACATION CLUB y Diseño, concedido el día 4 de diciembre de 2014 en clase 43, el cual protege servicios de hotel y restaurante y Registro número 1106527 GRAND SOLMAR LAND’S END y Diseño en clase 43, el cual protege servicios de hotel y restaurante.
Que el nombre de dominio en disputa <grandsolmar com.mx> es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto de las marcas registradas listadas en el párrafo anterior, ya que reproduce en su totalidad la denominación protegida por la marca SOLMAR, creando confusión en el público consumidor, en razón de que éste, al observarlo, pensará que el nombre de dominio tiene relación con los servicios de hotel y restaurante ofrecidos al amparo de las marcas SOLMAR.
Que si bien el nombre de dominio en disputa no está en uso, el Titular envía correos de estafa a los clientes del Promovente desde la cuenta de correo electrónico asociada al nombre de dominio objeto de la controversia, utilizando y reproduciendo las marcas registradas del Promovente (incluyendo los logotipos correspondientes), sin contar con su autorización o licencia otorgada, con el fin de ofrecer servicios de ventas y reservaciones a clientes o dueños de tiempos compartidos de los respectivos desarrollos y hoteles del Promovente, confundiendo y defraudando a dichos clientes y consumidores haciéndoles creer que actúan en representación de los desarrollos y hoteles propiedad del Promovente.
Que el uso no autorizado de las marcas y diseños del Promovente en los correos de estafa enviados por el Titular a los clientes y consumidores para defraudarlos y confundirlos respecto del origen de dichas comunicaciones, permite considerar que el Titular esté llevando a cabo actividades con mala fe con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de las marcas del Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
El Experto observa, de forma preliminar, que considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) debido a que la LDRP está basada en y es una variante de la UDRP y el presente caso requiere criterios de interpretación adoptados bajo la segunda.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos
El nombre de dominio en disputa <grandsolmar.com.mx> registrado por el Titular es sustancialmente idéntico o similar a las marcas registradas SOLMAR y GRAND SOLMAR VACATION CLUB sobre las cuales tiene derechos el Promovente. En este sentido, es importante considerar que los elementos “vacation club”, adicionales a la denominación “Grand Solmar”, son palabras de uso genérico en la prestación del servicio de hotelería y por tanto, no constituyen un elemento de diferenciación a considerar al comparar el nombre de dominio en disputa y las marcas del Promovente. Adicionalmente, los elementos “.com”, y “.mx” son requeridos para el registro de un nombre de dominio con código de actividad comercial y de país correspondiente a México, y por tanto no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio. En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre el Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que el Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que el Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, el Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, el Promovente ha probado contar con derechos respecto de las marcas SOLMAR y Diseño, GRAND SOLMAR VACATION CLUB y Diseño y GRAND SOLMAR LAND´S END y Diseño , con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El Titular no compareció al presente procedimiento y por tanto no ha presentado explicación o justificación alguna respecto la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca SOLMAR del Promovente. Al no presentar contestación alguna, el Titular no ha demostrado que existan circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “Grand Solmar”.
Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo, por lo que puede concluirse que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o de forma legítima y leal o no comercial por parte del Titular con anterioridad a la obtención de derechos marcarios exclusivos por parte del Promovente.
De todo lo anterior se desprende que es válido concluir que el Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a)ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a el Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con el Promovente.
Que el Promovente ha probado ser titular de las marcas SOLMAR y Diseño y GRAND SOLMAR, las cuales fueron registradas en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.
Que el Promovente ha probado que a través de correos electrónicos desde la cuenta asociada al nombre de dominio en disputa y, aparentando provenir del Promovente, se intenta obtener datos de clientes del Promovente, que posteriormente serán utilizados para la realización de algún tipo de fraude. En los correos electrónicos se utiliza y reproduce las marcas registradas del Promovente (incluyendo los logotipos correspondientes), sin contar con su autorización o licencia otorgada. Ver DeLaval Holding AB v. Registration Private, Domains By Proxy LLL / Craig Kennedy, WIPO Case No. D2015-2135
El regsitro y el uso del nombre de dominio bajo dichas circunstancias configuran el elemento de mala fe establecido en el artículo 1.b)iv) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <grandsolmar.com mx> sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 10 de agosto 2017