Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Mármoles Arca, S.A. de C.V. c. Francisco Javier Puente Farfán

Caso No. DMX2017-0012

1. Las Partes

La Promovente es Mármoles Arca, S.A. de C.V. con domicilio en la Ciudad de México, México, representada por Cuevas Lugo Abogados, México.

El Titular es Francisco Javier Puente Farfán, con domicilio en la Ciudad de México, México, representado por Aarón Hernández Oliva, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <marmolesarca.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México (“Registry MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de marzo de 2017. El 20 de marzo de 2017 el Centro envió a Registry .MX vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de marzo de 2017, Registry .MX remitió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante del nombre de dominio en disputa, proporcionando a su vez la información registral de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de marzo de 2017. En términos del artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de abril de 2017. La Contestación fue presentada el 18 de abril de 2017.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de mayo de 2017, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 10 de mayo de 2017, el Centro notificó a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la cual el Experto negó la solicitud del Titular de suspender el presente procedimiento, toda vez que los diversos procedimientos contenciosos que promovió el Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitando la nulidad y caducidad del registro marcario WWW.MARMOLESARCA.COM de la Promovente, no tienen el efecto de dilucidar la titularidad del nombre de dominio en disputa, máxime que la marca impugnada no es la única ni la principal marca registrada en que se basa la Solicitud.

En la Orden de referencia, el Experto decretó asimismo el cierre del procedimiento, en observancia a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa mexicana constituida el 3 de abril de 2002¹ que comercializa en México mármoles y otros materiales de recubrimiento, entre ellos granitos, cuarzos, calizas, cuarcitas, porcelanatos y piedras semipreciosas, para uso en interiores y exteriores. Desde el 12 de mayo de 2006, la Promovente mantiene su portal de Internet en “www.marmolesarca.com.mx”.

La Promovente tiene registradas en México las marcas que se enlistan a continuación, todas las cuales se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos frente a terceros:

El nombre de dominio en disputa fue creado el 16 de febrero de 2012 y desde entonces permanece inactivo.

El 7 de febrero de 2017 y el 6 de marzo de 2017, la Promovente notificó al Titular vía fedatario público un aviso extrajudicial solicitando la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa.

Ante la falta de respuesta a sus requerimientos, la Promovente dio inicio a este procedimiento.

El 17 de abril de 2017, el Titular promovió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sendos procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de la marca registrada No. 1400187 WWW.MARMOLESARCA.COM de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

i. De acuerdo con la investigación realizada por la Promovente, el Titular labora en Mármoles Puente, S.A. de C.V., cuyo domicilio se ubica en la Ciudad de México y su sitio Web es “www.marmolespuente.com.mx”;

ii. La marca registrada 1078953 MARMOLES ARCA y el nombre de dominio en disputa son idénticos, por lo que la posibilidad de confusión entre ambos signos es indudable, máxime que el Titular se dedica a la comercialización de mármoles y otros materiales de construcción, y por tanto es un competidor directo de la Promovente, como se acredita con la impresión de la página de Internet “www.marmolespuente.com.mx”;

iii. El Titular labora en Mármoles Puente, S.A. de C.V., cuya denominación social no guarda relación con la marca registrada MARMOLES ARCA de la Promovente, ni con el nombre de dominio en disputa;

iv. El Titular no tiene interés legítimo en el nombre de dominio en disputa pues este último ni siquiera se encuentra en uso como lo acredita la fe de hechos notarial del 30 de enero de 2017;

v. El Titular comercializa los mismos productos y presta los mismos servicios, en el mismo mercado, que la Promovente, por lo que el registro del nombre de dominio en disputa constituye sin lugar a dudas un acto de mala fe, pues su finalidad es impedir a la Promovente la comercialización de sus productos por todas las vías disponibles;

vi. La página Web del Titular se encuentra inactiva, siendo esta una prueba indiscutible de la intención del Titular de tener bloqueado el nombre de nombre de dominio en disputa;

vii. El registro y/o uso del nombre de dominio en disputa se hizo con la finalidad de perturbar la actividad de la Promovente e impedirle registrar a su favor el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

En resumen, el Titular alega lo siguiente:

i. Las marcas de la Promovente no son famosas ni notorias en términos del artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial;

ii. Si no se usa el nombre de dominio en disputa con relación a los productos o servicios señalados en títulos de registro de marca exhibidos por la Promovente, no se actualiza el primer supuesto del artículo 1.a de la Política;

iii. En cuanto al registro de marca 1400187 que distingue servicios de telecomunicaciones, existe la mala práctica en México de registrar un nombre de dominio de Internet como marca de telecomunicaciones, siendo que la existencia de un nombre de dominio no implica el uso de una marca con relación a servicios de telecomunicaciones, y viceversa, la titularidad de una marca aplicada a servicios de telecomunicaciones no implica un derecho absoluto sobre un nombre de dominio que sea usado en productos o servicios distintos a las telecomunicaciones;

iv. El nombre de dominio <marmolespuente.com.mx> se encuentra registrado a favor de Productos de Mármoles Puente, S.A. de C.V. y no a nombre del Titular, siendo personas distintas con personalidad jurídica, patrimonio y actividades diferentes;

v. La Promovente no acredita que el Titular sea su competidor directo como afirma;

vi. De acuerdo con el portal operado por la Secretaría de Economía de México http://www.tuempresa.gob.mx/mua/busqueda, existen diversas personas morales que tienen la misma denominación social de la Promovente, tales como Mármoles Arca Imports, Mármoles Arca Lomas, Mármoles Arca Mérida, Mármoles Arca y Arquitectos, Mármoles Arca y DG, Mármoles Arca y Socios;

vii. Existen personas morales y marcas registradas a nombre de terceros, que incluyen la denominación “arca”;

viii. La Promovente no comprobó que se verificara ninguna de las circunstancias indicativas de mala fe previstas en el artículo 1.b de la Política.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP.

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A continuación se procede a dilucidar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.

C. Identidad o semejanza en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente, para justificar la transferencia solicitada.

Las objeciones del Titular por cuanto a la naturaleza jurídica diferenciada de las marcas con respecto a los nombres de dominio, y por cuanto al principio de especialidad de las marcas, son ineficaces en el contexto de la Política. Ver ZB, N.A., dba Zions First National Bank v. Ferdinand Che, Sonday Inc, Caso OMPI No. D2017-0167 (los productos o servicios que ampara la marca del demandante son irrelevantes para establecer la identidad o semejanza en grado de confusión entre dicha marca y el nombre de dominio en disputa conforme a la Política).

La Promovente funda su Solicitud en diversos registros otorgados en México que amparan la marca MARMOLES ARCA.

Al confrontar la marca registrada MARMOLES ARCA con el término “marmolesarca” que representa la porción relevante del nombre de dominio en disputa para efectos del requisito en estudio, se advierte que ambos signos son indistinguibles fonética y gramaticalmente. De lo anterior se impone concluir la identidad del nombre de dominio en conflicto con respecto a la marca registrada de la Promovente.

Por tanto se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

La inmensa mayoría de los expertos reconoce que ante la dificultad que supone probar un hecho negativo atribuible al titular, solo se exige a la promovente acreditar prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos del titular sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez satisfecha esta carga probatoria mínima, corresponde al titular demostrar que efectivamente posee tales derechos o intereses. Ver Soda LLC v. SIMPLEDOLLAR.COM, Caso OMPI No. D2016-0038, The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064, Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899, entre otros.

A decir de la Promovente, el Titular carece de derechos o intereses legítimos a la luz de la Política toda vez que el nombre de dominio en disputa no guarda relación con el nombre del Titular, ni estaba en uso según consta en la fe de hechos notarial del 30 de enero de 2017 que exhibe la Promovente.

Con base en estos indicios, el Experto está satisfecho de que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos e intereses legítimos conforme a la Política.

Por su parte, el Titular se limitó a señalar que las afirmaciones de la Promovente con relación a este requisito no quedaron demostradas, pero sin haber reivindicado ninguna de las hipótesis del artículo 1.c. de la Política.

Por cuanto a la alegación del Titular en el sentido de que diversas personas morales mexicanas incluyen en su denominación social los términos “Mármoles Arca”, cabe hacer notar que la Solicitud no se sustenta en la denominación social de la Promovente sino en su marca registrada MARMOLES ARCA, la cual confiere a la Promovente un derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico comercial. En este sentido, el hecho de que puedan existir terceros con una denominación social similar a la de la Promovente no genera derechos o intereses legítimos en favor del Titular. Asimismo, la marca registrada de la Promovente es distintiva en su conjunto, y por ende el Titular no adquiere derechos ni intereses legítimos del supuesto empleo genérico de los términos “Mármoles Arca” en el comercio, como parece asumir, máxime que el Titular no alega que exista un tipo de mármol conocido genéricamente como “arca”.

En otro orden de ideas, el Experto observa que los reportes de búsqueda en Internet que exhibe la Promovente vinculan al Titular con Mármoles Puente, S.A. de C.V., advirtiéndose asimismo que el sitio Web de dicha empresa, disponible en “www.marmolespuente.mx”, incluye el mismo número telefónico de contacto que el que se muestra en el WhoIs del nombre de dominio en disputa.

De una inspección hecha por el Experto al portal “www.marmolespuente.mx” se aprecia que este último es utilizado para ofertar en México los mismos productos a los que el Promovente aplica su marca MARMOLES ARCA, registrada en México desde 2009.

El Titular no ofreció ninguna prueba que acredite el uso que dio al nombre de dominio en disputa desde su registro. Ante esta omisión, el Experto realizó con carácter de diligencia para mejor proveer, una consulta a los archivos públicos de Internet² , de la que se desprende que a partir de su registro, el nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo. Corrobora dicha inactividad la fe de hechos notarial del 30 de enero de 2017 que exhibe la Promovente.

En las condiciones arriba apuntadas, este Experto arriba a la conclusión de que el Titular no posee derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor de la promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación de la promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

A diferencia de la UDRP, la Política solo exige que el nombre de dominio en cuestión se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe.

De los hechos documentados en el expediente sobresale que el Titular es un competidor de la Promovente al comercializar los mismos productos que este en el diverso portal “www.marmolespuente.mx”.

Destaca también el hecho de que el nombre de dominio en disputa se ha mantenido inactivo desde su registro.

Al margen de lo anterior, el Experto encuentra que los registros marcarios de la Promovente le eran oponibles jurídicamente al Titular al momento de apropiarse del nombre de dominio en disputa toda vez que el Titular reside y opera en el mismo país donde la Promovente tiene registrada su marca MARMOLES ARCA desde 2009.

Estas circunstancias actualizan a juicio del Experto la causal de mala fe prevista en el artículo 1.b.iii de la Política, habida cuenta de que el nombre de dominio en disputa fue registrado con el fin de perturbar la actividad de la Promovente, en la medida que el Titular es su competidor directo en el mercado mexicano de los mármoles y otros materiales de construcción.

Por consiguiente se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <marmolesarca.mx> sea transferido a la Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 7 de junio de 2017

¹ La Promovente se constituyó originalmente como la denominación social MINCOR, S.A. DE C.V., y desde el 28 de abril de 2006, adoptó su actual denominación social actual.

² https://web.archive.org/web/20130101000000*/marmolesarca.mx