Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Comisión Federal de Electricidad v. Socorro Renee Flores Nunez, CFE
Caso No. DMX2016-0030
1. Las Partes
La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en México, México, representada internamente.
La Titular es Socorro Renee Flores Nunez, CFE, con domicilio en Lima, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <cfegob.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Registry .MX, una división de NIC México (“Registry .MX”). El Agente Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2016. El 15 de diciembre de 2016 el Centro envió a Registry .MX a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de diciembre de 2016 Registry .MX envió al Centro, a través correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2017. El Centro recibió una comunicación desde la dirección de correo electrónico de la Titular en fecha 30 de diciembre de 2016, a la que se hará referencia más adelante.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de enero de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa productiva propiedad del Estado Mexicano dirigida a la prestación de servicios de electricidad.
La Promovente tiene derechos sobre, entre otras, las marcas mexicanas:
CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO (y diseño), la cual ha sido registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el número de registro 922707, con fecha de registro 28 de febrero de 2006.
CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL (y diseño), la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 896137, con fecha de registro 23 de agosto de 2005.
CFEMATICO (y diseño), la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 901388, con fecha de registro 27 de septiembre de 2005.
CFE MÁTICO (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 910484, con fecha de registro 28 de noviembre de 2005.
CFE TELECOM (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 1013905, con fecha de registro 27 de noviembre de 2007.
CFE ACCESO, la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 910484, con fecha de registro 3 de agosto de 2007.
CFE (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 1107934, con fecha de registro 24 de junio de 2009.
CFE (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 1080751, con fecha de registro 23 de junio de 2009.
Las fechas legales de los registros de marca propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Conforme a la documentación aportada por el Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
Del mismo modo, en el archivo de dichos registros de marca, no consta que exista una licencia o autorización otorgada por la Promovente a un tercero para el uso de las marcas antes mencionadas.
La Promovente es titular del nombre de dominio identificado como <cfe.gob.mx>, en el cual se ha hecho uso de las marcas CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO, CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL, CFEMATICO, CFE MÁTICO, CFE TELECOM, CFE ACCESO, CFE y CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
El nombre de dominio <cfegob.mx> fue registrado por el Titular el pasado 1 de julio de 2016. Actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio web activo. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia aportada por la Promovente, la Titular pareció haber utilizado en algún momento el nombre de dominio en disputa para promocionar y vender de automóviles que supuestamente no eran utilizados por la Promovente, habiendo además mostrado el nombre de dominio en disputa una advertencia de Google con el siguiente texto “Advertencia: posible caso de phising (falsificación web)”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a los registros de marca propiedad de la Promovente.
Que el acrónimo “cfe” constituye un signo distintivo a tal grado que se considera marca reconocida.
Que el elemento “.mx” no debe ser considerado para determinar la identidad o semejanza en grado de confusión, toda vez que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) es un elemento técnico necesario para el funcionamiento del nombre de dominio en disputa.
Que el prefijo “www.” es irrelevante para el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas propiedad de la Promovente.
Que la contracción gramatical “gob” está relacionada con el ccTLD “gob.mx”, el cual se utiliza para el registro de nombres de dominio relacionados con el Gobierno Mexicano.
Que es claro que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca reconocida CFE.
Que la Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que ni siquiera cuenta con algún título de registro de marca que lo justifique.
Que la Titular no tiene ninguna relación con la marca reconocida CFE, ni con cualquiera de sus variaciones, no contando con licencia, autorización o permiso otorgado por la Promovente para el uso del nombre de dominio en disputa.
Que la Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio en disputa, tomando ventaja de la buena reputación de la marca reconocida CFE, creando confusión en los usuarios, haciéndoles creer que tiene relación directa con la Promovente.
Que resulta tan evidente la mala fe de la Titular que ésta añadió en el nombre de dominio en disputa la contracción “gob”a la marca CFE de la Promovente, la cual es utilizada para identificar los sitios oficiales pertenecientes al Gobierno Mexicano.
Las marcas de la Promovente resultan ser completamente distintivas y no hacen referencia a un nombre común, descriptivo o de diccionario, por lo que es claro que el uso de las mismas por parte de la Titular fue de mala fe.
Que incluso si la Titular no supiera de la existencia de la marca CFE o sus variantes, tenía la obligación de hacer una búsqueda para determinar si efectivamente dicha marca no estaba registrada.
Que la Titular utilizaba el nombre de dominio en disputa para estafar a los usuarios de Internet, promocionando la venta de automóviles que supuestamente ya no eran utilizados por la Promovente.
Las acciones de la Titular han generado quejas y mala reputación a la Promovente por las estafas que han sufrido los usuarios de Internet.
Que la Titular ha registrado de mala fe otros nombres de dominio idénticos a registros de marcas de terceros, y que han sido utilizados con la finalidad de dañar a su legítimo titular.
B. Titular
El día 30 de diciembre de 2016 el Centro recibió una comunicación desde la dirección de correo electrónico de la Titular, si bien el nombre de la persona firmante de la misma no era Socorro Renee Flores Nunez, Titular del nombre de dominio en disputa. Esta comunicación expresaba lo siguiente: “Sres. Les adjunto la credencial de la persona mexicana que me solicitó la compra del dominio ya que como le expliqué anteriormente yo soy solamente un proveedor e inclusive he hecho caso a su petición borrando dicho contenido del hosting con el dominio y término mx. También le adjunto un pantallazo de mi registro de dominios y el que está en disputa no me permite eliminar”.
Una vez analizada la comunicación, y aunque la Titular del nombre de dominio en disputa sea Socorro Renee Flores Nunez de acuerdo con lo indicado en la Solicitud y la confirmación recibida de Registry .MX, el Experto decide aceptar el contenido de la comunicación recibida. Ello, con el fin de garantizar que cualquier persona que pudiera estar vinculada con el nombre de dominio en disputa haya tenido la oportunidad de manifestarse en el Procedimiento. En todo caso, el Experto nota que la comunicación recibida no rebate ninguna de las alegaciones planteadas por la Promovente, no habiendo tampoco la Titular realizado manifestación alguna ni frente a las alegaciones efectuadas en la Solicitud ni frente las manifestaciones contenidas en la comunicación recibida.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política aplicable, el promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y
b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.
Dado que la Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <cfegob.mx> es semejante en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente.
Lo anterior, tomando en consideración que la marca CFE se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <cfegob.mx> (ver Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Caso OMPI No. D2002-0615).
Es importante señalar que en el presente caso la adición de “gob” a la marca CFE no confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo respecto de las marcas de la Promovente. (Ver America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506; o Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. 2003-0560).
Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el ccTLD correspondiente a México “.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa <cfegob.mx> de las marcas conformadas por el término CFE de la Promovente (ver, por ejemplo, David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches, Caso OMPI No. DMX2016−0014).
Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación CFE en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente, dichos registros marcarios son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Promovente negó que la Titular contara con autorización para usar la marca CFE y la Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones. La Promovente alegó que la Titular no ha sido conocida por el nombre de dominio en disputa y que el nombre de la Titular no tiene semejanza, similitud o relación con la marca CFE.
Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que la Titular del nombre de dominio en disputa pareció haber replicado en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa el contenido del sitio web de la Promovente, agregando al contenido de dicho sition web una pestaña en la cual supuestamente se remataban automóviles a nombre de la Comisión Federal de Electricidad. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo iba dirigido a crear una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente
Por lo anterior, no existen pruebas de que la Titular haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que la Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso prima facie respecto de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. (ver INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, Caso OMPI No. D2000-1467; Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc., Caso OMPI No. D2000-1521; y Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration, Caso OMPI No. D2011-0222).
Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En opinión de este Experto, la Promovente en este procedimiento ha acreditado que la marca CFE es famosa en México, tal y como ya ha sido reconocido en decisiones previamente adoptadas bajo la LDRP (ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee, Caso OMPI No. DMX2015-0031).
Adicionalmente, la Promovente ha demostrado ser titular de diversas marcas conformadas por el término CFE que fueron registradas en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la marca famosa CFE de la Promovente unida a la combinación de letras “gob” (habitual abreviatura de “gobierno” en lengua española) podría perseguir la creación en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente, más aun considerando la titularidad del Estado mexicano sobre la misma.
Por lo anterior, este Experto considera que la Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas conformadas por el término CFE.
En consecuencia, este Experto considera que la Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto al origen del nombre de dominio en disputa.
Lo anterior se ve reforzado por el hecho de, que de acuerdo a la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio de consultas históricas denominado “The Way Back Machine”, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio de consultas históricas, se desprende que la Titular utilizó en algún momento el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción y venta de automóviles suplantando la identidad de la Promovente.
De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa <cfegob.mx> fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa, Caso OMPI No. D2006-0614; Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir, Caso OMPI No. D2013−0013; Audi AG v. John Smith, Caso OMPI No. D2016-0184.
En adición a lo anterior, no escapa a este Experto que, salvo por la omisión de un punto en su parte intermedia, el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio registrado de la Promovente <cfe.gob.mx>, por lo que indudablemente nos encontramos frente a la presencia de un error tipográfico deliberado o “typosquatting”, situación que evidencia aún más que existe un uso y/o registro de mala fe (ver Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002 0568).
Asimismo, atendiendo a la advertencia que Google mostraba en relación con el nombre de dominio en disputa, este Experto estima que la actividad comercial realizada por el Titular puede consistuir un acto de “phishing” utilizando las marcas y demás simbología de los Promoventes para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet. El “phishing” ha sido definido como “una forma de ingeniería social en lo cual un atacante intenta de forma fraudulenta adquirir información confidencial de una víctima haciéndose pasar por un tercero de confianza”.
Finalmente, es de señalarse que la Promovente también logra acreditar que la Titular ha incurrido en un patrón de conducta registrando nombres de dominio que comprenden marcas notoriamente conocidas o famosas, siendo este otro indicio del registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por la Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por la Titular.
Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <cfegob.mx> sea transferido a la Promovente.
Luis Carlos Schmidt
Experto Único
Fecha: 14 de febrero de 2017