Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex v. Jorge Ernesto Servin
Caso No. DMX2016-0004
1. Las Partes
El Promovente es el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, con domicilio en la Ciudad de México, México, representado por Jesús Antonio Molina Salgado, México.
El Titular es Jorge Ernesto Servin, con domicilio en Cuernavaca, Morelos, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <accitrade.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC y el Registro es Registry MX, una división de NIC México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de marzo de 2016. El 1 de marzo de 2016 el Centro envió a Registry MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día Registry MX envió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de registro del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de marzo de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de abril de 2016. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de abril de 2016.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de abril de 2016, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En términos del artículo 13.A del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto llega a la convicción de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una de las instituciones de banca múltiple más importantes y antiguas de México, habiendo sido fundada en 1884.
En 1991, el Promovente fue adquirido por un grupo de inversionistas encabezados por los principales accionistas de Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, con lo que se integró el Grupo Financiero Banamex-Accival. Ese mismo año las acciones de este último se listaron en la Bolsa Mexicana de Valores1 .
Desde 2001, el Promovente pasó a formar parte de Citigroup, una de las principales compañías de servicios financieros del mundo, con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.
El Promovente tiene registradas en México las marcas ACCITRADE, ACCITRADE BANAMEX y ACCITRADE COACH BANAMEX en las clases internacionales 35, 36 y 38. El registro primigenio de estas marcas tuvo lugar el 28 de mayo de 1999. Los registros marcarios del Promovente se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos contra terceros.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 10 de septiembre de 2015 y la página Web asociada al mismo indica lo siguiente: "ACCITRADE…Acciones de comercio internacional en México. Conócenos y administra tus inversiones en cualquier momento…" seguida de dos espacios para introducir un nombre de usuario y una contraseña, y en la parte inferior se muestran, entre otros, el logotipo y la dirección del sitio Web del Banco Interamericano de Desarrollo, y el logotipo de Bitcoin.
El 27 de enero de 2016, el C.P. Alfonso Camarillo, ostentándose como representante de ACCITRADE MÉXICO, escribió al Promovente para manifestarle que el sitio Web de este último "www.accitrade.com.mx" causaba confusión con el portal del Titular, por lo que le solicitaba al Promovente dar de baja su sitio Web con terminación ".com.mx" o en su caso considerara vendérselo al Titular, de lo contrario concluyó: "la empresa Acciones de Comercio Internacional evaluará otras opciones".
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. Los primeros registros de la marca ACCITRADE fueron registrados en 1999, por lo que el Promovente adquirió derechos al uso exclusivo de dicha denominación 17 años antes de que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa;
ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas ACCITRADE en el plano gráfico, fonético e ideológico;
iii. De acuerdo con los resultados de una búsqueda en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no existen marcas registradas o solicitudes en trámite del Titular respecto de la denominación "accitrade";
iv. El Promovente no ha autorizado ni consentido el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, por lo que el Titular no puede acreditar ningún derecho como licenciatario o usuario autorizado de la marca ACCITRADE;
v. El Titular no es conocido por el nombre "accitrade", como lo demuestra la falta de resultados en Internet que vinculen el nombre "Jorge Ernesto Servín" con "accitrade";
vi. El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial en el sentido de la Política puesto que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa hace referencia a nombres y logotipos de entidades financieras como Bancomext, el Banco Interamericano de Desarrollo, y Bitcoin, lo que sugiere que se llevan a acabo transacciones comerciales con dichas entidades y/o bajo su apoyo;
vii. La posibilidad de ingresar el nombre del usuario y su Password en el sitio Web del Titular genera el riesgo de que este se apodere de los datos personales de los visitantes de dicho sitio, para darles algún uso indebido, cuya práctica desleal de comercio es conocida como "phishing";
viii. Al registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular omitió cerciorarse de que no estaba invadiendo derechos exclusivos de terceros como lo es el Promovente;
ix. El Titular eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa para obtener un beneficio a costa de la fama y reputación del Promovente y de su marca ACCITRADE en específico;
x. El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo;
xi. ACCITRADE es una marca reconocida de servicios bancarios, financieros y bursátiles que el Titular debe conocer muy bien pues dichos servicios se anuncian diariamente en las sucursales y sitio Web del Promovente, así como en diversos medios electrónicos;
xii. Si bien el Promovente cuenta con los nombres de dominio <accitrade.com> y <accitrade.com.mx>, los usuarios de Internet podrían acceder por error al sitio web del Titular debido a que este tiene idéntica denominación a aquellos;
xiii. El sitio Web del Titular pretende ser una copia del sitio Web legítimo y original del Promovente que se ubica en "www.accitrade.com.mx", con lo cual se refuerza la hipótesis de que el Titular solamente busca atraer y confundir a los clientes del Promovente con una muy alta probabilidad de que esto ocurra.
B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política conocida como UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa pueda confundir o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros de marca mexicanos que amparan la denominación ACCITRADE por sí misma o en combinación con otros términos ("banamex" y/o "coach"). Los registros de marca primigenios del Promovente anteceden al nombre de dominio en disputa por más de dieciséis años.
Ahora bien, al confrontar la marca registrada ACCITRADE con el segmento relevante del nombre de dominio en disputa "accitrade", se advierte que este último coincide plenamente con la primera.
Ni la diferencia de tamaño entre las grafías que componen uno y otro signo, ni la adición del dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD") "mx" al nombre de dominio son relevantes para los efectos del presente análisis.
De lo anterior se impone concluir la identidad entre los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política puesto que a) no tiene marcas registradas o solicitudes de registro de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto de la denominación ACCITRADE, ni es conocido por el nombre de dominio en disputa; b) no cuenta con autorización o licencia del Promovente para usar la marca ACCITRADE como nombre de dominio; y c) no realiza un uso legítimo del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar a los consumidores del Promovente sin ánimo de lucro.
Ante la incomparecencia del Promovente, este Experto acepta como válidos los argumentos esgrimidos por el Promovente con respecto a la ausencia de derechos e intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Véase Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En opinión del Experto, la falta de derechos e intereses legítimos en el caso concreto se corrobora por la circunstancia de que el nombre del Titular no explica ni justifica la elección del nombre de dominio en disputa, como tampoco lo hace el exiguo contenido del sitio Web alojado por el Titular en el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, para este Experto las referencias incluidas en el sitio Web del Promovente, en específico la de "acciones de comercio internacional en México" y la de "conócenos y administra tus inversiones en cualquier momento" pretenden confundir al visitante de dicho sitio Web con respecto a la naturaleza de los servicios prestados bajo el signo ACCITRADE, el cual está asociado en exclusiva en el mercado mexicano con el Promovente y sus servicios financieros y bursátiles. La adopción y uso del nombre de dominio en disputa para confundir o engañar a los usuarios de Internet sobre el origen, patrocinio, o asociación del sitio Web del Titular, con el Promovente, no da lugar a derechos o intereses legítimos en el marco de la Política (ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Moniker Privacy Services, Registrant, Registrant info@fashionid.com / Registrant, Caso OMPI No. D2009-0801).
En estas circunstancias se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política solo exige que el nombre de dominio en disputa se haya registrado o se utilice de mala fe.
El Promovente afirma que ACCITRADE es una marca reconocida de servicios bancarios, financieros y bursátiles que el Titular debió conocer muy bien pues dichos servicios se anuncian diariamente en las sucursales y sitio web del Promovente, así como en diversos medios electrónicos. Afirma también el Promovente que el Titular eligió deliberadamente el nombre de dominio en disputa para obtener un beneficio a costa de la fama y reputación del Promovente y de su marca ACCITRADE en específico. Agrega el Promovente que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el fin de enajenárselo al propio Promovente.
En opinión del Experto, la marca ACCITRADE que identifica un servicio de inversión bursátil por Internet que ofrece el Promovente, goza de una fuerte capacidad distintiva al tratarse de un término que aparentemente posee una acepción exclusivamente marcaria2 . En consecuencia, la adopción de dicho término en el nombre de dominio en disputa no puede interpretarse de otro modo que como un intento del Titular de hacerse pasar por el Promovente, o de asociarse falsamente con este último, engañando y confundiendo así a los usuarios de Internet.
En abono a lo anterior, el Experto considera que la comunicación escrita de Alfonso Camarillo, referida en el último párrafo del apartado 4 supra, no tiene el efecto de exonerar al Titular de su mala fe por aparentar tener un interés competitivo legítimo frente al Promovente. Ello en virtud de que la referencia a "ACCITRADE MÉXICO" sin más, no acredita personalidad jurídica alguna del Titular, así como al hecho de que el suscriptor de dicha misiva es una persona distinta del Titular, sin que se proporcione explicación alguna sobre la relación entre ellos.
Atento a lo cual, el Experto concluye que el Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio en disputa de mala fe en el sentido que la Política sanciona.
En estas condiciones se cumple el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <accitrade.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de mayo de 2016
1 https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/perfil/BANAMEX-5126
2 "¿Que es AcciTrade? AcciTrade, tu inversión en línea; es el acceso al mercado bursátil mexicano por medio de Internet, respaldado por la infraestructura y experiencia de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. Integrante del Grupo Financiero Banamex, desarrollado bajo los más estrictos estándares de seguridad y eficiencia a nivel internacional." en https://www.accitrade.com/accitrdapp/at_home.do