Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Licensing IP International S.À R.L. c. Jesus Navarro Saracibar
Caso No. DMX2016-0003
1. Las Partes
La Promovente es Licensing IP International S.À R.L. con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo.
representada por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Titular es Jesus Navarro Saracibar con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América.
2. Los Nombres de Dominios y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <pornhub.com.mx>, <redtube.com.mx> y <youporno.com.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry MX, una división de NIC México. El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de febrero de 2016. El 25 de febrero de 2016 el Centro envió a Registry MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de febrero de 2016 Registry MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de marzo de 2016. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de marzo de 2016. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de abril de 2016.
El Centro nombró a Martín Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de abril de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y considerando que ninguno de ellos fue cuestionado u objetado por el Titular, tiene por acreditados los siguientes hechos:
a) La Promovente es una sociedad de Responsabilidad Limitada que se constituyó en Luxemburgo en el 2012, (que se identifica como "Mind Geek"), fruto de la fusión entre diversas entidades incluyendo la antes conocida como "Manwin Licensing International S.A.R.L." (en lo sucesivo "Manwin") fundada en 2004.
b) La Promovente cuenta con más de 1.000 empleados, opera las marcas REDTUBE, PORNHUB y YOUPORN y licencia los nombres de dominio y las marcas registradas correspondientes. Para cada una de las mencionadas marcas la Promovente opera el correspondiente sitio Web "www.redtube.com", "www.pornhub.com" y "www.youporn.com".
c) "Redtube", es un servicio de retransmisión de pago que inició sus actividades en 2007. Ha aparecido en videos musicales de artistas pop y cuenta con una amplia difusión en las redes sociales..
d) "Pornhub", es un sitio Web, titularidad de la Promovente, que tiene por finalidad principal la retransmisión de contenido adulto, siendo famoso en todo el mundo.. Inició su actividad en 2007. Recibe más de 44.000.000 de visitas al día y en la actualidad se encuentra posicionado en primera posición en diversos buscadores para la palabra porn.
e) "Youporn", es un sitio de Web de retransmisión de vídeos gratuitos con contenidos adultos. Cuenta con más de 15.000.000 de visitantes en todo el mundo a diario. Cuenta con una amplia difusión en las redes sociales. Asimismo patrocina un equipo deportivo de juego en línea llamado Team YP ("YouPorn").
f) La Promovente es titular en México de los registros de marca REDTUBE1 con número de registro 1137659, 1123067, 1123068, 116206, 1177204, la marca PORNHUB2 con número de registro 1440934, y la marca YOUPORN3 con número de registro 1366296, que se encuentran vigentes y surtiendo efectos legales.
g) El nombre de dominio en disputa <pornhub.com.mx> fue registrado el 26 de marzo de 2015. La Promovente ha aportado junto con la Solicitud evidencia de que el nombre de dominio en disputa <pornhub.com.mx> ha sido utilizado como página Web en la que aparece un listado con enlaces (denominadas por sus siglas en inglés como pay per clic) a sitios Webs de terceros donde presumiblemente se muestra contenido para adultos.
h) El nombre de dominio en disputa <redtube.com.mx> fue registrado el 6 de agosto de 2012. La Promovente ha aportado junto con la Solicitud evidencia de que el nombre de dominio en disputa <redtube.com.mx> ha sido utilizado como página Web en la que aparece un listado con enlaces (denominadas por sus siglas en inglés como pay per clic) a sitios Webs de terceros donde presumiblemente se muestra contenido para adultos.
i) El nombre de dominio en disputa <youporno.com.mx> fue registrado el 10 de febrero de 2016. La Promovente ha aportado junto con la Solicitud evidencia de que el nombre de dominio en disputa <youporno.com.mx> ha sido utilizado como página Web en la que aparece un listado con enlaces (denominadas por sus siglas en inglés como pay per clic) a sitios Webs de terceros donde presumiblemente se muestra contenido para adultos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en alegaciones que:
1) Los nombres de dominio en disputa <redtube.com.mx> y <porntube.com.mx> son idénticos a sus marcas y el nombre de dominio en disputa <youporno.com.mx> es similar en grado de confusión a la marca YOUPORN, puesto que el hecho de tener una "o" al final de la palabra "porn" no impide que exista confusión puesto que se trata de lo que se conoce como un typosquating.
2) Las marcas de su propiedad REDTUBE, PORNHUB y YOUPORN, fueron solicitadas y otorgadas en México con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa.
3) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, toda vez que, de acuerdo con lo señalada por la Promovente, al haber efectuado una búsqueda en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no se encontraron solicitudes de marca o marcas registradas a nombre del Titular.
4) La Promovente como propietaria de las marcas registradas REDTUBE, PORNHUB y YOUPORN, no ha otorgado licencia o consentimiento alguno para el uso de las mismas como nombres de dominio, por lo que el Titular no puede acreditar derecho alguno como licenciatario o usuario autorizado.
5) El Titular al registrar los nombres de dominio en disputa tenía pleno conocimiento de la existencia de los registros de marca de la Promovente y registró los nombres de dominio en disputa con el propósito de aprovecharse del tráfico de Internet, generado por el uso de las marcas en los nombres de dominio en disputa. Todo ello con el fin de obtener un beneficio económico de los usuarios de Internet que son atraídos por el uso de las marcas de la Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
iii) los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación en tiempo y forma a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento, es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Solicitud, así como en las pruebas aportadas por la Promovente.
En este orden de ideas, y en virtud de que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, así como las disposiciones aplicables del Reglamento y el Reglamento Adicional.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Alega la Promovente que los nombres de dominio en disputa <redtube.com.mx> y <pornhub.com.mx> son idénticos a sus marcas REDTUBE y PORNHUB, lo cual se infiere de un simple análisis comparativo de las denominaciones en cuestión.
En lo que se refiere al nombre de dominio en disputa <youporno.com.mx>, sostiene que es similar en grado de confusión a la marca YOUPORN, puesto que el hecho de agregar la letra "o" al final de la palabra "porn", no desvirtúa la similitud en grado de confusión existente desde el punto de vista fonético y gramatical entre YOUPORN y el nombre de dominio en disputa <youporno.com.mx>, por lo que con ello se induce a error o confusión a los usuarios.
El dominio de segundo nivel (".com") junto con el dominio de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" carecen de relevancia para el análisis en este caso. Por lo mismo, no se constituyen como elementos diferenciadores que eliminen la correspondiente identidad o similitud en grado de confusión con las marcas de la Promovente.
Por lo anterior, se reitera que entre las marcas titularidad de la Promovente y los nombres de dominio en disputa, existe respecto de las marcas REDTUBE y PORNHUB una incuestionable identidad y por lo que respecta a la marca YOUPORN una incuestionable similitud en grado de confusión.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión de este Experto la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre los nombres de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular (i) la ausencia de relación alguna del Titular con las marcas de la Promovente, (ii) que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten similares a las marcas que aparecen en los nombres de dominio en disputa, y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
El Titular utiliza los nombres de dominio en disputa para dirigir a páginas Web en las que se despliega un listado de enlaces a sitios de terceros, siendo dichos enlaces susceptibles de generar ingresos al Titular que se beneficia de la presencia de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio en disputa.
Al no contestar el Titular las afirmaciones de la Promovente, ni haber proporcionado el Titular evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, y atendiendo al uso que el Titular hace de los nombres de dominio en disputa, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
Como consecuencia, se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b), de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa, fueron registrados y utilizados por el Titular de mala fe.
El hecho de que los nombres de dominio se registraron en fechas posteriores a los registros de marca de la Promovente y que los mismos comprenden íntegramente las marcas titularidad de la Promovente, acredita el registro de mala fe. En efecto, los nombres de dominio en disputa se registraron con posterioridad a las fechas de registro de las marcas, lo que en opinión de este Experto supone que el Titular tenía conocimiento de la existencia de las mismas.
En lo que respecta al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, atendiendo al uso que realiza el Titular para dirigir a páginas Web en las que se despliega un listado de enlaces a sitios de terceros competidores de la Promovente, siendo dichos enlaces susceptibles de generar ingresos al Titular que se beneficia de la presencia de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio en disputa, este Experto considera que el Titular utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe. Asimismo, la Promovente ha aportado evidencia de que el Titular habría puesto a la venta los tres nombres de dominio en disputa en un sitio web de un tercero, presumiblemente por un precio superior al de los costes incurridos por el Titular, lo que constituiría una evidencia adicional de la mala fe.
El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1 de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <pornhub.com.mx>, <redtube.com.mx>, y <youporno.com.mx> sean transferidos a la Promovente.
Martín Michaus R
Experto Único
Fecha: Mayo 3, 2016
1 Habiendo sido la primera de las marcas REDTUBE en México registrada el 28 de septiembre de 2009.
2 Habiendo sido la marca PORNHUB en México registrada el 21 de marzo de 2014.
3 Habiendo sido la marca YOUPORN en México registrada el 8 de mayo de 2013.