Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y HUGO BOSS AG v. Jesus Navarro Saracibar
Caso No. DMX2015-0001
1. Las Partes
Los Promoventes son HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y HUGO BOSS AG (en adelante el “Promovente”), ambos con domicilio en Metzingen, Alemania, representados por Gonzalez Rossi & Abogados, México.
El Titular es Jesus Navarro Saracibar, con domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América, representado pro se.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <hugo.mx>.
El citado nombre de dominio está registrado con NIC México. Al Agente Registrador del citado nombre de dominio es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de enero de 2015. El 19 de enero de 2015 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de enero de 2015, NIC México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez la información registral del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de enero de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de febrero de 2015. El 17 de febrero de 2015, una firma de abogados estadounidense formuló al Centro, a nombre del Titular, una petición de prórroga del término señalado para dar contestación a la Solicitud. El mismo 17 de febrero de 2015, aduciendo limitaciones de tiempo y la necesidad de traducir la Solicitud y sus anexos al inglés, la firma de abogados en cuestión comunicó al Centro que el Titular había decidido finalmente prescindir de sus servicios, por lo cual retiraban su petición de prórroga.
El 18 de febrero de 2015, el Titular envió un correo electrónico al Centro para confirmar que sería el propio Titular quien se haría cargo de presentar la contestación a la Solicitud.
El Escrito de Contestación fue presentado el 20 de febrero de 2015.
El 20 de febrero de 2015, el Promovente envió un correo electrónico al Centro señalando que el Escrito de Contestación fue presentado de manera extemporánea.
El 20 de febrero de 2015, el Titular informó al Centro que el Escrito de Contestación fue presentado todavía en tiempo y que experimentó dificultades técnicas para enviar los anexos a su contestación en varias partes.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 25 de febrero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 5 de marzo de 2015, el Promovente presentó al Centro un escrito de objeciones y alegatos. El 6 de marzo de 2015, el Titular presentó al Centro su respuesta al escrito de objeciones y alegatos del Promovente.
El 6 de marzo de 2015, el Centro notificó a las partes el cierre del procedimiento decretado por el Experto en términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una casa de moda de lujo alemana fundada en 1924 por Hugo Ferdinand Boss.
El Promovente cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt, tiene más de 13,000 empleados y durante el ejercicio fiscal 2014 registró ventas por 2.5 billones de euros. El Promovente es dueño de 1041 tiendas donde comercializa sus prendas de vestir y accesorios (tales como mascadas, cinturones, bufandas, chalinas, gorras, pañuelos de bolsillo, corbatas, zapatos) de alta gama y en total cuenta con 7,100 puntos de venta en Europa, América y la región Asia-Pacífico.1
El Promovente tiene registradas las marcas HUGO BOSS y HUGO en México desde 1992 y 1998 respectivamente, en la clase 25 internacional con respecto a “todo tipo de vestuario, particularmente artículos de vestir para mujeres, hombres y niños”, según se acredita con copias de los títulos de registro correspondientes. Dichos registros se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 27 de abril de 2013 y permanece inactivo desde entonces.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:
i. El mundo de la marca HUGO BOSS comprende las colecciones de BOSS, BOSS Orange, BOSS Green y HUGO, siendo HUGO la palabra más distintiva de todas estas marcas;
ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas del Promovente ya que el primero incorpora en su totalidad la palabra Hugo;
iii. La adición de la extensión “.mx” no tiene ningún impacto en la impresión general de la parte dominante del nombre Hugo y por lo tanto es irrelevante en la determinación de la similitud entre los signos en confusión;
iv. El Titular no tiene derecho legítimo al nombre Hugo con que se identifica al Promovente;
v. El Promovente no ha otorgado licencia al Titular para utilizar su marca o para solicitar cualquier nombre de dominio que incorpore la misma;
vi. No hay evidencia de que el Titular esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa ya que este último está suspendido y se ofrece en venta a terceros;
vii. Tampoco existen circunstancias justificadas en las que el Titular podría legítimamente utilizar el nombre de dominio en disputa conociendo el enorme número de marcas registradas del Promovente y su fama;
viii. Es evidente que la marca HUGO BOSS es bien conocida y el Titular debió haber tenido conocimiento de los derechos del Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa;
ix. Como podrá constatarse de la transcripción del blog “Ciberokupas, el Arte de Registrar Dominios en México” disponible en “www.edy.com.mx”, que se acompaña como Anexo 2 de la Solicitud, el Titular se considera a sí mismo un “Ciberokupa” que registra nombres de dominio de marcas registradas y famosas como forma de vida para luego venderlos por USD 500, lo cual tiene un claro propósito de mala fe;
x. Se adjunta un reporte de la herramienta “reverse whois lookup” de domaintools.com, donde se muestra que el Titular tiene actualmente más de 10,000 nombres de dominio registrados a su nombre sólo del ccTLD “.mx”.
B. Titular
En resumen, el Titular alega en su Escrito de Contestación lo siguiente:
i. Al escuchar la palabra “hugo” lo menos en que el Titular piensa es en una marca de ropa;
ii. El Titular no puede entender que el Promovente tenga tiendas en la ciudad de Panamá y que los nombres de dominio <hugoboss.com.pa>, <hugo.com.pa> y <hugoboss.pa> se encuentren disponibles, solo por citar un ejemplo;
iii. Cuando un visitante ingresa al sitio asociado con el nombre de dominio <hugo.com> es automáticamente redirigido al portal <hugoboss.com> como si el Promovente no estuviera interesado en que fuera “Hugo” el término a posicionar;
iv. “Hugo” es uno de los nombres más comunes en México donde existen entre 140 y 175 mil personas con ese nombre;
v. Hugo Sánchez es un personaje público bien identificado con el nombre Hugo en México gracias a su brillante carrera futbolística;
vi. Existen decenas de nombres de dominio con extensiones genéricas y territoriales que incluyen el término “Hugo” y que están disponibles o se ofertan a precios bajos en el mercado secundario;
vii. Contrario a lo que afirma el Promovente, todos los registros de marca listados en el Anexo 5 de la Solicitud se refieren a los signos BOSS y HUGO BOSS pero no al término Hugo;
viii. Hugo es un nombre genérico que no causa ningún tipo de confusión con la marca HUGO BOSS; en cambio, lo que sí causa confusión es que el Promovente emplee unas veces la marca HUGO BOSS, otras veces BOSS y que también usen el término “Hugo” para identificar su marca;
ix. El Titular no tiene que llamarse Hugo para tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa como inversionista de nombres de dominio genéricos y palabras que aparecen en el diccionario;
x. Como se evidenció en Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P. v. Telepathy, Inc., Caso OMPI No. D2011-1635, nadie puede tener derechos exclusivos sobre un nombre común como Hugo;
xi. El Titular ha registrado a la fecha más de 200 nombres de dominio que se componen de nombres y apellidos populares en México, entre los que destacan <jesus.mx>, <alma.mx>, <antonio.mx>, <belinda.mx>, <cristian.mx>, <cuauhtemoc.mx>, <gabriela.mx>, etc., según se da cuenta en el Anexo 10 del Escrito de Contestación;
xii. Es falso que el nombre de dominio en disputa esté suspendido ya que el mismo se encuentra en línea, sometido a un proceso de evaluación estadística del tráfico que recibe y no muestra ningún tipo de contenido relacionado con la marca del Promovente;
xiii. El Titular registró el nombre de dominio en disputa bajo el entendido de que Hugo es un nombre común en México sobre el que nadie puede reclamar derechos exclusivos.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), el Grupo de Expertos considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. Admisibilidad del Escrito de Contestación y de los escritos suplementarios no solicitados de las partes
En principio, el Escrito de Contestación debió haberse presentado al Centro el 19 de febrero de 2015 a más tardar. Ni la Política, ni el Reglamento, ni la comunicación del Centro de fecha 30 de enero de 2015 dispone una zona horaria específica (entre la del Promovente, la del Titular o la del Centro) que sirva de parámetro para determinar el vencimiento del término para la presentación del Escrito de Contestación. Ante esta indefinición, el Experto juzga pertinente tomar como referencia la zona horaria del Titular, pues es este último quien tenía la carga de presentar el Escrito de Contestación, por lo que debe gozar del plazo completo que resulte del uso horario donde tenga su domicilio registrado en Whois.
El Escrito de Contestación fue recibido por el Centro a las 7:00 horas del 20 de febrero de 2015. El Titular demostró haber enviado el Escrito de Contestación al Centro a las 00: 59 horas del 20 de febrero de 2015, aunque asegura que el horario que aparece en su mensaje de salida corresponde a la costa este de los Estados Unidos de América, mientras que él se encontraba en una zona del centro de México, por lo que en realidad remitió su Escrito de Contestación (sin anexos) al Centro a las 23:59 horas del 19 de febrero de 2015.
De manera que en el peor de los escenarios, el Escrito de Contestación fue sometido al Centro una hora después de haber fenecido el plazo señalado para su presentación, dependiendo del lugar desde donde lo haya enviado el Titular.
El artículo 5 del Reglamento establece entre las facultades del grupo de expertos las siguientes:
A. En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará que las partes sean tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una oportunidad justa para exponer su caso;
B. El grupo de expertos se asegurará que el procedimiento de solución de controversias se efectúe con la debida prontitud. A petición de una parte o por iniciativa propia, podrá ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el presente Reglamento o por el grupo de expertos.
En ejercicio de estas facultades, el Experto destaca lo siguiente:
i. El 17 de febrero de 2015, una firma de abogados estadounidense solicitó al Centro por cuenta del Titular y con fundamento en el artículo 5.D del Reglamento, una prórroga de dos semanas para presentar el Escrito de Contestación. El Centro ha concedido este tipo de prórrogas en otros casos (ver Grupo Costamex, S.A. de C.V. (COSTAMEX), Operación y Supervisión de Hoteles, S.A. de C.V. (OPYSSA) v. Vertical Axis Inc., Caso OMPI No. D2013-1829) por lo que no hay razón para pensar que no habría hecho lo mismo en este asunto de no haberse retirado la solicitud de prórroga. De haberse otorgado la prórroga en los términos que fue solicitada, el Titular habría tenido dos semanas más para presentar su Escrito de Contestación;
ii. En opinión del Experto, el hecho de que se haya solicitado la prórroga referida en el inciso anterior para luego retirarse el mismo día propició que el Titular se retrasara, al menos durante el lapso que transcurrió entre la solicitud de prórroga y su retiro horas más tarde, en la preparación y presentación del Escrito de Contestación;
iii. La extemporaneidad en la presentación del Escrito de Contestación fue mínima y por tanto no causó perjuicio alguno al Promovente, sobre todo al advertirse que los plazos señalados por el Reglamento no son fatales y están sujetos a la ampliación discrecional del Centro o del Experto, según sea el caso;
iv. El Titular justificó la presentación extemporánea de los anexos al Escrito de Contestación en dificultades técnicas, cuya razón se estima atendible por este Experto;
v. A juicio del Experto, la presentación tardía del Escrito de Contestación no tuvo por finalidad retrasar el procedimiento, como lo demuestra el contenido de dicho escrito y las pruebas ofrecidas por el Titular; y
vi. Los argumentos esgrimidos por el Titular son idóneos para hacer efectivo el principio de contradicción en este procedimiento. En todo caso, el Experto ratifica que su decisión habría sido la misma en caso de haberse abstenido de considerar el Escrito de Contestación;
En estas circunstancias, el Experto resuelve admitir el Escrito de Contestación presentado por el Titular a fin de asegurar el ejercicio efectivo de su derecho humano de defensa en este procedimiento.
Bajo esta misma lógica y en aras de asegurar que ambas partes sean tratadas con igualdad, el Experto resuelve admitir también los escritos suplementarios no solicitados de las partes2 , cuyos alegatos serán tomados en cuenta dentro de los apartados siguientes, según sea el caso, mientras que aquellos argumentos relativos a la admisibilidad o no del Escrito de Contestación fueron ya considerados por el Experto al momento de resolver el presente punto litigioso.
C. Requisitos de procedencia de la acción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
D. Identidad o similitud en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en tres registros marcarios mexicanos que amparan las marcas HUGO BOSS, HUGO HUGO BOSS, y HUGO, que fueron otorgados entre 15 y 20 años antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa.
El Titular alega a propósito de este requisito que “Hugo” es un nombre genérico y consecuentemente el Promovente carece de derechos exclusivos sobre el mismo. Esta pretendida defensa es inoperante porque el Promovente sí tiene el derecho exclusivo de usar la denominación HUGO como marca para identificar y distinguir las prendas de vestir que comercializa en el mercado mexicano, al amparo de su registro marcario y en términos de la legislación mexicana en la materia3 .
Ahora bien, al comparar la marca registrada HUGO con la porción relevante del nombre de dominio en disputa, “hugo” se desprende que ambos signos son indistinguibles entre sí, salvo por la diferencia de tamaño en los caracteres que componen uno y otro signo, cuya circunstancia es intrascendente para efectos del requisito en estudio debido a que los nombres de dominio técnicamente no pueden conformarse por letras mayúsculas.
En el mismo tenor, el sufijo “.mx” no es apto para diferenciar el nombre de dominio en disputa de la marca HUGO del Promovente, puesto que la naturaleza de dicho dígrafo es la de un código de país (mejor conocido como “ccTLD” por sus siglas en inglés) aplicable a un universo de nombres de dominio orientados a México.
De lo anterior se impone concluir la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos estima superado el umbral del artículo 1.a.)i.) de la Política.
E. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c.) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
El Promovente alega que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ya que no lo usa de ninguna forma y tampoco obtuvo autorización del Promovente para incorporar su marca HUGO al nombre de dominio en disputa.
En otras palabras, el Promovente plantea que como él tiene registrada la marca HUGO y el nombre de dominio en disputa reproduce dicha marca sin su consentimiento, el Titular no tiene derechos o intereses legítimos conforme a la Política, como lo corrobora el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre inactivo.
Por su parte, el Titular aduce tener interés legítimo en el nombre de dominio <hugo.mx> derivado del carácter genérico de “hugo” que corresponde a un nombre de pila muy popular en México. En este sentido, el Titular alega que no tiene que llamarse Hugo para justificar un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Múltiples expertos han validado anteriormente la tesis del Titular en el contexto específico de los nombres propios, por ejemplo en:
Etam, plc v. Alberta Hot Rods, Caso OMPI No. D2000-1654 (como no puede decirse que el demandante tenga derechos exclusivos sobre un nombre tan corto y común como “Tammy”, el demandado puede desarrollar su propio uso de dicho nombre en un contexto distinto al de la marca del demandante);
Rusconi Editore S.p.A. v. FreeView Publishing Inc., Caso OMPI No. D2001-0875 (el demandado tiene un interés legítimo en el nombre de dominio <donna.com> en virtud del carácter genérico del término “donna” que significa mujer en italiano, además de que ser un nombre de mujer común en idioma inglés);
Deanna S.p.A. v. Worldwide Media Inc., Caso OMPI No. D2003-0964 (en vista de la nula distintividad del nombre “Deanna”, cualquier persona, incluido el demandado, tenía derecho a registrar el nombre de dominio <deanna.com>);
Lana Sociedad Cooperativa Ltda. v. Alberta Hot Rods, Caso OMPI No. D2005-1200 (naturalmente es más difícil para un demandante acreditar que el demandado carece de derechos e intereses legítimos en un nombre de dominio que incorpora un nombre de pila común como “Lana” ya que los nombres comunes no son distintivos);
Gloria-Werke H. Schulte-Frankenfeld GmbH & Co v. Internet Development Corporation and Gloria MacKenzie, Caso OMPI No. D2002-0056 (Gloria es un nombre común de mujer. La mayoría del grupo de expertos no considera que este sea uno de esos casos en que el demandado debía haber realizado una búsqueda de marcas antes de registrar el nombre de dominio <gloria.com>).
El Experto coincide con el Titular en que Hugo es un nombre propio de uso común no solo en México sino en varios países y en distintos idiomas4 .
En razón al uso generalizado de Hugo como nombre común y ante la falta de pruebas que demuestren un uso del nombre de dominio en disputa que se aproveche indebidamente de la reputación del Promovente o de su marca HUGO, el Experto está satisfecho de que el Titular tiene interés legítimo en el sentido de la Política.
No es óbice a lo anterior que el Promovente afirme en su escrito de alegatos que sus marcas HUGO BOSS, HUGO HUGO BOSS, y HUGO son notoriamente conocidas ya que ninguna prueba ofrece para acreditar su dicho.
Aunque a juicio del Experto la marca HUGO BOSS bien pudiera estimarse notoriamente conocida en diversos países, de las constancias que obran en el expediente no se desprende que la marca HUGO por sí sola tenga el mismo estatus de notoriedad que la marca HUGO BOSS.5 ,
En este orden de ideas, al Experto no le resulta plausible que los titulares de marcas reconocidas como LOUIS VUITTON, STEVE MADDEN, JIMMY CHOO ó STELLA MCCARTNEY, pudieran alegar un estatus de notoriedad para los componentes no distintivos de sus marcas como “Louis”, “Steve”, “Jimmy” o “Stella”, que no son sino nombres propios de uso corriente, a pesar de que estuviesen registrados como marcas.
En otra parte de su escrito de alegatos, el Promovente sostiene que “aún y cuando es verdad que el nombre HUGO se trata de un nombre genérico, también es cierto que el mismo ha adquirido distintividad (secondary meaning) por la notoriedad de la marca”.
Este argumento es infundado. La pretendida notoriedad que le atribuye el Promovente a su marca HUGO no da lugar a que esta última adquiera distintividad, sino que el uso comercial de un término común puede llegar a propiciar que el mismo se asocie en la mente del público consumidor como marca de productos o servicios, y eventualmente la misma logre estimarse notoria, sin que una condición sea consecuencia necesaria de la otra.6
El significado secundario o distintividad adquirida es una institución de derecho marcario estadounidense, específicamente de su derecho consuetudinario o “common law”. En su acepción más simple, el significado secundario es una connotación nueva y adicional que se asocia a un signo carente de distintividad como un nombre propio, un término geográfico o descriptivo.7
Sin embargo, como este Experto pudo comprobar, el Promovente no tiene registrada la marca Hugo en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, lo que evidencia la falta de reconocimiento de significado secundario (es decir marcario) del nombre Hugo en ese país.
Por cuanto hace a México, la marca HUGO se encuentra registrada y consecuentemente el Promovente tiene derechos de uso exclusivos en el mercado mexicano con respecto a productos o servicios iguales o similares a los que ampara el título de registro de marca respectivo, a saber, artículos de vestir.8 Los derechos de marca del Promovente no impiden sin embargo que el término Hugo se utilice en su contexto natural de nombre propio.
Atento a las consideraciones que anteceden no se surte la condición prevista en el artículo 1.a.)ii.) de la Política.
F. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Frente al carácter acumulativo de los tres requisitos del artículo 1.a) de la Política para la procedencia de la acción intentada por el Promovente, se hace innecesario valorar los argumentos o pruebas ofrecidas por las partes con relación a este apartado.
A pesar de ello, el Experto desea hacer algunas consideraciones a propósito de este requisito.
Por un lado, como bien señala el Promovente, el Titular ha sido condenado en decisiones previas dictadas conforme a la Política por apropiarse indebidamente de marcas de terceros, incluyendo marcas notorias, lo que bien podría configurar un patrón de conducta infractor por parte del Titular. Sin embargo, cada caso debe decidirse a la luz de sus propios hechos documentados o inferidos del expediente, y de las promociones de las partes.
Por otro lado, el Experto advierte que el Titular registró para el nombre de dominio en disputa un domicilio en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América. Sin embargo, en la mayoría de los casos anteriores en que ha sido demandado, el Titular aparece domiciliado en México, Distrito Federal, por lo que este Experto duda de la veracidad del domicilio señalado por el Titular en el caso concreto, lo que podría estimarse un indicio de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Esta presunción de falsedad se corrobora con la declaración del propio Titular cuando afirmó que al momento de presentar su Escrito de Contestación se encontraba en una zona horaria del centro de México, y de manera más fehaciente, por el hecho de que la compañía de mensajería internacional contratada por el Centro no pudo entregar al Titular la documentación del caso remitida por el Centro debido a que el domicilio y/o datos de contacto que aparecen en Whois son erróneos o insuficientes.
En contrapartida, el Experto observa que el Promovente no demostró que el Titular hubiera usado en algún momento el nombre de dominio en disputa para aprovecharse indebidamente de la reputación del Promovente ó para desprestigiar ó diluir el carácter distintivo de su marca HUGO BOSS.
El Promovente afirma que el nombre de dominio en disputa se ha mantenido inactivo desde su registro y de ahí se desprende la mala fe del Titular. Sin embargo, la mera inactividad de un nombre de dominio no acredita la mala fe para efectos de la Política. Ver Shem, LLC v. Solytix, Inc., Caso OMPI No. D2009-0739 (la tenencia pasiva por sí misma es insuficiente para demostrar mala fe).
Por último, el Experto hace constar que la presente decisión no autoriza de manera alguna al Titular para usar en el futuro el nombre de dominio en disputa como vehículo para cometer conductas de competencia desleal o de infracción de marca en perjuicio del Promovente.
En estas condiciones, no se colma el supuesto del artículo 1.a.)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 18 de marzo de 2015
1 http://group.hugoboss.com/en/investor-relations/investment-case/hugo-boss-auf-einen-blick/
2 De fechas 5 y 6 de marzo de 2015, referidos en el antepenúltimo párrafo del apartado 3 de esta decisión.
3 Al respecto, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México dispone lo siguiente: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”
4 De acuerdo con Wikipedia, Hugo, de origen germánico, es uno de los nombres de pila más populares en Europa, ubicándose en el 9º sitio en España y 8º en Bélgica durante 2006.
5 El Promovente no acreditó realizar publicidad alguna sobre su marca HUGO dentro o fuera de México, ni aportó registros contables del volumen de ventas de los productos amparados por la marca HUGO o del porcentaje de dichas ventas en los ingresos totales del Promovente.
6 Para Thomas McCarthy resulta incongruente afirmar que “el término ha adquirido un significado secundario, luego entonces es una marca fuerte”; en su lugar debe decirse: “El término ha adquirido un significado secundario, por lo tanto es una marca”. El siguiente paso es preguntarse ¿qué tan fuerte es la marca? ya que la distintividad adquirida y la fuerza de una marca son conceptos jurídicos independientes. Ver McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition, Chapter 15. Secondary Meaning. Thomson Reuters, USA.
7 Ibídem.
8 El artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC”) establece lo siguiente: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.