Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux v. CESUMIN S.L. Jorge Casany

Caso No. DES2016-0020

1. Las Partes

La Demandante es AB Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.

El Demandado es CESUMIN S.L, Jorge Casany, con domicilio en Valencia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aeg-powertools.es> (el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2016. El 6 de julio de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de julio de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2016. El 12 de julio de 2016 el Demandado envió correo al Centro. El 16 de julio de 2016 la Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento. El 18 de octubre de 2016 la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El 19 de octubre de 2016 el Centro notificó las partes de la reanudación del procedimiento y que el nuevo plazo para contestar la Demanda era el 1 de noviembre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 18 de noviembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante se dedica a la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, que se comercializan bajo la marca AEG, así como otros productos, tales como maquinaria, herramientas electrónicas y de automoción.

La Demandante ha acreditado la titularidad y vigencia de la marca de la Unión Europea No. 5967 AEG, solicitada el 1de abril de 1996 y registrada el 24 de noviembre de 1998, para distinguir productos y servicios de diversas clases.

El Nombre de Dominio fue registrado el 22 de abril de 2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es una empresa sueca fundada en 1901, líder global en la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, que se comercializan bajo la marca AEG, así como otros productos, tales como maquinaria, herramientas electrónicas y de automoción, marca que tiene registrada a nivel internacional, haciendo referencia a diversos registros de la misma y, a modo de ejemplo, cita el registro de la marca de la Unión Europea No. 5967, de fecha 24 de noviembre de 1998, para distinguir productos y servicios de diversas clases.

- Que también es titular de varios nombres de dominio bajo el nivel superior genérico (“gTLD”) y bajo códigos de países (“ccTLDs”), tales como <aeg.com>, creado en 1993, y <aeg-electrolux.com>, creado en 2004.

- Que la marca AEG ha adquirido gran popularidad a nivel global, incluyendo España, y añade que la fama de la marca AEG ya ha sido confirmada en decisiones anteriores del Centro, cuyos datos facilita.

- Que el Nombre de Dominio presenta identidad o similitud con la citada marca AEG, sobre la cual ostenta Derechos Previos, con el consiguiente riesgo de confusión, señalando al respecto que el Nombre de Dominio reproduce la marca AEG en su totalidad y añade al mismo tiempo los términos descriptivos en inglés “power” y “tools” (en español “herramientas electrónicas”), sin carácter distintivo alguno, más bien al contrario, pues la presencia de estos términos refuerza la asociación entre el Nombre de Dominio y la citada marca ya que con la marca AEG también se comercializan servicios y productos de maquinaria y herramientas electrónicas.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, señalando al respecto que no se le ha otorgado autorización alguna para el uso de la marca AEG ni tampoco para el registro del Nombre de Dominio que contiene dicha marca; que no existe entre las Partes ningún tipo de relación comercial y tampoco es el Demandado distribuidor de la marca AEG; que el Demandado no es (ni ha sido) conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el Nombre de Dominio; y que tampoco está haciendo el Demandado un uso legítimo y de buena fe del Nombre de Dominio.

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, señalando sobre este particular que el Demandado tenía conocimiento previo de la marca AEG por tratarse de una marca conocida internacionalmente, también en España, y registrada desde 1998 de manera exclusiva a favor de la Demandante, habiendo sido utilizada ampliamente mucho antes de que el Nombre de Dominio fuera registrado (en el año 2010); que el Nombre de Dominio redirige automáticamente a la página Web “www.cesumin.info”, propiedad del Demandado, en la cual se ofrecen diferentes herramientas electrónicas (maquinaria, brocas, portaherramientas y otros accesorios del sector); que el Demandado está desviando consumidores de la Demandante de manera intencionada a una página Web donde se ofrecen y suministran productos que la Demandante también ofrece, con el fin de atraer a los consumidores a su propia página Web en la cual se promocionan productos de varias empresas, sin mención alguna de la marca AEG, de tal forma que el Demandado se está aprovechando de la fama de la marca AEG; y que la Demandante, cuando tuvo conocimiento de la existencia del Nombre de Dominio, contactó con el Demandado, enviándole el correspondiente requerimiento, sin haber recibido respuesta alguna, a pesar de diversos recordatorios, lo que se considera un indicio de mala fe en este tipo de procedimientos.

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado formalmente a las alegaciones del Demandante. Sin embargo, ha remitido al Centro un correo electrónico en el que manifiesta expresamente su voluntad de transferir el Nombre de Dominio a la Demandante de forma gratuita.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan - puesto que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en inglés) - el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP.

B. Derechos Previos

El Artículo 2 del Reglamento define como “Derechos Previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. La Demandante ha acreditado tales derechos sobre la marca AEG, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

C. Registro del Nombre de Domínio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene Derechos Previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A la vista de las alegaciones de la Demandante y de las pruebas aportadas, parecería que se cumplen los requisitos mencionados y que, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca AEG, difícilmente se podría defender que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio o la ausencia de mala fe en el uso que ha venido haciendo del mismo. En cualquier caso, no es menester entrar a valorar cada uno de dichos requisitos, ya que el Demandado, tal y como se ha indicado anteriormente, ha expresado en el presente procedimiento una voluntad clara de transferir el Nombre de Dominio a la Demandante. En la comunicación remitida al Centro, si bien intenta justificar el registro y uso del Nombre de Dominio, incluso llega a decir que estaba “esperando (…) a que contactasen y se dirigiesen a nosotros los representantes en España de la marca AEG para obsequiar y hacer entrega gratuita del mismo” y termina ofreciéndose a ser distribuidor de la marca AEG.

De hecho, ambas partes han colaborado para hacer efectiva la transferencia del Nombre de Dominio para evitar la presente Decisión, lo que ha motivado la suspensión del procedimiento. Sin embargo, por causas técnicas, la transferencia no se ha podido realizar. En una de las comunicaciones que ha dirigido la Demandante al Centro, aludiendo a los problemas que se han planteado, indica que “el Demandado ha sido muy cooperativo”, a pesar de lo cual no se han podido resolver tales problemas.

Todo ello es considerado por este Experto como un allanamiento. Es decir, las posiciones de ambas partes son las mismas. Así se ha considerado en casos similares resueltos bajo la UDRP, como por ejemplo en ClassicWeb SL v. The Company / José Truchado, Caso OMPI No. D2006-0918, o también en John Bowers QC v. Tom Keogan, Caso OMPI No. D2008-1720, o en The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2005-1132, donde se puede leer textualmente:

“A genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an immediate order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. Where the Complainant has sought transfer of a disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, then pursuant to paragraph 10 of the Rules the Panel can proceed immediately to make an order for transfer. This is clearly the most expeditious course (see Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207).”

Esta interpretación ha sido seguida en otras muchas decisiones bajo la UDRP, algunas de las cuales se mencionan en el párrafo 4.13 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <aeg-powertools.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto
Fecha: 23 de noviembre de 2016