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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
AB Electrolux v. S. d. M. C.
Caso No. DBR2019-0002
1. As Partes
A Reclamante é AB Electrolux de Estocolmo, Suécia, representada por SILKA Law AB, Suécia.
O Reclamado é S. d. M. C. de Santos, Brasil.
2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
Os nomes de domínio em disputa são <electroluxsantos.com.br> e < electroluxguaruja.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.
3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 20 de fevereiro de 2019 e incluía, além dos nomes de dominio em disputa, também o nome de domínio <electroluxpraiagrande.com.br>. Em 21 de fevereiro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio <electroluxsantos.com.br>, <electroluxguaruja.com.br> e <electroluxpraiagrande.com.br>. Em 22 de fevereiro de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, informando que o nome de domínio <electroluxpraiagrande.com.br> fora cancelado, confirmando que o Reclamado é titular do registro dos nomes de domínio <electroluxsantos.com.br> e <electroluxguaruja.com.br> e fornecendo os respectivos dados de contato.
Ante a irregularidade formal constante da Reclamação, a Reclamante apresentou Reclamação emendada no dia 1 de março de 2019 excluindo o nome de domínio <electroluxpraiagrande.com.br>.
O Centro verificou que a Reclamação emendada preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo se iniciou em 4 de março de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de março de 2019. Em 6 de março de 2019, o Reclamado enviou um e-mail ao Centro manifestando interesse em cancelar os registros ou tranferir os nomes de domínio em disputa. Em 7 de março de 2019, o Centro informou às Partes a possibilidade de acordo, caso houvesse requerimento da Reclamante para a suspensão do processo administrativo. A Reclamante não requereu a suspensão do processo administrativo. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 25 de março de 2019, o Centro informou às Partes o início do processo de nomeação do Painel Administrativo.
O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 30 de março de 2019. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 do Regulamento.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de Fato
A Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Electrolux”, é reconhecida fabricante mundial de eletrodomésticos, titular de diversos registros da marca ELECTROLUX no exterior. No Brasil, é titular, entre outros, dos registros marcários de No. 002521261, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 30 de agosto de 1970, e de No. 002625920, concedido pelo INPI em 30 de agosto de 1949, sendo ambos da marca nominativa ELECTROLUX.
Os nomes de domínio em disputa, <electroluxsantos.com.br> e <electroluxguaruja.com.br>, foram registrados pelo Reclamado em 8 de junho de 2012 e 18 de setembro de 2014, respectivamente. Os nomes de domínio em disputa foram utilizados para hospedar websites oferecendo serviços de assistência técnica para os produtos da Reclamante. Atualmente os nomes de domínio estão inacessíveis.
Em 6 de março de 2019, o Reclamado enviou um e-mail ao Centro manifestando interesse em cancelar os registros ou tranferir os nomes de domínio em disputa. O Reclamado, entretanto, não apresentou Defesa, deixando de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.
5. Alegações das Partes
A. Reclamante
A Reclamante alega que comercializa uma média de 60 milhões de produtos por ano para consumidores de 150 países utilizando a marca ELECTROLUX, e que o Brasil representa 12% da receita líquida nas vendas globais. Alega também que registrou nomes de domínio que incorporam tal marca sob quase 700 nomes de domínio de topo genéricos (em sua sigla em inglês, “gTLDs”) e nomes de domínio de topo de código de país (em sua sigla em inglês, “ccTLDs”) em todo o mundo, dentre eles <electrolux.com> e <electrolux.com.br>. Desse modo, sendo o Reclamado sediado no Brasil, não seria possível negar o conhecimento da marca ELECTROLUX no momento em que efetuou o registro dos nomes de domínio em disputa.
Alega ainda que considerando a grande fama e reputação da marca ELECTROLUX, há um risco considerável de que o público entenda que os nomes de domínio do Reclamado são de propriedade da Reclamante, ou concluam que existe alguma relação comercial entre as partes.
Além disso, aduz que os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente a marca ELECTROLUX com o mero acréscimo de termos geográficos correspondentes a cidades do estado de São Paulo. Nesse sentido, especialistas já decidiram em casos semelhantes que a adição de um termo geográfico não é suficiente para afastar a semelhança entre um nome de domínio e a marca ELECTROLUX.
Sustenta ainda que o efeito do uso da marca ELECTROLUX pelo Reclamado como parte dos nomes de domínio em disputa leva à impressão de que este possui alguma forma de autorização pela Reclamante.
Para fundamentar essa alegação, a Reclamante apresentou capturas de tela dos websites vinculados aos nomes de domínio em disputa, em que o Reclamado usa repetidamente a marca registrada e o logotipo da ELECTROLUX, bem como imagens de seus produtos, o que pode confundir os consumidores.
Para sustentar a ausência de interesses legítimos do Reclamado, a Reclamante alega que o Reclamado usa repetidamente a marca registrada e o logotipo da Reclamante nos websites (Anexo 9 da Reclamação), bem como imagens de produtos da Reclamante nos websites vinculados aos nomes de domínio em disputa, com o intuito de fazer parecer que há uma conexão com a Reclamante.
Por fim, a Reclamante aproveitou para mencionar que vem obtendo diversas decisões favoráveis em casos semelhantes de disputas de nomes de domínio sob o Regulamento e sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) e outras políticas1 .
Diante das alegações apresentadas, a Reclamante conclui que o Reclamado não tem direitos ou legítimos interesses em relação aos nomes de domínio em disputa, como previsto no art. 11(c) do Regulamento e no art. 7(b)(i) das Regras.
A Reclamante alega, ainda, que os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados com má-fé, pois o Reclamado não poderia alegar desconhecer a marca ELECTROLUX, tampouco utilizar os nomes de domínio em disputa para atrair intencionalmente, com fins comerciais, usuários de Internet para seus websites, como fez.
Requer, pelo exposto, a transferência dos nomes de domínio em disputa para si.
B. Reclamado
O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa.
Após o Reclamado receber notificação do Centro sobre a instauração deste procedimento administrativo, enviou e-mail manifestando interesse em cancelar os registros ou transferir os nomes de domínio em disputa para a Reclamante, conforme detalhado no Histórico do Procedimento.
6. Análise e Conclusões
De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”
A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado, bem como do e-mail enviado pelo Reclamado, permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) os nomes de domínio em disputa são suficientemente similares para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante, (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa, e (iii) os nomes de domínio em disputa foram registrados com má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.
A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
Os nomes de domínio em disputa, <electroluxsantos.com.br> e <electroluxguaruja.com.br>, registrados em em 8 de junho de 2012 e 18 de setembro de 2014, respectivamente, contêm o elemento “electrolux”, idêntico à marca de titularidade da Reclamante.
O mero acréscimo das indicações geográficas “guaruja” e “santos” não afasta a possibilidade de confusão com a marca da Reclamante.
Ademais, conforme decidido em outro caso envolvendo a marca ELECTROLUX, “acréscimo de elementos genéricos ou descritivos à uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa”.2
Esse também é o entendimento de especialistas em casos anteriores julgados de acordo com o Regulamento3 .
Nesse sentido, são aplicáveis o art. 3(a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(2)(a) das Regras, uma vez que os nomes de domínio em disputa reproduzem a marca ELECTROLUX de titularidade da Reclamante, registrada há mais de quatro décadas no INPI.
B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa
O Reclamado (i) registrou nomes de domínio que contêm o elemento “electrolux”, idêntico à marca de titularidade da Reclamante e (ii) utilizou a marca registrada da Reclamante, ELECTROLUX, em seus websites (Anexo 9 da Reclamação).
Baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e legítimos interesses do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa é inequívoca. O entendimento resta confirmado, ainda, pelo fato de o Reclamado ter renunciado expressamente, por e-mail, aos nomes de domínio em disputa.
O Reclamado sequer apresentou defesa para demonstrar a existência de legítimos interesses ou qualquer outro fundamento para permanecer com o registro e uso dos nomes de domínio em disputa.
Ante o exposto, resta clara a ausência de direitos ou legítimos interesses do Reclamado.
C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má-fé
Os nomes de domínio em disputa foram utilizados para oferecer serviços relativos aos produtos da marca ELECTROLUX da Reclamante, sem que houvesse autorização para tal e de modo a causar confusão entre os potenciais consumidores no que diz respeito ao sinal distintivo da Reclamante.
Entende a Especialista que ao usar os nomes de domínio em disputa desta forma, o titular intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu website criando confusão por associação com a marca da Reclamante. Tal conduta, nos termos do parágrafo único, do art. 3 do Regulamento, constitui má-fé.
Ademais, a Especialista entende, ainda, que o Reclamado não poderia alegar desconhecimento da marca ELECTROLUX.
Portanto, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso dos nomes de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art. 3 do Regulamento.
7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <electroluxsantos.com.br> e <electroluxguaruja.com.br> sejam transferidos para a Reclamante4 .
Simone Lahorgue Nunes
Especialista
Data: 4 de abril de 2019
Local: Rio de Janeiro, Brasil
1 AB Electrolux v. Contact Privacy Inc., Customer 0137675148 and 0141384525 / TMS and ICS Inc., Caso OMPI No. D2016-0101; AB Electrolux v. Ong Nguyen Duy Luat, Caso OMPI No. D2016-0685; AB Electrolux v. Mustafa Hocaoglu, Zirve Servis Hizmetleri, Caso OMPI No. D2016-0149; Aktiebolaget Electrolux v. Duong Van Tho, Caso OMPI No. D2014-1642; AB Electrolux v. Darcivan Petrucci, consertoelectrolux.com, Caso OMPI No. D2015-2258; Aktiebolaget Electrolux v. Luu Duc Viet, Caso OMPI No. D2014-1510; AB Electrolux v. Marcelo Aquilini Spadini, Caso OMPI No. DBR2015-0006; AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio, Caso OMPI No. DBR2016-0003.
2 AB Electrolux v. Sandro Luis Di Santi, Caso OMPI No. DBR2016-0004.
3 Microsoft Informática Ltda., Microsoft Corporation v. Raphael Castro Cabrera, Caso OMPI No. DBR2013-0010; Globex Utilidades S/A (Globex) e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A (Nova Pontocom) v. André Ribeiro, Caso OMPI No. DBR2012-0012; Lego System A/S v. Omar Quadros Motta, Caso OMPI No. DBR2014-0001; e Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. Ricardo César Braga, Caso OMPI No. DBR2016-0001.
4 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.