WIPO Arbitration and Mediation Center
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Gallerie degli Uffizi v. Stefano Romeo, Web Promoter Snc
Caso No. D2018-0167
1. Le Parti
Il Ricorrente è Gallerie degli Uffizi di Firenze, Italia, rappresentato internamente.
Il Resistente è Stefano Romeo, Web Promoter Snc di Firenze, Italia, rappresentato da Studio CoLegal, Italia.
2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato <uffizi.org> è registrato presso la società eNom, Inc. (il “Registrar”).
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 25 gennaio 2018 via email. Il 26 gennaio 2018, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 26 gennaio 2018, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. In data 8 febbraio 2018 il Centro ha notificato alle parti in inglese e in italiano che la lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato era l’inglese. Il Ricorrente ha depositato una richiesta di svolgimento della procedura in lingua italiana. In data 11 febbraio 2018 il Resistente ha accettato che l’italiano fosse la lingua del procedimento.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 13 febbraio 2018, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 9 marzo 2018. Il Resistente ha fatto pervenire una Risposta formale in data 9 marzo 2018. Il 12 marzo 2018, il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del Collegio.
Il Centro ha nominato, in data 29 marzo 2018, Edoardo Fano quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
La lingua della presente procedura è la lingua italiana a seguito di un accordo tra le parti, entrambe residenti in Italia, in applicazione delle Norme, paragrafo 11.
4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente, Gallerie degli Uffizi, è uno dei musei più famosi al mondo, con sede a Firenze.
Il Ricorrente è titolare della registrazione di marchio dell’Unione Europea No. 017158114 LE GALLERIE DEGLI UFFIZI e figura, registrata in data 25 gennaio 2018.
Il sito web ufficiale del Ricorrente è all’indirizzo “www.uffizi.it”.
Il nome a dominio contestato <uffizi.org> è stato registrato in data 22 ottobre 2003 e rimanda a un sito web dove si possono trovare informazioni e comprare biglietti in relazione al museo Gallerie degli Uffizi nonché ad altri musei fiorentini.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente ritiene che il nome a dominio contestato <uffizi.org> sia confondibilmente simile al proprio marchio LE GALLERIE DEGLI UFFIZI e figura.
Il Ricorrente afferma che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato.
Infine il Ricorrente considera ricorra malafede nella registrazione e nell’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, dal momento che il Resistente, attraverso la vendita online di biglietti di ingresso al museo Le Gallerie degli Uffizi a un prezzo più elevato, crea confusione tra gli utenti oltre a un danno economico consistente in guadagni mancati in capo al Ricorrente.
B. Resistente
Il Resistente mette in dubbio la titolarità in capo al Ricorrente del marchio LE GALLERIE DEGLI UFFIZI o UFFIZI, dal momento che non ritiene sufficiente l’affermazione che si tratti di un museo noto per provare l’esistenza di un marchio, mentre in allegato al Ricorso viene prodotto dal Ricorrente un certificato di registrazione non di un marchio bensì di un disegno comunitario, avente per oggetto la sigla GU stilizzata, né identico né simile al nome a dominio contestato.
Secondo l’opinione del Resistente “la Ricorrente, infatti, non asserisce né in alcun modo invoca l’esistenza di un marchio, registrato o non registrato, che coincide con Gallerie degli Uffizi o Uffizi, ma sostiene solo che si tratta di un museo importante. Il fatto di affermare che le Gallerie degli Uffizi sia un museo noto al mondo, in ogno caso, non prova l’esistenza di un marchio. Gallerie degli Uffizi, per quanto è dato sapere, è il nome di un museo, o, in altri termini, il nome di un luogo (gestito da un ente o istituzione). Le dispute regolate dalle UDRP, tuttavia, non offrono alcuna tutela ai nomi, ma solo ai marchi.”
Inoltre il Resistente ritiene di avere un interesse legittimo all’uso del nome a dominio contestato in quanto ben prima di ricevere la notizia del presente Ricorso faceva già uso da 7 anni (avendo acquistato il nome a dominio contestato nel 2009) del nome a dominio contestato per svolgere la propria attività, prevalentemente informativa, inserendo in vari punti del relativo sito web l’indicazione che non si tratta del sito web ufficiale delle Gallerie degli Uffizi.
A riprova di ciò il Resistente aggiunge che il Ricorrente, prima di presentare il presente Ricorso, era al corrente dell’esistenza del nome a dominio contestato e del contenuto del relativo sito web, come dimostrano scambi di corrispondenza via mail su base collaborativa tra funzionari del museo Gallerie degli Uffizi e il Resistente, nonché tra il Resistente e vari utenti, in alcuni di tali ultimi casi mettendo in copia conoscenza il museo Gallerie degli Uffizi: copia di questi messaggi viene prodotta dal Resistente in allegato alla propria Risposta.
In merito infine alla registrazione e all’uso in malafede del nome a dominio contestato, il Resistente ritiene infondate le allegazioni del Ricorrente su tale punto per i seguenti motivi.
Da anni il Resistente fa un uso in buona fede del nome a dominio contestato in un sito web dal contenuto prevalentemente non commerciale ovvero di informazione sul museo Gallerie degli Uffizi, con un chiaro disclaimer ripetuto più volte in merito al fatto che non si tratta del sito ufficiale di tale museo, allo scopo di evitare ogni possibile rischio di confusione.
Il presunto danno economico arrecato al Ricorrente tramite la vendita online di biglietti a un prezzo più alto, con conseguente confusione per i visitatori e perdita di profitti per il Ricorrente, non sussiste, dal momento che nel sito web del Resistente si indicano come prime e più economiche soluzioni all’acquisto dei biglietti i canali ufficiali del museo Gallerie degli Uffizi e solo da ultimo viene indicato il canale d’acquisto online di rivenditori autorizzati: dal momento che questi ultimi acquistano i biglietti direttamente dal Ricorrente, non viene sottratta alcuna somma alle entrate del museo.
6. Motivi della decisione
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto a un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; e
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio rileva l’errore commesso dal Ricorrente al momento di inviare in allegato al Ricorso non il certificato di registrazione del marchio dell’Unione Europea LE GALLERIE DEGLI UFFIZI e figura bensì il certificato di registrazione di disegno comunitario della sigla GU stilizzata, ma lo considera un errore non sostanziale dal momento che nel testo del Ricorso il marchio dell’Unione Europea viene identificato correttamente con il relativo numero di registrazione.
Tale registrazione di marchio dell’Unione Europea, che da una verifica nella banca dati TMview dell’EUIPO risulta essere di titolarità del Ricorrente, consiste in una parte denominativa “LE GALLERIE DEGLI UFFIZI” e in una parte figurativa “GU stilizzata”.
Secondo quanto prevede il paragrafo 1.10 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”) in tema di marchi comprendenti elementi figurativi, l’esame di identità o somiglianza tra tali marchi e il nome a dominio contestato potrà prescindere dall’elemento figurativo qualora quest’ultimo non consista nell’elemento dominante del marchio e l’elemento denominativo non sia oggetto di un disclaimer: il Collegio ritiene che nel caso in esame l’elemento dominante del marchio del Ricorrente sia non solo la sua parte denominativa, ma anche, all’interno della stessa, la denominazione UFFIZI.
Se infatti si analizzano uno per uno i due sostantivi della parte denominativa del marchio in esame, GALLERIE e UFFIZI, non si può che concludere che sia il sostantivo UFFIZI che permette agli utenti di identificare in modo univoco il famoso museo fiorentino, mentre il sostantivo GALLERIE, utilizzato da solo, non permetterebbe di raggiungere lo stesso scopo a causa della sua genericità.
A riprova di ciò, tanto il Ricorrente quanto il Resistente utilizzano come nome a dominio dei propri siti web la sola denominazione “Uffizi” (<uffizi.it> e <uffizi.org>) invece di LE GALLERIE DEGLI UFFIZI.
Sebbene il marchio del Ricorrente sia stato registrato in tempi recenti e in ogni caso dopo la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato, il fatto che il termine “Uffizi” sia a livello internazionale e da tempo immemorabile un marchio di fatto ai sensi del paragrafo 1.3 della “WIPO Overview 3.0” viene provato più grazie alle suddette considerazioni del Collegio e, per assurdo, al materiale probatorio prodotto dal Resistente che non all’esiguo Ricorso, nel quale il Ricorrente si limita ad affermare che il museo LE GALLERIE DEGLI UFFIZI è uno dei più famosi musei al mondo.
Infatti nel materiale allegato alla Risposta del Resistente il museo LE GALLERIE DEGLI UFFIZI viene con frequenza denominato solo con la parola UFFIZI sia all’interno del sito web del Resistente sia in precedenti versioni del sito web del Ricorrente, nonché in numerose comunicazioni intercorse tra alcuni utenti, peraltro non italiani, e il Resistente, comunicazioni sulle quali si tornerà più diffusamente nell’analisi dei successivi elementi della Policy.
Il Collegio si sente pertanto di poter sostenere la sussistenza di un diritto del Ricorrente sul marchio di fatto UFFIZI che precede la registrazione del marchio LE GALLERIE DEGLI UFFIZI e figura e che può senz’altro essere considerato un diritto su un marchio notorio, quantomeno nel settore museale.
Quanto infine all’aggiunta del dominio di primo livello, è ormai pacificamente accettato che i domini di primo livello, in questo caso “.org”, debbano essere ignorati nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. Vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
A seguito dell’analisi di quanto affermato dal Resistente nella sua Risposta, secondo l’opinione del Collegio il Resistente non ha diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato.
Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è un compito particolarmente arduo per un Ricorrente. Per tale ragione molti Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal Resistente. Ciò è conforme al paragrafo 4(c) della Policy che indica quali tipi di prove il Resistente possa fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. Come già rilevato nel caso Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270, l’onere della prova non è trasferito in capo al Resistente in virtù dell’paragrafo 4(c) della Policy, dal momento che il paragrafo 4(a) della Policy stabilisce che il Ricorrente deve provare “la presenza di ciascuno di tali tre elementi.” Tuttavia, appare chiaro che una volta che il Ricorrente abbia fornito una prova prima facie, spetti al Resistente confutare le circostanze addotte dal Ricorrente. In mancanza, l’onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del Resistente deve ritenersi assolto dal Ricorrente (Universal City Studios Inc. v. G.A.B. Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0416; PwC Business Trust v. Culito Sa, Caso OMPI No. D2001-1109).
Nel caso in esame sarà pertanto compito del Collegio valutare se il Resistente sia riuscito a confutare la prova prima facie presentata dal Ricorrente, che nel suo Ricorso si limita ad affermare che Gallerie degli Uffizi è l’unico soggetto titolare dell’uso esclusivo del nome a dominio UFFIZI, essendo titolare del relativo marchio, mentre il Resistente non ha né alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato.
Il Resistente, per parte sua, sostiene di aver usato per 7 anni, prima di aver notizia del Ricorso, il nome a dominio contestato nell’ambito della propria attività, prevalentemente non commerciale, consistente nell’offerta di servizi informativi, un uso che viene definito legittimo e comunque corretto, senza alcuna volontà di fuorviare i consumatori.
Il Collegio ritiene che tale uso sia, seppur prevalentemente informativo, in buona parte anche commerciale e che in tale parte non possa essere considerato un’offerta in buona fede di servizi per i seguenti motivi.
Il paragrafo 2.5.1 della “WIPO Overview 3.0” prevede che quando il nome a dominio contestato corrisponde esattamente al marchio del Ricorrente, come nel caso di specie sulla base delle considerazioni sul primo elemento della Policy, il rischio che ciò implichi una connessione implicita con l’attività del Ricorrente è molto elevato.
Come già sottolineato nell’analisi del primo elemento di cui sopra, il Collegio è in grado di ricavare più elementi a sostegno della propria tesi dal materiale probatorio della Risposta che non dal Ricorso stesso.
Anche in questo caso infatti il tenore degli scambi di mail, tra il Resistente e vari utenti, allegati alla Risposta dimostra come questi ultimi si siano indirizzati al Resistente pensando di avere a che fare con il Ricorrente, fino al punto di esordire in un caso con l’espressione “Gentile Direttore”.
Ciò dimostra come la presenza dei disclaimer nel sito web al nome a dominio contestato non siano sufficienti a scongiurare la confusione tra gli utenti, che sono portati a credere che sussiste, se non una totale identità, per lo meno una qualche connessione tra il Resistente e il Ricorrente.
Il Resistente, nell’esposizione del secondo elemento della Policy, fa riferimento anche ai criteri relativi ai rivenditori autorizzati e non autorizzati di prodotti o servizi legati all’attività del Ricorrente, fissati dalla decisione sul caso <okidataparts.com> e presenti al paragrafo 2.8.1 della “WIPO Overview 3.0” (cosiddetto test Oki Data).
Bisogna innanzitutto premettere che tale test non si dovrebbe applicare al caso in esame secondo quanto previsto dal paragrafo 2.8.2 della “WIPO Overview 3.0”, in base al quale i criteri del test Oki Data troverebbero spazio solo laddove il nome a dominio contestato consista nel marchio del Ricorrente accompagnato da una denominazione descrittiva: se invece, come nel caso di specie, il nome a dominio contestato è identico al marchio del Ricorrente, numerosi Collegi hanno considerato che non possa sussistere un diritto o interesse legittimo in capo al Resistente (in applicazione del paragrafo 2.5.1 della “WIPO Overview 3.0” di cui sopra).
Nonostante ciò, anche a volersi addentrare nell’analisi dei criteri del test Oki Data in merito al caso in esame il Collegio rileva che, come sopra affermato, i disclaimer utilizzati nel sito web del Resistente non sono sufficienti a scongiurare la confusione da parte degli utenti con il sito ufficiale del Ricorrente, oltre al fatto che in tale sito web del Resistente non vengono venduti solo biglietti del museo del Ricorrente ma anche biglietti di altri musei fiorentini, contravvenendo in tal modo a due dei quattro criteri cumulativi del test Oki Data.
Il Collegio pertanto ritiene che il Ricorrente abbia provato il secondo elemento richiesto al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Il paragrafo 4(b) della Policy prevede che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il Resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o a un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del Resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella della Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è pertanto da considerarsi esaustivo.
Il fatto che il Resistente fosse a conoscenza del marchio del Ricorrente, seppur di fatto e in ogni caso notorio, al momento della registrazione del nome a dominio contestato è fuori discussione, anche e soprattutto per il fatto che tale nome a dominio rinvia a un sito web dedicato al museo del Ricorrente.
Al momento della registrazione del nome a dominio contestato il Resistente era pertanto consapevole di registrare come nome a dominio un marchio notorio senza averne diritto o interesse legittimo, come dimostrato nella precedente analisi del secondo elemento della Policy.
Quanto poi all’uso del nome a dominio contestato in malafede, secondo il Collegio la presenza di disclaimer all’interno del sito web corrispondente può essere considerata un’ammissione da parte del Resistente che gli utenti si potrebbero confondere (paragrafo 3.7 della “WIPO Overview 3.0”), sulla base degli scambi di mail con gli utenti prodotti nella Risposta.
L’affermazione del Resistente che il Ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza del nome a dominio contestato e del relativo sito web viene basata sulla produzione in allegato alla Risposta di scambi di mail avvenuti in passato tra il Resistente e soggetti appartenenti a enti o dipartimenti in qualche modo collegati al museo del Ricorrente.
A parte il fatto che nessuna di tali comunicazioni sancisce un esplicito consenso da parte di tali soggetti, ammesso e non concesso che fossero autorizzati a darlo, alla registrazione e all’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato, il Collegio rileva una certa tensione in tali scambi di mail, ben lungi dallo spirito collaborativo affermato dal Resistente.
A riprova di ciò si riporta il messaggio mail in cui una funzionaria del Dipartimento di Comunicazione Digitale degli Uffizi (peraltro anche in questo caso indicati unicamente come “Uffizi” e non “Gallerie degli Uffizi”) afferma che: “Il sito è facilmente rintracciabile da mesi sotto il nome di dominio ministeriali www.uffizi.it. Ringraziandovi per l’aggiornamento della vostra pagina, vi invitiamo a farlo quanto prima rinominando la pagina, stante poi che al momento abbiamo più accessi di voi, cordialmente”.
Il Collegio ritiene pertanto che il Resistente abbia registrato e usi il nome a dominio contestato con la finalità di attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando una confusione iniziale con il marchio di titolarità del Ricorrente in merito all’origine del sito web e dei servizi del Resistente e dando successivamente l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella del Ricorrente, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4(b)(iv) della Policy. I disclaimer presenti nel relativo sito web non sono infatti sufficienti a scongiurare il rischio di confusione e non fanno invece altro che confermare la consapevolezza del Resistente in merito a tale rischio nonché il suo desiderio di approfittarne.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata l’esistenza del terzo e ultimo elemento previsto dalla Policy al paragrafo 4(a)(iii), vale a dire che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in malafede da parte del Resistente.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti, il Collegio dispone che il nome a dominio <uffizi.org> venga trasferito al Ricorrente.
Edoardo Fano
Membro Unico del Collegio
Data: 21 aprile 2018