Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Five Fingers Company Limited v. Víctor Vélez San Juan
Caso No. D2014-1534
1. Las Partes
La Demandante es Five Fingers Company Limited, con domicilio en Exeter, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Innovatech Law Firm, S.L.P., España.
El Demandado es Víctor Vélez San Juan, con domicilio en Barcelona, España, representado por CAF Advocats, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pegatin.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Mesh Digital Limited.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de septiembre de 2014, con respecto a los nombres de dominio <pegatin.com> y <fivefingerscompany.com>. El 8 de septiembre de 2014, el Centro envió a Mesh Digital Limited vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio indicados. El 10 de septiembre de 2014, Mesh Digital Limited envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los nombres de dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de septiembre de 2014. El 2 de octubre de 2014, el Centro informó a las Partes sobre la posibilidad de suspender el procedimiento a fin de explorar un posible arreglo de la controversia. El 7 de octubre de 2014, el Centro notificó la suspensión del procedimiento. El 21 de octubre de 2014, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento exclusivamente con respecto al nombre de dominio en disputa dado que el nombre de dominio <fivefingerscompany.com> había sido transferido al Demandante. El 22 de octubre de 2014, el Centro informó a las Partes la reanudación del procedimiento. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de octubre de 2014. La Demandada contestó a la Demanda el 27 de octubre de 2014, y el mismo día el Centro acusó el recibo de la Contestación.
El día 4 de noviembre de 2014, el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Five Fingers Company Limited (en adelante "FFC"), constituida el 15 de enero de 2013, es una sociedad mercantil, con domicilio en Exeter, Reino Unido. Sus socios son los Sres. Marshall, García y Vélez (este último, el Demandado). Cada uno de ellos posee un tercio de las acciones de la compañía, y es Director o Gerente de la misma. La compañía se dedica a la fabricación y venta de etiquetas o "stickers" de identificación para adherirlas en bicicletas y motocicletas.
El 18 de julio de 2014, la Demandante presentó ante la Intellectual Property Office del Reino Unido la solicitud de marca PEGATIN bajo el número UK00003064812 para proteger "stickers" adhesivos de la clase 16 y vestimenta para ciclismo de la clase 25.
El 25 de julio de 2012, el Demandado registró el nombre de dominio en disputa.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda la Demandante sostiene lo siguiente:
Los socios promotores de la sociedad FFC, A. García González (en lo sucesivo, el "Sr. García"), H. Marshall (en lo sucesivo, el "Sr. Marshall") y el también socio promotor y Demandado en el presente procedimiento, Víctor Vélez San Juan (en lo sucesivo, "el Sr. Vélez"), acordaron crear los sitios Web "www.pegatin.com" y "www.pegatin.es", con el fin de comercializar los productos de FFC. Durante el proceso de constitución de FFC, los socios promotores repartieron entre sí las tareas a realizar para constituir la sociedad con éxito. En base a la plena confianza que Sr. García y el Sr. Marshall depositaron en el Sr. Vélez, le encargaron verbalmente, y este aceptó, registrar los nombres de dominio <pegatin.com>, <pegatin.es> y <fivefingerscompany.com>, para evitar que un tercero se adelantara.
Los socios promotores acordaron que el registro de dichos nombres de dominio se hiciera en todo caso bajo el nombre y titularidad de FFC. Dado que al momento de registro de esos nombres de dominio los trámites de constitución de FFC se habían iniciado pero aún no se habían completado, los socios promotores decidieron utilizar la cuenta que la sociedad SI O QUE DISEÑO INTELIGENTE, S.L. (en lo sucesivo "SI O QUE"), de la que el Demandado era y continua siendo actualmente administrador solidario, que el Demandado tenía con el Agente Registrador RedCoruna. Los tres nombres de dominio mencionados se trasladarían a la cuenta y servidor propios de FFC tan pronto como se completara su constitución. Según lo previsto, y durante el proceso de constitución de la sociedad, el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio en disputa a través del Registrador RedCoruna, el día 25 de julio de 2012.
Finalmente la sociedad FFC fue constituida e incorporada el 15 de enero de 2013.
El nombre de dominio en disputa <pegatin.com> es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca no registrada PEGATIN, sobre la que FFC tiene derechos de "common law".
Desde su constitución, FFC ha estado realizando actividades de promoción y comercialización de sus productos utilizando y explotando el signo distintivo PEGATIN como su marca comercial, tanto a nivel nacional como internacional, a través de las redes sociales, mediante la creación y explotación de sus cuentas en Facebook y Twitter, de sus sitios Web "www.pegatin.com" y "www.fivefingerscompany.com", y de un sistema de venta en línea a usuarios y consumidores a través del sitio Web "www.pegatin.com".
Asimismo, FFC contrata y paga a colaboradores para administrar, en nombre y representación de FFC, las páginas de Facebook y la cuenta de Twitter, así como para generar y publicar contenidos e imágenes relacionados con los productos PEGATIN, en Facebook y Twitter, destinados a sus seguidores. A través de Facebook y Twitter, FFC dirige a los seguidores mediante un enlace al sitio Web "www.pegatin.com" para que compren en línea productos PEGATIN.
FFC ha invertido más de 150.000 euros en anuncios en Facebook para promocionar la marca PEGATIN, para que adquiera reconocimiento y reputación entre los usuarios y consumidores de pegatinas de identificación personalizadas para bicicletas. Esta inversión ha permitido que PEGATIN como signo distintivo se haya consolidado como la palabra más utilizada por los usuarios para buscar en Internet dichos productos o "bike name stickers".
Con el fin de comercializar sus productos, FFC también planificó la creación de los sitios Web "www.pegatin.es", para el territorio español y "www.fivefingerscompany.com" como página corporativa.
Entre abril de 2013 y agosto de 2014, coincidiendo con la inversión por FFC en publicidad en Facebook, el número de visitas al sitio Web "www.pegatin.com" llegó a 529.550, lo que demuestra que dicha inversión ha contribuido y sigue contribuyendo a la consolidación de la marca PEGATIN.
La compra de los productos PEGATIN se realiza exclusivamente a través del sitio Web "www.pegatin.com". El pago por la compra y entrega se realiza mediante PayPal, a través de la cuenta "paypal@pegatin", titularidad de FFC. El Sr. Marshall aparece en estos documentos como administrador de la cuenta y la dirección del negocio coincide con la del domicilio social de FFC en Reino Unido. Para llevar la contabilidad de las transacciones a través de su sitio Web "www.pegatin.com", FFC mantiene una cuenta en el servicio de contabilidad XERO. Las compras a través del sitio Web "www.pegatin.com" se realizan de modo seguro mediante el servicio Quick SSL Premium contratado por FFC al registrador RedCoruna. Para incrementar sus ventas, FFC ofrece, en el apartado "Partners" del sitio Web "www.pegatin.com", la posibilidad de afiliación de terceros para la comercialización de los productos PEGATIN a través de los sitios Web, blogs o cuentas en redes sociales de dichos terceros. Asimismo, FFC invita a empresas promotoras a celebrar acuerdos de promoción y venta de sus productos PEGATIN. FFC ha vinculado en todo momento la marca PEGATIN con el Demandante indicando su propiedad sobre la marca, logrando una sólida asociación entre uno y otra, evitando la confusión de usuarios, consumidores, y posibles socios y afiliados. Así en la misma página Web "www.pegatin.com", en el apartado "Nosotros", se indica lo siguiente: "Pegatin pertenece a Five Fingers Company Ltd (8361782), registrada en Exeter, Inglaterra. Fundada en enero de 2013 por un equipo apasionado en crear grandes productos para la vida real". En el sitio Web de FFC, "www.fivefingerscompany.com", aparece el logo de la marca PEGATIN con un enlace directo a "www.pegatin.com", promocionando la compra de sus productos PEGATIN. En el apartado de "Contacto" se indica la dirección de la sociedad en Reino Unido que coincide con la de su domicilio social. La dirección de correo electrónico coincide con una de las direcciones indicadas en el apartado de Contacto de FFC en Twitter "@pegatins".
En las páginas de Facebook también se indica que PEGATIN es propiedad de FFC. FFC en cada proceso de compra de los productos PEGATIN a través de "www.pegatin.com", mediante la cuenta de PayPal de FFC, envía un e-mail de confirmación de pedido, indicando "Pegatin pertenece a Five Fingers Company Ltd (8361782), Exeter, Inglaterra". PayPal también envía una confirmación de compra por correo electrónico informando que el cliente ha enviado un pago a FFC, el comerciante, y que en el extracto de su tarjeta de crédito el cargo aparecerá como "PAYPAL *PEGATIN.COM". En las facturas emitidas por FFC a sus clientes por compra de productos PEGATIN también se deja constancia expresa que la marca PEGATIN es propiedad de FFC. FFC en su cuenta de Linkedin también indica claramente que la marca PEGATIN es de su propiedad. En el registro de sus bases de datos ante la autoridad de protección de datos del Reino Unido, el "Data Protection Register", FFC vincula a FFC con la marca PEGATIN.
Las relaciones de FFC con sus "Partners" y afiliados prueban nuevamente el vínculo entre la sociedad y la marca "Pegatin". Así lo demuestran el acuerdo comercial celebrado entre FFC y MAAP Communications Limited para la comercialización de los productos PEGATIN; y la factura emitida por UK Cycling Events Limited a FFC en concepto de promoción de los productos PEGATIN. Recientemente, FFC ha encargado a una empresa de consultoría externa la elaboración de las Condiciones Generales de Contratación que regulan las relaciones entre FFC y los usuarios del sitio Web "www.pegatin.com". En ellos se indica que el sitio Web es propiedad de FFC.
FFC ha adquirido derechos de "common law" sobre la marca no registrada PEGATIN mediante su uso en el tiempo, la comercialización de sus productos bajo la misma marca, y la realización de una elevada inversión en la promoción y asociación de dicha marca con FFC. Como se indicó en casos previos no se requiere que una marca esté registrada para tener derechos legales sobre la misma. Además, FFC ha solicitado el registro de la marca PEGATIN ante la Intellectual Property Office del Reino Unido. El 12 de agosto de 2014, FFC ha recibido una comunicación del examinador donde se informa la publicación de la solicitud en el Trade Marks Journal.
En conclusión, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca no registrada PEGATIN, sobre la cual FFC tiene derechos.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe por parte del Demandado. El 30 de marzo de 2014, los Sres. García y Marshall recibieron un email del Sr. Vélez informando que el nombre de dominio en disputa se tenía que transferir a la cuenta que FFC tiene con el Registrador RedCoruna ya que aún se encontraba en la cuenta que la sociedad SI o QUE tiene con dicho Registrador. En dicho correo electrónico, el Sr. Vélez facilitó los códigos de autenticación para que se trasladara el nombre de dominio en disputa del hosting de SI o QUE al servidor de FFC. En consecuencia, pese al largo tiempo transcurrido desde la constitución de FFC, el Sr. Vélez todavía no había trasladado el nombre de dominio en disputa de la cuenta de SI o QUE en RedCoruna a la cuenta abierta por la sociedad FFC en el Registrador de su elección. Pero además, los Sres. García y Marshall no pudieron realizar la transmisión del hosting de la sociedad SI o QUE al de FFC por estar los códigos bloqueados. Ante la sorpresa y confusión por tal actuación del Sr. Vélez, los Sres. García y Marshall comprobaron en la base de datos WhoIs que el titular o registrante del nombre de dominio en disputa es Víctor Vélez San Juan, y no FFC, y que la dirección de correo electrónico que aparece es su dirección de correo electrónico en la sociedad Sl O QUE, en vez de la dirección de correo electrónico de FFC. Además, la dirección física registrada coincide con la de la sociedad SI o QUE y no con la de FFC. Por tanto, los Sres. García y Marshall confirmaron no sólo que el nombre de dominio en disputa sigue en la cuenta de SI o QUE en RedCoruna, y, por tanto, en una cuenta ajena a FFC, a la que FFC no tiene acceso, y de la que FFC carece de las contraseñas pertinentes, sino que además el Sr. Vélez había usurpado la titularidad de FFC sobre los mismos.
Los días 4 y 5 de junio de 2014, la representante legal del Demandado envió por correo electrónico dos comunicaciones en las que manifestaba expresamente el deseo de su representado de dejar de ser accionista de FFC y realizaba una oferta de venta del 100% de las acciones de las que el Sr. Vélez es titular en FFC por un precio global de 140.000 euros incrementado en 1/3 del importe beneficio/ahorro de la empresa, que la representante estima entre 26.000 y 30.000 euros. Ante la inesperada oferta de venta, los Sres. García y Marshall consultaron de nuevo la base de datos WhoIs, y detectaron que el nombre de dominio en disputa había sido renovado por el Sr. Vélez el 10 de junio de 2014, y que los detalles de la cuenta habían sido cambiados desde la verificación anterior. En particular, la dirección de correo electrónico pasó a ser la personal del Sr. Vélez y la dirección física del titular o registrante la de su domicilio. En consecuencia, el Sr. Vélez mantuvo el control y adquirió un control total personal sobre el nombre de dominio en disputa, usurpando su titularidad, y manteniéndolo en una cuenta de registro y servidor ajenos a FFC, a los que esta no tiene acceso. Además, incorpora a <pegatin.com> los datos de contacto personales. De este modo el Sr. Vélez consolida el secuestro del nombre de dominio en disputa, del que FFC es legítimo titular.
La representante legal del Sr. Vélez confirmó en el burofax del 1 de agosto de 2014 que el nombre de dominio en disputa (junto con <pegatin.es>, que no es objeto de esta Demanda), se había transferido a una cuenta personal del Sr. Vélez y a un servidor de su propiedad. Aunque se trata de un reconocimiento del Demandado, esto no ha podido ser verificado ni contrastado de modo separado por la Demandante.
En una conversación mantenida por medio de WhatsApp entre los tres Socios y Directores, los días 13 y 14 de junio de 2014, los Sres. García y Marshall le pidieron al Sr. Vélez que trasladara el nombre de dominio <pegatin.com> a la cuenta de FFC, y éste respondió que a partir de ese momento los asuntos relacionados con los nombres de dominio debían tratarse con su representante legal.
En un intento de recuperar el nombre de dominio en disputa, el día 16 de junio de 2014, FFC envió un correo electrónico a SI o QUE, con copia al Demandado y a su representante legal, para que transmitieran el nombre de dominio en disputa desde su cuenta en RedCoruna a la cuenta de FFC. SI o QUE respondió con un email donde entregaba únicamente los códigos de autenticación para el nombre de dominio <fivefingerscompany.com>. Al proceder los Sres. García y Marshall a la transmisión de dicho nombre de dominio, los códigos seguían bloqueados. El mismo día, los Sres. García y Marshall recibieron un correo electrónico de la representante legal del Demandado donde indicaba que "cuando el Sr. Vélez les haya vendido sus acciones en Five Fingers Co., procederá al cambio de los Dominios pegatin.com y pegatín.es...". Por tanto, el Demandado condiciona de este modo la transmisión de los nombres de dominio a la compra de las acciones del Sr. Vélez en FCC por el precio exorbitante antes indicado.
En consecuencia, el Demandado ha actuado de mala fe. Cuando se le encomienda que registre el nombre de dominio en disputa, el Demandado, a pesar del acuerdo verbal con los otros dos socios y directores, y de las instrucciones recibidas, procede a registrarlos bajo su nombre y titularidad personal. Además, mantiene los nombres de la cuenta y servidor de SI o QUE después que FFC ya estaba constituida. Ha abierto su propia cuenta en un Registrador de su elección, usurpando su titularidad y quebrando la confianza depositada en él por los otros dos socios fundadores, y actuando en contra del interés de la sociedad. El único requisito para registrar un nombre de dominio es que se paguen las tasas. En consecuencia, se puede registrar un nombre de dominio por cuenta de un tercero y a favor y a nombre de éste incluso aunque se trate de una sociedad en fase de constitución como era el caso de FFC, usando la propia dirección personal como contacto. Nada impedía al Demandado registrar el nombre de dominio en disputa bajo el nombre y titularidad de FFC, aportando su personal dirección como contacto, para que una vez constituida la sociedad se cambiara esa dirección por la de FFC y se transmitieran los nombres de dominio de la cuenta y del hosting de SI o QUE a los de FFC.
Asimismo, la renovación del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado constituye un acto de mala fe, equiparable a un registro de mala fe según lo establecido por la jurisprudencia de los paneles que aplican la Política.
El Demandado Sr. Vélez decidió que quiere dejar de ser socio y director de FFC, y en un acto de incumplimiento de su deber fiduciario hacia la sociedad, y actuando en propio interés y en perjuicio de FFC, mantiene secuestrado el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de que el sitio Web "www.pegatin.com" es el recurso único de FFC para obtener ingresos. El Demandado adquiere el control absoluto sobre el nombre de dominio en disputa, privando a su legítima propietaria, la sociedad FFC, de la titularidad y control sobre el mismo, reiterando la mala fe al renovarlo cuando ya era notoria y conocida la asociación entre la marca PEGATIN y FFC.
El Demandado realiza dicha maniobra con la finalidad de mala fe de obtener un beneficio del nombre de dominio en disputa, ganar poder de negociación ante la sociedad FFC, e imponer la venta de sus acciones en FFC por un precio dictado por él como condición para transmitir el nombre de dominio. En AvCraftAviatíon, L.L.C v. Gary Kohlschmidt, Caso OMPI No. D2004-0213, el registro por parte del demandado y el uso del nombre de dominio en cuestión con el fin de ganar poder de negociación en una disputa con la empresa por la que trabajaba, no se considera un uso de buena fe. Por tanto, concurre el requisito del registro y uso del nombre de dominio en disputa con mala fe por parte del Demandado según el párrafo 4(b) de la Política.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Sr. Vélez en ningún momento ha hecho uso del nombre de dominio en disputa ya que este ha sido explotado de manera exclusiva por FFC a través de su sitio Web "www.pegatin.com", único y exclusivo recurso para la obtención de ingresos de FFC. El Demandado además de ser socio fundador y director de FFC presta servicios de marketing de los productos PEGATIN a FFC, y ha actuado en todo momento en nombre y representación de FFC. En ningún momento se ha asociado o identificado el uso del nombre de dominio en disputa con el Sr. Vélez, sino con la sociedad FFC. Al emitir facturas a FFC por servicios prestados a la sociedad donde se menciona la marca PEGATIN, el Sr. Vélez reconoce la titularidad de la marca por parte de FFC, y, por tanto, que FFC tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En su cuenta de Linkedin, el Demandado indica que su función en FFC, en su condición de socio cofundador y director, es desarrollar "ideas para la Comunidad Ciclista Internacional e impulsión de proyectos como "www.pegatin.com", y, por tanto, reconociendo que el nombre de dominio en disputa pertenece a FFC.
El día 16 de enero de 2014, el Sr. Marshall adquirió el nombre de dominio <pegatin.cc>, en nombre y representación de FFC. El dominio ".cc" es genérico e identifica aquellas páginas Web relacionadas con la "culture cicliste" (cultura ciclista), o el mundo del ciclismo. La adquisición de <pegatin.cc> es una estrategia de marketing de FFC para ampliar el ámbito de influencia comercial de su marca PEGATIN más allá de su sitio Web "www.pegatin.com", demostrando que FFC es la legítima titular del nombre de dominio en disputa. Si FFC no fuera la legítima titular, y en cambio lo fuera el Sr. Vélez, éste, en su condición de socio fundador y director de la sociedad, no habría dado el visto bueno para que se procediera a la adquisición por parte de FFC del nombre de dominio <pegatin.cc>, ya que dicha actuación conllevaría el riesgo de asociación entre el dominio <pegatin.com>, de su supuesta y negada titularidad, con el nombre de dominio <pegatin.cc>, de la titularidad de FFC. Por tanto, al dar el Sr. Vélez la aprobación para que FFC adquiera el nombre de dominio <pegatin.cc>, el Demandado reconoce que FFC tiene legítimos derechos e intereses sobre el nombre de dominio <pegatin.com>.
El 18 de junio de 2014, el Sr. García envió un correo electrónico a la representante legal del Demandado pidiendo que fueran "conscientes del daño que puede representar cualquier alteración y manipulación de los dominios" y que "sean responsables con ellos y no suceda nada que pueda perjudicar seriamente al día a día de la empresa". La representante legal del Sr. Vélez respondió que "se garantiza el perfecto y normal funcionamiento de los dominios en cuestión, tal y como se viene haciendo desde su adquisición", admitiendo de este modo que el Sr. Vélez tiene pleno control sobre los nombres de dominio y que cualquier alteración y manipulación de los mismos puede causar un grave perjuicio a FFC. Asimismo, la representante legal del Sr. Vélez está reconociendo que la sociedad FFC es quien efectivamente utiliza los Nombres de Dominio, y que, por tanto, es la sociedad FFC, y no el Sr. Vélez, quien tiene legítimos intereses sobre el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
En su contestación a la Demanda el Demandado sostiene lo siguiente:
Según consta en los "Articles of Association" de FFC, que regulan el funcionamiento de la sociedad, la Demandante carece de legitimación activa para interponer la Demanda. En efecto, la Demandante no acredita la existencia de un Acuerdo, aprobado por mayoría en una Junta General de Accionistas compuesta por los tres socios ni por el órgano de Administración, que acuerde por mayoría la interposición de la Demanda en reclamación de la titularidad del nombre de dominio en disputa. Tampoco acredita la notificación de convocatoria de dicha Junta a todos los accionistas (incluido el Demandado), vulnerando con ello no sólo los "Articles of Association", sino también los derechos y obligaciones de los accionistas y
administradores de FFC, las normas de buena fe más elementales, y los derechos del Demandado, socio fundador, propietario de un tercio de las acciones y uno de los tres Directores de FFC y, por tanto, miembro del órgano de Administración. Por ello quien tiene legitimación para interponer la demanda no es FFC, sino dos socios de ésta como personas físicas, el Sr. García y el Sr. Marshall que, en el presente caso, actúan en su propio nombre, representación y exclusivo interés.
La Demandante no acredita los hechos alegados pues el documento que acompaña para su acreditación es de fecha 15 de enero de 2013, fecha en la que se constituyó formalmente FFC. De hecho, la Demandante no puede acreditar el proceso de constitución de FFC con anterioridad al día 24 de septiembre de 2012, pues fue el Demandado quien, mientras desarrollaba su actividad laboral en la empresa SI O QUE, adquirió de forma unilateral y en exclusiva la titularidad de los nombres de dominios <pegatin.com> y <pegatin.es>, justo en el momento en que tuvo la idea de crear la marca no registrada PEGATIN, así como la Web para proceder a la venta de sus productos en fecha 25 de julio de 2012.
El Demandado impugna la Declaración Jurada fechada en Barcelona el 22 de agosto de 2014, de los Sres. García y Marshall, no hecha ante fedatario público.
El nombre del dominio en disputa no es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca no registrada PEGATIN sobre la que el Demandante no tiene derecho alguno. Aunque el Demandado considera que no se requiere que una marca esté registrada para tener derechos legales sobre la misma, la Demandante no ha acreditado que tenga derechos sobre PEGATIN . En algunas jurisdicciones de derecho anglosajón o "common law", rige el sistema declarativo de adquisición de derechos de propiedad industrial, es decir el derecho sobre una marca se adquiere con su uso continuado en el comercio. En otras jurisdicciones de derecho civil, como España, los derechos de propiedad industrial se adquieren a través del sistema atributivo, es decir, mediante el registro concedido por la autoridad competente.
La Demandante sólo prueba que FFC fue constituida e incorporada en el Registro Mercantil de Inglaterra el día 15 de enero de 2013, constando como domicilio social el sito en Exeter, Reino Unido, sin mencionar que el domicilio social real de dicha sociedad desde su constitución fue fijado en Barcelona, España, coincidiendo con un pequeño despacho que regentaba el Sr. García y, paralelamente a éste, y sólo como domicilio fiscal en España, se fijó el sito en Barcelona, España. Desde hace unos meses, se ha trasladado a un local más amplio en Barcelona, España. De hecho, la actividad social de dicha sociedad se desarrolla en exclusiva en el Estado Español (Barcelona) pues, la fabricación, venta y comercialización de pegatinas de identificación personalizadas se realiza desde la ciudad de Barcelona, España, siendo una mera anécdota fiscal su constitución en Reino Unido y, por ende, su domicilio social en dicho país, que corresponde al domicilio particular de los padres de uno de los socios, el Sr. Marshall. De ahí que no exista ningún contrato de alquiler suscrito por la Demandante que la vincule con dicho domicilio, ni tampoco recibos alquiler mensual, o facturas emitidas a la Demandante por parte de imprentas sitas en Inglaterra, por cuanto se trata de un domicilio particular que sólo opera a fin de conceder beneficios fiscales a la Demandante, los que no podría obtener en España.
El Demandado acompaña los recibos, aval y gastos de gestión que prueban que el domicilio social real de la Demandante se halla en Barcelona, España, y diversas facturas emitidas a FFC por la imprenta Camaloon sita en Barcelona, España, con las que se acredita que la producción y fabricación de las pegatinas, así como su destino final antes de su comercialización se encuentra en Barcelona. Así como otras facturas emitidas a FFC en su domicilios sociales sitos también en Barcelona, España, y una captura de pantalla del sitio Web "www.pegatin.com", donde se especifica que PEGATI se encuentra en Barcelona, España, y que todas la pegatinas se fabrican, comercializan y venden desde dicha ciudad.
Nótese, además, que en documentos acompañados por el propio Demandante, aparece como domicilio social el sito en Barcelona, España, y en otro documento dos de los socios fijan su domicilio en Barcelona, España, siendo el Sr. Marshall quien fija su domicilio en Reino Unido, por ser el único que ostenta la nacionalidad inglesa (beneficios fiscales para la sociedad), pero que, desde hace años, se encuentra viviendo en Barcelona, España, lugar desde el cual desarrolla su actividad laboral en FFC.
En el email remitido por el Sr. Marshall al Demandado el 23 de septiembre de 2014, le dice que ha recibido una carta por mensajero de Suiza, refiriéndose a la notificación de la Demanda efectuada por el Centro, y que la ha dejado sobre su mesa, hecho que vuelve a acreditar que la Demandante tiene fijado a efectos reales su domicilio social en Barcelona, España. Por ello, el Centro notificó la Demanda al demandado en su domicilio particular, así como en su domicilio profesional sitos ambos en Barcelona, España, y en donde se encontraban sus socios que recibieron al mensajero en cuestión, por hallarse el demandado despachando gestiones fuera del despacho.
Es significativo que ambas partes hayan designado representantes legales en el presente procedimiento a dos letrados españoles, con domicilio profesional en Barcelona, España, y colegiados en Barcelona. La Demandante no puede adquirir ningún derecho de "common law" sobre la marca PEGATIN, pues le es de aplicación el sistema atributivo de adquisición de derechos de propiedad industrial y la Demandante no prueba el registro de la marca PEGATIN concedido por la autoridad competente en España (Oficina Española de Patentes y Marcas) con anterioridad a la presentación de la Demanda, ni en otros países con sistema atributivo para la adquisición de derechos. Por tanto, la Demandante no ostenta derecho alguno sobre la marca PEGATIN, y no puede usarla de manera exclusiva para identificar sus productos o servicios, ni impedir su uso por parte de terceros no autorizados, o el uso de un signo que resulte ser similar o confundible a ella. Nótese que la adquisición de derechos sobre una marca de acurdo al "common law" se limita a determinados tribunales de derecho anglosajón y la Demandante no ha especificado el territorio o territorios en los que habría adquirido tales derechos.
La Demandante, en fecha 12 de agosto de 2014, dos meses después de iniciarse la problemática entre las partes sobre la titularidad del nombre de dominio en disputa, ha solicitado el registro de la marca PEGATIN en el Reino Unido, en un claro intento de pre-constituir prueba antes de interponer su escrito de Demanda. Dicho registro carece de validez a efectos de acreditar el uso pacífico y continuado de la marca desde que se constituyó la sociedad FFC.
Aún si se resolviera que es de aplicación la adquisición de derechos por "common law", no se ha acreditado el uso continuado en el tiempo de la marca PEGATIN, ni su vinculación con FFC. La Demandante sólo acredita que ha abonado el coste de publicidad de PEGATIN en un único mes, julio de 2014, lo que dista de una promoción publicitaria continuada en el tiempo por parte de FFC. La Demandante tampoco acredita la comercialización de sus productos bajo la misma marca y, por tanto, su vinculación a PEGATIN, lo que enlaza con el hecho que el nombre de dominio en disputa <pegatin.com> no crea confusión respecto a la marca no registrada PEGATIN.
No basta con que el nombre de dominio en disputa y la marca sean similares, sino que además es preciso que sean confundibles. El usuario de Internet, con un nivel de atención medio, que introduzca en su ordenador el nombre de dominio en disputa, no puede creer que va a acceder al sitio Web de la sociedad FFC, o de alguien vinculado a ella, pues está pensando en la palabra pegatina, en una lámina de papel, plástico u otro material con un dibujo o texto impreso que, impregnado por una de sus partes en una materia adhesiva o pegajosa, sirve para adherirlo en una superficie. Esto significa que el nombre de dominio en disputa asocia la marca a una palabra (pegatina), que indica claramente que el nombre de dominio no está vinculado con el titular de la marca, presuntamente la Demandante. Por tanto, el usuario de Internet creerá que ese nombre de dominio pertenece a un sujeto distinto al titular de la marca. Teniendo en cuenta que "pegatina" es la forma normal y habitual de referirse a los adhesivos en los países de lengua latina, difícilmente los usuarios de Internet asociarían el nombre de dominio en disputa <pegatin.com> con un portal del Demandante.
Por regla general, una marca no es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa cuando se hace necesario realizar un esfuerzo mental para eliminar, adicionar o substituir letras de los nombres de dominio en disputa con tal de hacer la marca reconocible y vincularla a FFC, como es el caso. A mayor abundamiento, la Demandante no acredita que al buscar en un motor de búsqueda información sobre PEGATIN, entre los primeros resultados ofrecidos por el buscador se encuentre un enlace al sitio Web "www.fivefingerscompany.com", precisamente, porque no existe vinculación alguna, incluso para países de habla no latina.
El Demandado tiene derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha acreditado ni creado una presunción de que el Demandado carezca de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre del dominio en disputa. No obstante ello, el Demandado procede a probar su interés o derecho legítimo sobre el dominio en disputa.
En fecha 25 de julio de 2012, seis meses antes de la constitución de FFC, el Demandado, que desarrollaba su actividad laboral en la empresa SI o QUE adquirió de forma unilateral y en exclusiva los nombres de dominio en disputa <pegatin.com> y sobre el nombre de dominio <pegatin.es>, justo en el momento en que tuvo la idea de crear la marca PEGATIN, así como el sitio Web "www.pegatin.com" para proceder a la venta y comercialización de sus productos. Por ello, el Demandado adquirió dichos nombres de dominio desde su cuenta personal en Si o Que. El Demandado especificó la titularidad a nombre del Sr. Vélez San Juan, entre otras cosas, porque la Demandante no existía ni tan sólo como proyecto y, por tanto, no estaba mucho menos constituida como sociedad.
Los dos socios del Demandado, que actúan en el presente procedimiento como la Demandante, tuvieron conocimiento de la marca PEGATIN y de la existencia del nombre de dominio en disputa <pegatin.com> y del nombre de dominio <pegatin.es> con posterioridad a su adquisición y en momentos distintos. En primer lugar, el Demandado se puso en contacto con el Sr. García (Técnico Informático), con el fin que éste elaborara el sitio Web "www.pegatin.com" bajo sus diseños y directrices y, posteriormente, y en fecha 24 de septiembre de 2012, el Demandado, de buena fe, y confiando en la amistad y profesionalidad del Sr. García y el Sr. Marshall, les explicó su intención de lanzar un gran proyecto de medios en línea, necesitando para ello, además de él mismo (creativo, diseñador y jefe de marketing y logística de la futura empresa), un informático que construyera el sitio Web y se encargara de su mantenimiento posterior (el Sr. García) y una persona que pudiera dirigir la zona de habla inglesa bajo las directrices del Demandado (el Sr. Marshall), surgiendo de dicha reunión el proyecto de crear la sociedad FFC, nombre que, a diferencia de la marca PEGATIN, no se corresponde al alfabeto-lenguaje latino, por cuanto su denominación social no fue creada en exclusiva por el Demandado como PEGATIN, sino que fue creada por los tres futuros socios, pensando en los beneficios fiscales que tendría su constitución en Reino Unido, a pesar que su actividad social, comercial y económica se desarrollaría en Barcelona, España.
Fue el Demandado quien creó la marca PEGATIN a través de la adquisición de los nombres de dominio <pegatin.com> y <pegatin.es>, mucho antes de que existiera proyecto alguno de crear a la Demandante FFC, y que ésta se constituyera como sociedad, y por tanto mucho antes de que FFC, así como el Sr. García y el Sr. Marshall, tuvieran conocimiento de la existencia de dicha marca y del nombre de dominio en disputa.
La Demandante no aporta ningún documento que acredite su vinculación con la marca PEGATIN y con los nombres de dominio <pegatin.com> y <pegatin.es> con anterioridad al día 24 de septiembre de 2012, puesto que tuvo conocimiento de su existencia ese mismo día, cuando el Demandado les manifestó al Sr. García y al Sr. Marshall que había adquirido unilateralmente dichos nombres de dominio en julio de 2012, y les invitó a formar parte de su proyecto para comercializar pegatinas a través de medios en línea y bajo la marca no registrada PEGATIN. Días después, los tres futuros socios acordaron que la sociedad se denominaría FFC y, el Demandado, como artífice del negocio que se iba a constituir, registró personalmente el nombre de dominio <fivefingerscompany.com> y lo comunicó al resto de socios mediante el correo electrónico que la Demandante acompaña en su Demanda. Por dicho motivo, el Demandado siempre ha manifestado que el dominio <fivefingerscompany.com> es titularidad de la Demandante y, por ende, suya al ostentar 1/3 de FFC.
La Demandante no adquirió por sí misma ni a través del Sr. García o el Sr. Marshall el nombre de dominio <fivefingerscompany.com>, lo que revela que la Demandante delegó dicha tarea al Demandado, por ser la persona que creó PEGATIN y, por tanto, la idea de negocio para su explotación. Todavía es más significativo que la Demandante no haya acreditado la existencia de un contrato privado suscrito por los tres socios en virtud del cual el Demandado cediera los nombres de dominio <pegatin.com> y <pegatin.es> a la Demandante. No consta tampoco pacto parasocial alguno que así lo acredite, ni cláusula alguna inserta en los "Articles of Association" de la sociedad, que haga mención expresa a dicha cesión.
Asimismo, y en el período comprendido desde la adquisición de los dominios <pegatin.com> y <pegatin.es>, hasta que el Sr. Vélez explicó la existencia de los mismos y la idea de la marca PEGATIN a la "futura Demandante" (del 25 de julio al 24 de septiembre de 2012), el Demandado diseñó la plantilla para la creación del sitio Web "www.pegatin.com", remitió correo electrónico al Sr. García en fecha 16 de agosto de 2014, explicándole cómo debía construir su sitio Web, y adjuntando los diseños que había creado para su incorporación al mismo y, asimismo, elaboró la redacción de todos los textos que se incluirían en dicho sitio Web. En un correo electrónico remitido por el Sr. García al Demandado y a su otro socio en fecha 8 de octubre de 2012, les adjunta un link del sitio Web "www.pegatin.com" que se hallaba en construcción, preguntando al Demandado si ésa era la idea que debía ser plasmada en la Web. De tal modo admitía con ello que la idea del lanzamiento de la marca PEGATIN a través de dicha Web no es suya ni de FFC sino del Demandado. El Demandado contestó que estaba correcto y que coincidía con su diseño de plantilla e idea inicial.
Mientras la Demandante se encontraba en proceso de constitución, desde mediados de septiembre de 2012 hasta el 15 de enero de 2013, el Demandado estuvo promocionando la marca no registrada PEGATIN, así como sus productos mediante la búsqueda de afiliados que publicitaran la marca mediante banners en sus páginas Web, solicitando presupuestos a diversas imprentas para que efectuaran la impresión de la pegatinas personalizadas, resolviendo consultas e incidencias con diversos clientes que habían adquirido productos a través del sitio Web "www.pegatin.com", así como poniéndose en contacto con grupos deportivos para atraer clientes, que acreditan haber realizado preparativos para la utilización de los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios de comercialización de pegatinas.
Existen numerosos correos electrónicos que prueban que el Demandado es conocido en el mercado español bajo el nombre de "Pegatin", así como que es persona autorizada en el uso y explotación de la marca no registrada PEGATIN, desde mucho antes de que la Demandante existiera como tal y, por tanto, acreditan que años antes de recibir la notificación de la Demanda que se contesta a través del presente escrito, el Demandado se encontraba utilizando y explotando el nombre de dominio en disputa, así como diversas direcciones de correo electrónico conteniendo el término "pegatin".
El Demandado, tal y como realizan sus otros dos socios en FFC, desarrolla su actividad laboral en dicha sociedad como creativo y jefe de marketing en la zona de España (que es dirigida personalmente por el Demandado), Alemania, Italia, Portugal y Francia (a través de sus colaboradores en dichas zonas), promocionando, comercializando y explotando los productos de su empresa. Se acompañan como documentos, las facturas del Demandado a la Demandante (su propia empresa), por sus servicios realizados desde la constitución de FFC hasta el día de hoy y, por tanto, acreditativas de la vinculación, así como de la autorización por parte de la Demandante de la utilización de la marca no registrada PEGATIN.
El Demandado ha probado que nunca ha desviado a los consumidores de manera equívoca, ni ha empañado el buen nombre de la marca, manifestando al respecto que la adquisición del nombre de dominio <pegatin.cc> por parte de la Demandante se efectuó en fecha 16 de enero de 2014, es decir, nueve días después que el Demandado remitiera a sus socios email de fecha 7 de enero de 2014, manifestando que la Demandante no le notificaba ninguna de las acciones llevadas a cabo por la sociedad, careciendo las alegaciones vertidas de contrario al respecto de validez y credibilidad alguna, por ser otro claro ejemplo de la "dictadura de la mayoría", por cuanto ni tan siquiera fue recabada la opinión del Sr. Vélez al respecto.
Ha quedado acreditado que el Demandado ha usado el dominio en disputa de forma diligente y sin perjudicar a la marca PEGATIN, la que se creó días antes de que el Sr. Vélez adquiriera en exclusiva los nombres de dominio <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es> (25 de julio de 2012) por lo que, difícilmente, en esos momentos era una marca de gran notoriedad o reconocimiento a nivel nacional e internacional explotada por la Demandante, entre otras cosas, porque FFC no existía ni tan siquiera como proyecto.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado ni se utiliza de mala fe por parte del Demandado. La Demandante no ha probado que el Demandado haya impedido al legítimo titular del presunto derecho prevalente, el acceso a Internet a través del nombre de dominio en disputa, ni tampoco que ha causado un daño económico a dicho titular "arrebatándole" usuarios de Internet, y mucho menos que el registro del nombre de dominio en disputa, fue hecho con vistas al ofrecimiento de su venta o transmisión a dicho titular por un precio superior al normal de adquisición.
En efecto, seis meses antes de la constitución de FFC, y dos meses antes de que ni siquiera existiera un proyecto o idea para su creación, el Demandado adquirió los nombres de dominio <pegatin.es> y <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) el día 25 de julio de 2012 de forma unilateral, desde su cuenta privada de email, creando la marca PEGATIN con dicha adquisición.
En fecha 26 de septiembre de 2012, el Demandado adquirió la titularidad del nombre de dominio <fivefingerscompany.com>, pues todavía la Demandante no existía pero, a diferencia de lo ocurrido con los nombres de dominio <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es>, en este caso, el Demandado compró el nombre de dominio <fivefingerscompany.com> desde una cuenta suya que hace referencia a uno de los proyectos de FFC, y que fue ideado por los tres socios antes de su constitución, y no desde su cuenta de email privada, por cuanto lo adquirió en nombre de la Demandante y no en el suyo propio, a pesar de utilizar el servidor de la empresa Si o Que, puesto que la Demandante carecía de uno propio y, posteriormente, remitió correo electrónico a sus dos socios notificándoles dicha compra.
En fecha 15 de enero de 2013, se constituyó formalmente la Demandante (FFC), sin que fuera suscrito contrato privado alguno por los tres socios en virtud del cual, el Demandado cediera la marca PEGATIN o los nombres de dominio <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es> a la Demandante, no constando tampoco pacto parasocial alguno que así lo acredite, ni cláusula alguna inserta en los "Articles of Association" que regulan el funcionamiento de la sociedad, que haga mención expresa a dicha cesión. Es curioso que la Demandante nunca haya reclamado al Demandado el nombre de dominio en disputa, siendo su primer requerimiento la carta remitida al Sr. Vélez por parte del letrado de la Demandante en fecha 25 de julio de 2014 y, por tanto, casi dos años después de su constitución como sociedad.
Nótese que el email remitido por el Sr. García (de la Demandante) en fecha 18 de junio de 2014 a la letrada del Demandado en ningún momento reclama la titularidad del nombre de dominio en disputa, sino que se limita a preguntar si el Demandado seguirá custodiándolo con la debida diligencia, mientras se desarrollan las negociaciones para la venta de sus acciones en FFC. Entiende el Demandado que si realmente el nombre de dominio en disputa fuera titularidad de la Demandante, la reacción del Sr. García hubiese sido la de reclamar dicho nombre de dominio al Demandado inmediatamente, y el Sr. Marshall se hubiera unido a dicha reclamación.
No ha quedado constatado que el Demandado tuviese conocimiento de la marca presuntamente de la Demandante al tiempo del registro del nombre de dominio en disputa, pues la Demandante no existía, y mucho menos en el momento en que el Demandado ideó y creó la marca PEGATIN. Si bien es cierto que el registro de un nombre de dominio, idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede ser constitutivo de mala fe, el Demandado eligió el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, pues la marca PEGATIN no existía con anterioridad a la adquisición de <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es>. El Demandado no puede haber solicitado el registro teniendo en mente la marca del Demandante puesto que no existía ni la marca ni la Demandante en aquellos momentos.
El Demandado adquirió en exclusiva los nombres de dominio <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es>, posteriormente creó la marca PEGATIN y, por último, invitó al Sr. García y al Sr. Marshall a formar parte de su idea de negocio que culminó en la constitución de FFC.
El Demandado no ha tenido una tenencia pasiva del dominio en disputa <pegatin.com>, pues siempre lo ha usado de buena fe y con la debida diligencia, sin perturbar la actividad comercial de la Demandante. El Demandado se encarga personalmente de la publicidad y comercialización de los productos PEGATIN en España, en donde es conocido notoriamente a través de la cuenta en Facebook "www.facebook.com/pegatinprociclismo", y de dirigir a sus colaboradores acreditados en Alemania, Francia, Italia y Portugal a través de las cuentas en Facebook "www.facebook.com/pegatinprodeutsch", "www.facebook.com/pegatinprofrance" y "www.facebook.com/pegatinproportugues"; tareas que siempre ha efectuado promocionando a PEGATIN, la marca que creó.
La Demandante no ha probado que el Demandado tenga el propósito de vender o transferir con provecho ilegítimo, derechos sobre el nombre de dominio en disputa a la Demandante o a un competidor. La Demandante, además de tergiversar con mala fe y gravemente los hechos realmente acontecidos en el presente caso, se ha limitado a acompañar un solo documento, en el que pretende acreditar que el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlos a FFC sin tener ningún derecho legítimo para efectuar dicha venta. Se trata de un documento sacado de su contexto e interpretado de mala fe por la Demandante, por cuanto ha ocultado que el Demandado intentó por todos los medios permanecer en FFC, dando opciones a la Demandante para conseguirlo. Fue FFC quien, rechazando de plano dicha opción, y a través del Sr. García, obligó al Demandado a efectuar una propuesta de venta de sus participaciones/acciones en FFC.
Durante el último trimestre del año 2013, la Demandante, con el fin de consumar su plan de expulsión del Demandado de FFC, inició una serie de acciones diarias encaminadas a aislar al Sr. Vélez de las decisiones, propuestas y gestiones del funcionamiento diario de FFC. Por ello, el Demandado, cansado de que sus socios lo excluyeran del día a día de la empresa, remitió email a la Demandante en fecha 7 de enero de 2014, en el que solicitaba celebrar una reunión para acercar posturas al respecto; email que fue contestado por el Sr. Marshall accediendo a la celebración de dicha reunión, siendo muy significativo el hecho de que no negara en ningún momento los hechos alegados por el Demandado.
La actitud de la Demandante hacia el Demandado persistió, motivo por el cual este buscó asesoramiento legal con el fin de hacer valer sus derechos ante la "dictadura de la mayoría", que estaba plasmada como quorum para tomar decisiones en los "Articles of Association", mediante la inserción de una cláusula de estilo. Por ello, aprovechando que la Demandante deseaba abrir una sucursal en España, donde se desarrolla en exclusiva su actividad social, económica y comercial, y teniendo en cuenta que el deseo principal del Demandado era permanecer en FFC, propuso a la Demandante la opción de constituir Estatutos Sociales para la sucursal española, que regulasen el funcionamiento diario de FFC, con el fin de evitar excesos y abusos mediante el quorum de la mayoría y, sólo en el caso que no accediera, se intentaría la negociación de la venta de las acciones del demandado en FFC, pero no de los nombres de dominio <pegatin.com> (nombre de dominio en disputa) y <pegatin.es> ni de la marca PEGATIN, pues el Sr. Vélez quería que la venta de sus acciones englobara todos los conceptos, a fin de no perjudicar a la Demandante. La venta de las acciones se dirigiría al Sr. Marshall, por entender el Demandado que es la persona más cualificada de los dos socios restantes para dirigir la empresa y, en caso que este no aceptara, la venta se ofrecería a ambos socios, en los porcentajes que desearan. Fue la Demandante quien, rechazando de plano que el Demandado permaneciera en FFC, y a través del Sr. García que actuaba en su nombre y representación, contestó al Demandado mediante correo electrónico del 3 de junio de 2014, y obligó a este a efectuar una propuesta para la venta de sus acciones.
La Demandante solicitó al Demandado un desglose detallado del precio fijado a sus acciones mediante email de fecha 4 de junio de 2014, que fue contestado al día siguiente y, como puede verse, en ningún momento se habló del nombre de dominio disputa, dotándolo de algún contenido económico, lo que nuevamente destaca la buena fe del Demandado. Se hace hincapié en el hecho de que el precio era totalmente negociable.
En fecha 13 de junio de 2014, y ante el silencio de la Demandante, el Demandado remitió mail con el fin de efectuar los citados estatutos y así permanecer el Demandado en FFC. No obstante, y el 18 de junio de 2014, la Demandante remitió email al Demandado manifestando que estaban de acuerdo con la propuesta de compra de las acciones del Demandado, que harían una contrapropuesta y, asimismo, solicitaron que durante las negociaciones de compraventa de acciones, el Demandado custodiara diligentemente el dominio en disputa, sin reclamárselo, y sin reivindicar su titularidad respecto al mismo.
A pesar de los reiteradas comunicaciones remitidas a la Demandante para que ésta diera una contestación a la propuesta de venta de acciones del Demandado, que estaba abierta a negociación, la Demandante, nunca contestó a dichos correos, a pesar de haber sido quien requirió una propuesta de compra-venta, y procedió a reclamar el nombre dominio en disputa, mediante carta remitida por su Letrado
En definitiva, el Demandado no ha registrado ni usado de mala fe el nombre de dominio en disputa, ni tampoco ha incurrido en "ciberocupación". Simplemente intentó arreglar los desacuerdos existentes entre los socios de FFC con el fin de permanecer en dicha sociedad, a través de la redacción de Estatutos Sociales para la nueva sucursal en España de FFC y, de este modo, acercar posturas entre los tres socios y evitar abusos en la toma de decisiones importantes de la empresa, así como en su régimen interno. A cambio recibió un requerimiento de la Demandante para que efectuara una propuesta de compra-venta de sus acciones en FFC y, cuando el Demandado así lo hizo, recibió la notificación de la Demanda, así como la denegación de acceso a las contraseñas para acceder a la cuenta que la empresa tiene asociada Paypal, por haber sido modificadas unilateralmente por la Demandante en fecha 29 de julio de 2014, en un claro ejemplo de "dictadura de la mayoría", y denegadas al Demandado cuando este las solicitó. Es ejemplo de mala fe y trato abusivo hacia el Demandado que la Demandante deniega el acceso al Sr. Vélez, por cuanto FFC está abonando las minutas de sus letrados con el dinero de dicha cuenta, y no desea que el Demandado haga lo mismo, según manifestó textualmente el Sr. Marshall, en el referido email, y así impedir que el Demandado pueda costearse a un letrado que defienda sus intereses.
6. Debate y conclusiones
El Experto observa que, como se desprende de las respectivas alegaciones, recogidas casi íntegramente en la sección anterior, las Partes se encuentran envueltas en un conflicto de naturaleza contractual y pre-contractual, uno de cuyos objetos es el nombre de dominio en disputa. El Experto considera que el presente procedimiento regido por la Política y el Reglamento, no es apto para dar una respuesta a varios interrogantes que se plantean en este caso, en particular, los siguientes:
- En las circunstancias del caso, y dadas las relaciones existentes entre las partes, ¿se justifica en la buena fe y la confianza mutua que la sociedad Demandante no observara antes, y cuestionara inmediatamente, que el nombre de dominio en disputa estaba registrado a nombre del Demandado?
- Si el nombre de dominio en disputa efectivamente pertenecía al Demandado, y este no cedió su titularidad, ni admitió que no le pertenecía a él sino a FFC, ni cedió a FFC el derecho a usarlo por título alguno, ¿cómo se explica que cuando FFC le solicita que siga sin producir cambios en el modo de uso del nombre de dominio al servicio de la sociedad el Demandado – a través de su representante letrada – se aviene a seguir poniéndolo a disposición de la Demandante, sin cambios y aparentemente sin exigir contraprestación alguna a FFC? ¿Se debe inferir que el Demandado no tenía derecho a privar a FFC del nombre de dominio?, ¿Se trataba de una mera cortesía de su parte?
¿Sabía FFC que el nombre de dominio en disputa le pertenecía al Demandado a título de propietario, o la mercantil simplemente confiaba en que, o estaba sobreentendido que, el Demandado actuaba por cuenta de la sociedad al efectuar el registro a su propio nombre personal?
- Si los tres socios promotores de FFC convinieron oportunamente (antes que se completara la constitución de FFC) que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa en nombre y por cuenta de la sociedad, ¿cómo es posible que, constituida FFC, esta mercantil no cuestionara antes que el Demandado la hubiera registrado a su exclusivo nombre? ¿Existía una confianza tal entre todos los involucrados en este conflicto, que FFC consintió el registro a nombre exclusivo del Demandado, por entender que el nombre de dominio en disputa pertenecía en realidad a la sociedad, y que eso era aceptado por todos los socios? ¿Había un status quo por el que tanto la sociedad como el Demandado pensaban de buena fe que tenían derecho al nombre de dominio?
- ¿Existió un deber de lealtad, fiduciario o similar de cada socio promotor con relación a la sociedad FFC en formación? En caso afirmativo, ¿cuándo comenzó a ser exigible tal deber? ¿Estaría alcanzada por ese deber la acción del Demandado de registrar a su propio nombre y por cuenta propia el nombre de dominio en disputa?
- Cuando el Demandado hizo saber a la sociedad FFC el precio que requería por desprenderse de su participación en la sociedad, e incluyendo la transferencia del nombre de dominio en disputa, ¿se estaba apalancando en la negociación, valiéndose de que el nombre de dominio en disputa está registrado a su nombre aunque el registro le correspondiera a la sociedad?, ¿O en cambio el Demandado simplemente agregó a su oferta de venta de sus acciones en FFC la oferta de transferencia del registro del nombre de dominio en disputa como un "plus" sin cargo para los adquirentes de sus acciones, como liberalidad por ser ese registro algo que era legítimamente suyo?
El Experto cree que un procedimiento ante tribunal competente es el apropiado para aclarar éstos y otros interrogantes, ya que se podrá interrogar a partes, testigos y peritos, eventualmente bajo juramento o promesa de decir verdad, con posibilidad de efectuar repreguntas, lo que requiere la realización de vistas.
El Experto recuerda que, en cambio, los procedimientos de la Política se diseñaron exclusivamente para determinar si existe o no un caso claro de ciberocupación. En ellos la decisión administrativa se adopta típicamente después de una sola ronda de escritos, y se prescinde de vistas. Al respecto, dice en su parte pertinente el párrafo 135 del Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, del 30 de abril de 1999:
"(i) En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o "ciberocupación" y no se aplica a controversias entre partes con derechos que compiten de buena fe." (Bastardilla incorporada por el Experto).
En opinión del Experto, es precisamente esto último lo que ocurre en el presente caso. Ver también Manuel Vaqué Boix v. Sebastià Clotet, Caso OMPI No. D2013-0822, resuelto por este Experto, compartiendo la opinión de la mayoría del grupo de expertos en Courtney Love v. Brooke Barnett, NAF Caso No. FA0703000944826 ("De modo que, de acuerdo con la mayoría, una disputa como la presente entre partes cada una de las cuales tiene por lo menos la presunción de derechos en los nombres de dominio en disputa, está fuera del alcance de la Política. Además, de acuerdo a la mayoría, el presente caso parece consistir mayormente en una disputa comercial o civil entre las partes, con posibles causas de acción en la violación de derechos contractuales o fiduciarios. De modo que la mayoría declara que la materia de la cuestión está fuera del alcance de la UDRP y deniega la demanda."). En Emeshel, LLC v. DomRegistrar.com, Caso OMPINo. D2011-1596, el experto caracterizamuy bien esa situación, aludiendo incluso a la eventual necesidad de aplicar un derecho nacional con el que el experto puede no estar familiarizado: "UDRP proceedings have no discovery or cross-examination. An appointed panel may not be familiar with the law governing the parties (here, for example, Swiss law may be involved), and these truncated proceedings are not a suitable place for resolution of issues of contract interpretation or similar matters dependent upon national law. When litigation between the parties is already pending it may be appropriate to terminate a Policy proceeding or deny the Complaint so that all matters may be resolved by the appropriate civil court. See Rules, paragraph 18(a); Proskauer Rose LLP v. Leslie Turner, WIPO Case No. D2011-0675; Rudy Rojas v. Gary Davis, WIPO Case No. D2004-1081. It is similarly proper for a panel to defer to the national courts when it is apparent that one party, usually the complainant, has invoked the Policy simply to gain an advantage in litigation. See, e.g., Clover Gifts Inc. v. Airs Fragrance Products, WIPO Case No. D2005-0776; Rudy Rojas v. Gary Davis, supra."
La decisión del Experto no prejuzga sobre lo que puedan resolver jueces o árbitros a los que acudan las Partes en el contexto de un conflicto, y donde, eventualmente, se pueda determinar si hubo incumplimiento contractual, pre-contractual, de deberes fiduciarios o de otra índole,
7. Decisión
Por las razones expuestas y conforme al párrafo 15(e) del Reglamento, el Experto declara que la controversia está fuera del ámbito del párrafo 4(a) de la Política, por lo que desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 20 de noviembre de 2014