Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Eleven contre Nicolas Glass

Litige No. D2014-0436

1. Les parties

Le Requérant est Eleven de Paris, France, représenté par Cabinet Bouchara, France.

Le Défendeur est Nicolas Glass de Le Cannet, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <elevenparis.net> et <elevenparis.org>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine sont enregistrés est 1&1 Internet AG, 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Eleven auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 mars 2014.

En date du 21 mars 2014, le Centre a adressé une requête à 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 de mars 2014, 1&1 Internet AG a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 27 mars 2014, le Centre a informé les parties que la plainte a été déposée en français et que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Le Centre a dès lors énuméré les possibles avenues pour le Requérant, soit, (1) fournir la preuve suffisante d'un accord entre le Requérant et le Défendeur prévoyant que la procédure se déroule en français; (2) déposer une plainte traduite en anglais; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 28 mars 2014, le Requérant a confirmé son souhait que le français soit considéré comme langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas répondu à cette demande.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 4 avril 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 avril 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse dans les délais requis. En date du 25 avril 2014, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

Le 27 avril 2014, le Centre a reçu un courrier électronique du Défendeur indiquant “ne plus avoir d’ordinateur, mais avoir répondu sur Syreli le 6 ou le 7 avril”. Néanmoins, le 1er mai 2014, le Défendeur a adressé au Centre un courriel prétendant avoir formulé une réponse, faisant la confusion toutefois avec une réponse formulée auprès de l’AFNIC. Une seconde réponse a été déposée le 18 mai 2014. Au vu de cette réponse tardive, le Requérant a émis de nouveaux arguments et pièces dans l’hypothèse où il serait tenu compte par la Commission administrative de la réponse déposée hors délai par le Défendeur.

En date du 9 mai 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Des observations complémentaires ont été déposées par le Requérant et le Défendeur, respectivement les 16, 18, 19 et 20 mai 2014.

La Commission administrative prend acte de la demande du Requérant afin que la présente procédure soit conduite en français, bien que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux <elevenparis.org> et <elevenparis.net> soit l’anglais. A cet effet, le Requérant fait notamment valoir que le Défendeur, personne physique, est domicilié en France. La Commission administrative relève, par ailleurs, que dans ses divers échanges intervenus entre le Centre, le Défendeur a utilisé la langue française. La Commission administrative fait donc suite à la requête du Requérant et rend ainsi sa décision en français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

A noter qu’il a également été nécessaire pour la Commission administrative de prolonger le délai imparti pour rendre la présente décision et ce, conformément au paragraphe 10 (c) des Règles d’application.

4. Les faits

Les faits à l’origine de la présente Plainte sont relativement succincts :

La Requérante expose qu’elle détient des droits sur les marques ELEVEN, en France, et que celle-ci jouit d’une grande notoriété dans le domaine du prêt-à-porter.

Les marques invoquées à l’appui de la plainte sont les suivantes :

- ELEVEN (logo) no. 023188348 déposée le 11 octobre 2002;

- ELEVEN PARIS no. 123919552 déposée le 11 mai 2012;

- ELEVEN PARIS no. 113837770 déposée le 9 juin 2011;

- ELEVEN PARIS ALL WORK DESIGNED IN PARIS (logo) no. 113810319 déposée le 28 février 2011.

Ce dernier a réservé les noms de domaine litigieux le 14 novembre 2010. Ceux-ci ne sont pas exploités; ils renvoient uniquement vers une page Internet d’accueil de l’unité d’enregistrement, 1&1 Internet AG.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose les arguments suivants à l’appui de sa Plainte. Ce dernier a également complété sa Plainte ultérieurement dans l’hypothèse où il serait tenu compte de la réponse tardive du Défendeur.

- Les noms de domaine litigieux reproduisent à l’identique la marque ELEVEN à laquelle est adjoint le terme “paris”, jugé descriptif par la Requérante. Par ailleurs, les noms de domaine litigieux sont identiques aux marques ELEVEN PARIS de la Requérante.

- Le Défendeur ne dispose pas de droits sur le signe ELEVEN PARIS, que ce soit à titre de marque ou de dénomination sociale. Ainsi, “son activité n’a donc pas acquis une renommée, lui permettant de justifier son intérêt légitime à enregistrer les noms de domaine <elevenparis.org> et <elevenparis.net>”.

- La marque ELEVEN jouit d’une grande notoriété, et le Défendeur ne pouvait pas l’ignorer lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

- Le Défendeur a également réservé le nom de domaine <elevenparis.fr>, le 14 novembre 2010 soit le même jour que les noms de domaine litigieux <elevenparis.org> et <elevenparis.net>. Une plainte Syreli a été déposée auprès de l’AFNIC à l’encontre de ce nom de domaine litigieux.

- Enfin, le Requérant indique qu’ “en l’absence d’utilisation de ce nom de domaine, le refus de l’abandonner de manière amiable prouve que le Défendeur a enregistré le nom de domaine uniquement en vue de bloquer le Requérant”, ce qui équivaut à un usage passif de mauvaise foi.

-Le Défendeur est habitué des activités de cybersquatting.

B. Défendeur

Le Défendeur a déposé sa Réponse hors délai. En effet, ce dernier semble s’être mépris et avoir confondu la procédure conduite par le Requérant devant l’AFNIC parallèlement s’agissant de la réservation du nom de domaine <elevenparis.fr> avec la présente procédure.

Le Défendeur fait ainsi valoir le 1er mai 2014 qu’une réponse a été déposée près l’AFNIC pour contester la Plainte du Requérant; Or cette réponse en défense a été formulée devant l’AFNIC et non devant le Centre. De plus, une seconde réponse est apportée par courriel le 18 mai 2014. Cette argumentation en défense peut se résumer comme suit :

- Le nom de domaine litigieux a été réservé dans le but de créer un site Internet sur l’équipe de football du Paris Saint Germain;

- Le Défendeur conteste la renommée de la marque ELEVEN;

- Le Défendeur met en avant le fait qu’il ne peut être de mauvaise foi, du seul fait de répondre un prix à la proposition d’achat des noms de domaine litigieux.

Se pose ici la question de savoir si cette Réponse tardive communiquée par le Défendeur devait être prise en compte. Tel que déterminé au point 6.C ci-dessous, la Commission administrative est d’avis qu’il convient de prendre en compte la réponse tardive du Défendeur.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:

(i) Les nom de domaine litigieux sont identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, et

(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et

(iii) Les noms de domaine litigieux sont enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examinera ci-après le bien-fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque quatre marques françaises à l’appui de sa Plainte. D’après les extraits de la base de données de l’ l’Institut National de Propriété Intellectuel (“INPI”) versés au débat, ces marques sont détenues par une société Eleven SARL, domicilié à Paris. Or, le Requérant dans la présente procédure est la société Eleven, société par actions simplifiée, domiciliée à une adresse différente de celle de Eleven SARL, mais également, sise à Paris.

La Plainte ne contient aucune explication concernant ces différences de nature juridique et de siège social.

Il semblerait toutefois que ces sociétés Eleven désignent la même personne morale, après vérification des numéros d’immatriculation au registre du commerce figurant dans la plainte et dans les extraits de la base de données de l’INPI (B 444 907 042).

Partant, la Commission administrative estime que le Requérant est fondé à revendiquer le bénéfice des marques françaises ELEVEN et ELEVEN PARIS listées dans l’exposé des faits.

Les noms de domaine litigieux, <elevenparis.org> et <elevenparis.net>, sont identiques aux marques ELEVEN PARIS du Requérant, dans la mesure où il n’est pas tenu compte des extensions génériques de premier niveau. Peu importe, à ce stade, que ces marques aient été déposées postérieurement à la réservation des noms de domaine du Défendeur.

Il est toutefois également opportun de comparer les noms de domaine <elevenparis.org> et <elevenparis.net> à la marque ELEVEN du Requérant, dans la mesure où seule cette dernière est antérieure à leur réservation. A cet égard, et sans préjuger du caractère nécessairement descriptif, ou non, du vocable "Paris", la Commission Administrative est encline à considérer que les noms de domaines litigieux sont similaires au point à prêter à confusion avec les signes ELEVEN PARIS et ELEVEN au sens de la disposition analysée. "Paris" peut en effet être perçu comme un localisant, de sorte que l’ensemble ELEVEN PARIS désignerait une déclinaison de la marque ELEVEN, surtout dans le domaine du prêt-à-porter.

La Commission administrative considère donc la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs comme remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

En application du paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs, il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative ne partage pas l’argument exposé dans la Plainte, selon lequel l’absence de renommée des activités éventuellement conduites par le Défendeur sous ce signe, justifierait de son absence de droit ou intérêt légitime.

La notion d’intérêt légitime recouvre des situations potentiellement variées, et elle ne saurait être circonscrite à la renommée de l’activité conduite sous le signe faisant l’objet des noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, pour la Commission administrative, l’éventuelle notoriété de la marque du Requérant est sans incidence sur l’analyse des éventuels droits et intérêts légitimes du Défendeur.

Néanmoins, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux ni à titre de marque, ni à titre de dénomination sociale. Par ailleurs, dans ses conclusions postérieures, prises en compte par la Commission administrative tel qu’exposé sous C, le Requérant conteste les motifs invoqués par le Défendeur quant à sa volonté de soutenir l’équipe du Paris Saint Germain. La Commission administrative constate en effet que le Défendeur n’apporte aucun élément de preuves au soutien de ses allégations.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Ces deux conditions, enregistrement et usage de mauvaise foi, sont cumulatives.

Le Requérant estime que les noms de domaine litigieux <elevenparis.org> et <elevenparis.net> ont été enregistrés et exploités de mauvaise foi. Il indique en effet que, selon une jurisprudence constante du Centre, “le fait de conserver, de manière injustifiée, l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux sans que le site soit actif constitue un acte de rétention injustifiée du nom de domaine et prouve la mauvaise foi du défendeur”.

Il est exact que la détention passive d’un nom de domaine, sans exploitation effective, ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une utilisation de mauvaise foi, au sens de la disposition pertinente des Principes Directeurs.

Afin de démontrer le caractère abusif de la détention passive des noms de domaine litigieux, le Requérant invoque la notoriété de la marque ELEVEN. Les pièces attestant de cette notoriété ont toutefois été soumises postérieurement au dépôt de la plainte en réponse aux arguments déposés hors délai par le Défendeur. Le Requérant estime que la réponse tardive du Défendeur ne devrait pas être prise en compte.

La Commission administrative a décidé de prendre en compte l’ensemble des écrits de procédures qui ont été déposées par les parties, incluant la Réponse tardive du Défendeur et les écrits supplémentaires des parties.

La Commission administrative souhaite noter que si elle avait décidé de ne pas prendre en compte les arguments du Défendeur déposés hors délai, comme l’y invitait le Requérant, elle se serait vu contrainte de renoncer également à tenir compte des arguments et pièces supplémentaires déposées par le Requérant. Or, le Requérant n’a déposé dans sa Plainte initiale aucune pièce attestant de la notoriété de la marque ELEVEN et s’est limité à l’affirmer. Selon une jurisprudence bien établie, de simples affirmations du Requérant non corroborées par des preuves, ne peuvent suffire lorsqu’il s’agit de démontrer la réservation et l’usage de mauvaise foi par le Défendeur dans les cas de détention passive de noms de domaine litigieux dite encore “passive holding”.

Dans tous les cas, la Commission administrative ne considère pas comme seule déterminante la notoriété de la marque du Requérant pour démontrer la réservation et l’exploitation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux. En effet, la Commission administrative se montre plus convaincue par l’absence d’éléments de preuve du Défendeur pour justifier de la rétention passive d’un nom de domaine correspondant à une marque notoire¹ . À cette absence de justification crédible s’ajoute un comportement pour le moins déloyal consistant apparamment à avoir également réservé le nom de domaine <francoishollande.com>. Une telle réservation manifeste que le Défendeur n’hésite pas à réserver des noms de domaine correspondants à des noms notoires, ce qui vient entacher la crédibilité de ses arguments et son absence de mauvaise foi.

La Commission administrative est donc d’avis que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi.

A noter par ailleurs que la Commission administrative n’a pas pris en compte les deux décisions invoquées à l’appui de l’argumentation du Requérant en ce qu’elles ne sont pas pertinentes, puisqu’elles n’ont pas été rendues en application des Principes Directeurs. Le droit applicable aux litiges des noms de domaine pour les domaines correspondant à des codes de pays <.fr> est propre à la législation française et se base sur des considérations distinctes de celles des procédures UDRP.

Ainsi, la Commission administrative décide que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) est remplie.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine litigieux au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 4 juin 2014

¹ La Commission administrative ne juge pas crédibles les allégations du Défendeur comme quoi les noms de domaines ont été enregistrés et sont détenus passivement dans le but de créer un site Internet sur l’équipe de football du Paris Saint Germain.