Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público v. Oliver Herrmann
Caso No. D2013-0798
1. Las Partes
El Demandante es Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público, con domicilio en el Distrito Federal, México, representada internamente.
El Demandado es Oliver Herrmann con domicilio en Puerto Vallarta, Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa es <somaap.com> el cual se encuentra registrado con 1&1 Internet AG (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2013. El 6 de mayo de 2013 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de mayo de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 23 de mayo de 2013, el Centro envió a las partes 3 comunicaciones vía correo electrónico: (i) en relación con el idioma del procedimiento, (ii) en relación con la notificación de deficiencias en la Demanda y (iii) requiriendo al Demandante confirmación sobre la existencia de otros procedimientos legales. Por causas entonces desconocidas, la anterior comunicación no fue recibida correctamente en 2 de las 3 direcciones de correo electrónico proporcionadas por el Demandante y, en consecuencia, el Centro las reenvió el 27 de mayo de 2013, extendiendo el plazo para que se presentase una respuesta.
El mismo 23 de mayo de 2013 el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico por parte del Demandado presentando alegaciones antes de que el Centro le notificara formalmente la Demanda. Asimismo, el Centro recibió dos comunicaciones, vía correo electrónico, por parte del Demandado el 27 de mayo de 2013, antes de que el Centro le notificara formalmente la Demanda, en las que el Demandado hizo notar al Centro que 2 de las 3 direcciones de correo electrónico proporcionadas por el Demandante eran erróneas y suministrando las direcciones correctas.
El 29 de mayo de 2013, el Centro recibió dos comunicaciones, vía correo electrónico, por parte del Demandante en contestación a lo argumentado por el Demandado. El 30 de mayo de 2013 el Centro envió un recordatorio al Demandante recordando el plazo para presentar la Demanda enmendada. En la misma fecha, el Demandante presentó una Demanda enmendada. El 31 de mayo de 2013, el Centro recibió una comunicación, vía correo electrónico por parte del Demandante. En esa misma fecha el Centro acusó recibo, vía correo electrónico, de la Demanda enmendada.
El 3 de junio de 2013, el Centro envió una comunicación, vía correo electrónico, en relación con la notificación de deficiencias en la Demanda enmendada. El 4 de junio de 2013 el Centro recibió tres comunicaciones vía correo electrónico por parte del Demandante (manifestando los problemas técnicos sufridos en el envío de comunicaciones electrónicas) y, en la misma fecha, el Demandante presentó una Demanda enmendada (i.e. tercera presentación de la Demanda).
El 7 de junio de 2013, el Centro envió a las partes una comunicación vía correo electrónico en relación con la notificación de deficiencias en la Demanda. En esa misma fecha el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico del Demandante.
El 10 de junio de 2013, el Centro envió una comunicación electrónica a las partes informando al Demandante que algunas de las deficiencias indicadas en los correos electrónicos de 23 de mayo de 2013 (reenviado el 27 de mayo de 2013 y con recordatorio de fecha 30 de mayo de 2013), 3 de junio de 2013 y 7 de junio de 2013 parecían no haber sido atendidas debidamente y que, a pesar de lo anterior, el Centro procedería a la notificación de la Demanda. En este sentido, el Centro informó a las partes que el Grupo Administrativo de Expertos, una vez nombrado, sería quien consideraría y determinaría la adecuación de la Demanda enmendada a lo establecido en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de junio de 2013. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de julio de 2013.
El 23 y 27 de mayo de 2013, el Centro recibió comunicaciones electrónicas informales del Demandado. El Demandado, sin embargo, no presento Escrito de Contestación formal.
El 18 y 19 de junio de 2013, el Centro recibió dos comunicaciones, vía correo electrónico, por parte del Demandante.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de julio de 2013, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante se constituyó en 1975, habiendo adoptado su nombre actual en noviembre de 1992 y, cambiado su régimen societario al actual en mayo de 1998.
El Demandante tiene derechos sobre la marca SOMAAP y diseño, la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1332376, clase 41, fecha de solicitud 26 de julio de 2012, fecha de registro 28 de noviembre de 2012, y fecha declarada de inicio de uso 7 de noviembre de 1992.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 29 de marzo de 2006.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:
En octubre de 2007, se contactó (sic) al Demandado para el desarrollo y reconstrucción de la página de Internet usando el nombre de dominio en disputa, de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales que suscribieron las partes (contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 17 de octubre de 2007, celebrado entre el Demandante y “Oliver Herrmann, en representación de OVI WEB DEVELOPMENT” adjunto a la Demanda, en adelante, el “Contrato”). En el Contrato queda plenamente especificado que el nombre de dominio en disputa es propiedad exclusiva del Demandante.
El Contrato establece la obligación del Demandado de tener reserva absoluta de la información suministrada para ejecutar la labor encomendada, lo cual no fue así como se demuestra a estas fechas que el nombre de dominio en disputa es usado bajo la propiedad del Demandado. En el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa se publica información exclusiva del Demandante sin su autorización, así como la de sus agremiados, siendo que están protegidos por los derechos de autor.
A la culminación del trabajo encomendado, el Demandado estaba obligado a dar las claves de acceso y con ello la posesión y propiedad del hospedaje Web de la página de Internet así como el nombre de dominio en disputa, lo cual no hizo. El Demandado sólo culminó una parte del trabajo contratado y aun así se le pagó, como se demuestra con los comprobantes respectivos en donde se muestran dos pagos del 17 de octubre del 2007 y 10 de abril del 2008. Cuatro meses después del último pago, el Demandante no tuvo ya comunicación con el Demandado y procedió a tratar de contactarlo a través de llamadas vía telefónica sin éxito, se acudió personalmente al domicilio establecido en el Contrato pero se encontró que el Demandado ya no vivía ahí.
Queda claro con lo expuesto que el Demandado ha actuado de mala fe.
En marzo de 2012, se buscó al Demandado y se encontró el domicilio que se encuentra registrado en el WhoIs del nombre de dominio en disputa, habiéndole hecho la reclamación personalmente.
El nombre de dominio en disputa hace referencia al mismo nombre que identifica al Demandante con todas las especificaciones e incluso el logotipo. La información distintiva y exclusiva del Demandante se desglosa en la presentación de la página principal del sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa, generando confusión a quienes conocen al Demandante desde hace más de 15 años.
Queda claro que toda la información publicada en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa es del Demandante, junto con datos de socios del Demandante, como nombres, logotipos, características, servicios, imágenes y otros.
El Demandado no ha registrado ninguna marca que le legitime el uso del nombre de dominio en disputa.
Consta en la página Web de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (“CISAC”) que el Demandante se ostenta con el nombre y la marca SOMAAP desde 1991, como miembro número 155 de la misma.
Los pagos realizados al Demandado para la creación del sitio Web prueban que se le concedió un permiso temporal para realizar trámites “en nombre de la Demandada” (sic) para así cumplir lo establecido en el Contrato, y una vez concluido el servicio, traspasar todo derecho a la Demandante, acción que no realizó ya que posteriormente solicitó un monto por la devolución del nombre de dominio en disputa, algo ya establecido en el Contrato, lo que es una prueba más del registro de mala fe.
El Demandado publica en el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa información en contra del Demandante, de forma perjudicial, como se expone en el siguiente link: “www.somaap.com/organigrama/”, donde publica con un signo “?” el nombre del presidente del Demandante, en el apartado de miembros, dejando a los demás nombres intactos, así como la leyenda de “Sitio InOficial de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas”, ocasionando confusión a todas las personas que conocen al Demandante así como a clientes, con quienes se tienen relaciones comerciales, afectando con esta acción con toda intención de mala fe al Demandante.
El Demandante ya era conocido por el nombre de “somaap”, y se registró el nombre de dominio en disputa en base a un permiso temporal, como lo respalda el Contrato, por lo que la selección del nombre de dominio en disputa no podría haber sido fortuita.
Se le solicitó al Demandado la devolución del nombre de dominio en disputa, entablando conversación de manera cordial, directa y presencial, y el Demandado se negó rotundamente a devolverlo de forma pacífica, siempre y cuando se le diera una fuerte cantidad de dinero.
En base a los fundamentos antes expuestos, queda claro que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no presentó una Contestación formal que cumpliera con todos los requisitos establecidos en el párrafo 5(b) del Reglamento.
En su comunicación electrónica (en inglés) del 23 de mayo de 2013, el Demandado manifestó, en esencia, que el nombre de dominio en disputa estaba siendo mantenido y pagado por el Demandado como desarrollador del sitio Web y estaba pendiente de ser transferido al Demandante desde el año 2007, pero que desde que el actual presidente del Demandante tomó posesión de su cargo no se le habían hecho los pagos anuales y el Demandante no mostró ningún interés en la transferencia ni proporcionó la información necesaria para hacerla, y que le gustaría resolver el asunto en beneficio del Demandante y no en beneficio personal de su representante.
A dicho mensaje de correo electrónico, el Demandado acompañó un escrito (en español) de fecha 27 de febrero de 2012 (aparentemente relacionado con un procedimiento diverso sobre derechos de autor), en el que, en esencia, manifiesta que (i) el Demandado es la persona responsable de crear la página Web nueva del nombre de dominio en disputa para el Demandante en el año 2006, al igual que nuevas modificaciones en el año 2007, y que desde ese entonces no ha existido ningún contacto entre el Demandante y el Demandado, (ii) el Sr. […] Achar lo contactó por teléfono y le manifestó que iría a verlo el lunes 13 de febrero de 2012 para que le entregase todos los accesos del nombre de dominio en disputa y del hospedaje Web del mismo antes de interponer una demanda, habiendo respondido el Demandado que no había problema respecto al nombre de dominio en disputa pero que requeriría el pago total de los últimos años desde 2007 para liberarlo y entregárselo, (iii) el Contrato claramente establece que el nombre de dominio en disputa será propiedad exclusiva del Demandante, (iv) en estos años se han generado costos que debe pagar el Demandante, especificados en el Contrato de no rebasar MXN$ 2,000.00 anuales, (v) el Demandado ha seguido pagando los costos del sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa, no para beneficio propio sino para no deshacer lo que el Demandante y sus miembros merecen y pagaron, (vi) el Demandado nunca ha utilizado el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa para beneficio personal.
6. Debate y conclusiones
A. Cuestiones previas
Idioma del procedimiento
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no objetó la solicitud del Demandante. Considerando lo anterior y que ambas partes se ubican en México, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.
Demanda y Contestación deficientes
Como se desprende arriba del Iter Procedimental, el Demandante enmendó la Demanda en dos ocasiones para intentar remediar las deficiencias administrativas que le hizo notar el Centro en varios comunicados, sin que las haya logrado remediar plenamente.
El Centro le hizo notar repetidamente al Demandante, entre otras deficiencias, que la Demanda no aparecía describir que el nombre de dominio en disputa había sido registrado y se usaba de mala fe, de conformidad con lo establecido en la Política, párrafos 4(a)(iii) y 4(b), y en el Reglamento, párrafo 3(b)(ix)(3). Asimismo, el Centro le hizo notar que los anexos listados en la Demanda enmendada no se habían enviado o recibido correctamente (el Demandante argumentó que los anexos a la Demanda se pusieron a disposición del Centro a través del sitio Web “www.somaap.org/dispute/”) por lo que le solicitaba proporcionase el conjunto completo de los anexos citados en la Demanda, correcta y debidamente identificables en formato .pdf o Word, evitando el envío de simples imágenes de cada una de las páginas por separado de únicamente alguno de los anexos adjuntos individualmente en formato .jepg sin un orden lógico, de conformidad con el formato electrónico apropiado y tomando en consideración el límite en el tamaño de los documentos y las modalidades de formato según lo establecido en el párrafo 3(b) del Reglamento y el Anexo E del Reglamento Adicional.
En su correo electrónico de 7 de junio de 2013, el Demandante manifestó “No se cual seria entonces la descripcion de ustedes del concepto “MALA FE”, cuando en los hechos hemos decrito todo que el señor Olliver no ha entregado el sitio y le hemos expuesto un contrato, a su vez, tiene aun reproduccido obras de nuestros agremiados incurriendo en un delito de orden de derechos de autor, ¿eso no es causa suficiente para determinar que no es MALA FE?, si no es asi, expliquenme que es lo que consideran como MALA FE”.
Además, en ese mismo correo electrónico el Demandante manifestó: “por lo que estoy viendo, me estan poniendo muchos obstaculos para darle entrada a la demanda, y estoy comenzando a pensar que estan haciendo esto con el fin de no apceptarla y dandole prioridad al demandado, en vista a que son cosas logicas y sencillas que no me estan ayudando para subsanar las deficiencias de la demanda, es para que lo hubieran hecho. Debo aclarar que yo solicitè y pague el procedimiento de la demanda, como para que me esten tratando de esta manera, no quiero pensar que le estan dando preferencia al demandado si haber presentado pruebas de lo que se le acusa. No me estan dando el derecho que se me escuche, eso es un derecho universal”.
Como se estableció líneas arriba, la respuesta del Demandado no es una Contestación formal que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento.
De las constancias que obran en el expediente, este Experto infiere que las partes no contaron con asesoría legal y, en particular, que no entendieron plenamente el alcance de la Política ni el contenido y requisitos bajo la misma, el Reglamento y el Reglamento Adicional. Este Experto desea dejar constancia que el Centro, al hacer los señalamientos de deficiencias formales o administrativas en la Demanda, se limitó a cumplir con la obligación que le impone el Reglamento, párrafo 4(b).
Al revisar el expediente, este Experto notó que las alegaciones de las partes eran descuidadas, que presentaban argumentos confusos y poco claros, y que habían proporcionado muy poca evidencia para sustentarlos (las pruebas más relevantes que obran el expediente son, en esencia, el título de registro de marca del Demandante y el Contrato, ambos adjuntos a la Demanda).
Además, este Experto se percató, entre otras cuestiones, que uno de los anexos a la Demanda estaba aparentemente incompleto. En efecto, en la lista de anexos que acompaña a la Demanda se lista bajo el numeral 4 “Fe de Hechos ante notario público de las violaciones de los derechos de autor que ha incurrido el demandado”. Al revisar los anexos, este Experto encontró solamente la carátula y la primera página del acta 152,452 otorgada el 29 de febrero de 2012 ante el notario 42 del Distrito Federal relativa a una fe de hechos de “una página de Internet que está sacando el señor OLIVER HERRMANN” y en la que se refiere que se “bajan o descargan” 180 hojas que serán agregadas al primer testimonio que se expida de dicha acta. Ante esta situación, este Experto, para asegurarse de haber recibido del Centro el expediente completo del caso, decidió acceder al sitio Web “www.somaap.org/dispute/” donde el Demandante señaló se ubicaban todos los anexos de la Demanda. Este Experto corroboró que en dicho sitio Web se encontraban los anexos listados en la Demanda, exactamente en la extensión en que este Experto los había recibido del Centro (i.e. ese anexo, relativo al acta 152,452, consta solamente de las 2 hojas antes referidas).
Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta de ninguna de las partes, ni realizar investigaciones independientes para allegarse de pruebas. Corresponde a la parte demandante, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 4(a) de la Política, sin que en general le corresponda al experto tener que suplir las deficiencias en las demandas y/o contestaciones a la demanda que se presentan a su consideración. Además, y tomando en cuenta las diversas comunicaciones del Centro, este Experto considera que el Demandante tuvo plena oportunidad de presentar su caso con argumentos debidamente elaborados y pruebas apropiadas y completas.
No obstante la existencia de diversas deficiencias administrativas en las promociones presentadas por ambas partes, este Experto ha decidido tomarlas en cuenta tal cual y avocarse al análisis y resolución de este asunto, atento lo dispuesto en los párrafos 10 y 15(a) del Reglamento.
General
Este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad industrial1. Así mismo cabe destacar que la Política no versa sobre posibles infracciones a derechos de autor.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.2
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca SOMAAP y diseño, la cual tiene registrada en México.
Cabe destacar que, para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política, es irrelevante si la marca del Demandante fue registrada antes o después de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (véase Valve Corporation v. ValveNET, Inc., ValveNET, Inc., Charles Morrin, Caso OMPI No. D2005-0038 y UEFA and Funzi Furniture, Caso OMPI No. D2000-0710).
Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio genérico de nivel superior “.com” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Respecto al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699 y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
Dadas las particulares circunstancias del presente caso, y en atención a lo considerado en el apartado siguiente, este Experto no ha considerado necesario pronunciarse sobre el segundo elemento.
D. Registro y uso de mala fe
De las constancias que obran en el expediente se desprende que:
(i) el Demandado registró el nombre de dominio en disputa en marzo de 2006, sin que quede totalmente claro si lo hizo por encargo y/o con la conformidad del Demandante, ya que éste le encargó al Demandado el desarrollo del contenido de la página Web relacionada con el mismo;
(ii) en virtud del Contrato, el Demandante le encargó al Demandado3 la realización de algunos cambios al contenido de la página Web asociada al nombre de dominio en disputa;
(iii) en el Contrato se estipuló que el nombre de dominio en disputa era propiedad exclusiva del Demandante;
(iv) el hospedaje de dicha página Web tendría un costo anual que no excedería de MXN$2,000.00;
(v) el Demandado ha usado el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa para publicar información sobre el Demandante, aparentemente de acuerdo al encargo recibido en 2006 y 2007.
(vi) el Demandado no ha usado el nombre de dominio en disputa ni el sitio Web asociado al mismo para beneficio personal o algún otro propósito ajeno al encargo que le hizo el Demandante;
(vii) el Demandado siguió pagando el hospedaje de la página Web asociada al nombre de dominio en disputa;
(viii) el Demandado está de acuerdo en transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante siempre y cuando se le reembolsen los gastos erogados sin exceder lo estipulado en el Contrato.
Contrario a lo alegado por el Demandante, el Contrato es omiso en establecer que el nombre de dominio en disputa sería transferido al Demandante.
La conducta del Demandado respecto al uso del nombre de dominio en disputa y del sitio Web asociado al mismo pareciera encuadrar en el supuesto previsto bajo el párrafo 4(c)(iii) de la Política, referente a algunas circunstancias que, de encontrarse presentes, servirán para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, a saber, que el Demandado hace un “uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
Ahora bien, el Demandado aceptó que el nombre de dominio en disputa le corresponde al Demandante, por lo que pareciera que, no obstante el contenido del párrafo 4(c)(iii) de la Política, el Demandado ha reconocido no tener derechos sobre el mismo.
Este Experto hace notar que no es necesario ser titular de una marca (registrada o no) para poder registrar un nombre de dominio ni para tener derechos o intereses legítimos respecto al mismo de acuerdo a la Política.
Por lo que hace al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, no existen argumentos claros ni evidencia alguna que lleven a concluir a este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa en marzo de 2006 (año y medio antes de celebrarse el Contrato en 2007) se hizo de mala fe.4
Ha quedado acreditado que el Demandante es titular de la marca SOMAAP y diseño, la cual registró en 2012, con fecha declarada de inicio de uso en 1992. Cabe destacar que el término “somaap” parece corresponder al acrónimo del nombre del Demandante; sin embargo, el hecho que una persona pueda ser identificada o conocida por un alias o acrónimo, no conlleva que el término así utilizado constituya una marca de productos o servicios. Al respecto, no existe evidencia alguna en el expediente que muestre que el Demandante efectivamente haya usado (i) esa marca a principios de 2006, cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado o (ii) ese término “somaap” como marca de productos o servicios a principios de 2006, cuando el nombre de dominio en disputa fue registrado.
Es de llamar la atención que (i) el Demandado manifieste que el Demandante lo contactó telefónicamente en febrero de 2012 (el Demandante manifiesta haberle reclamado personalmente en o alrededor de marzo de 2012), y que la solicitud de registro de la marca del Demandante se haya realizado en julio de 2012, y (ii) que el registro de dicha marca haya sido otorgado en noviembre de 2012 y que la Demanda se haya presentado en mayo de 2013.
De las constancias que obran en el expediente pudiera inferirse que el registro del nombre de dominio en disputa lo hizo el Demandado, en 2006, por encargo del Demandante, y pareciera que lo hizo a su propio nombre con el conocimiento del Demandante (el Demandante se refiere a un “permiso temporal”). De otra forma resultaría extraño y sin sentido estipular en el Contrato, en 2007, que la propiedad del nombre de dominio en disputa le correspondía al Demandante.
El Demandante admite que el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa publica información exclusiva del Demandante y de sus agremiados. El Demandante alega que la publicación de dicha información es sin autorización del Demandante, lo que aparentemente se contradice con los términos del Contrato.
En el expediente no existe evidencia alguna que el Demandado haya reclamado al Demandante una “fuerte cantidad de dinero”, independientemente de la ambigüedad de tal argumento. Dado lo anterior, y ante la falta de alegatos apropiados y evidencia suficiente de parte del Demandante, este Experto considera que no hay elementos para concluir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, en términos del concepto limitado de mala fe que es aplicado bajo el alcance de la Política.5
Si bien el Contrato establece que la propiedad del nombre de dominio en disputa será del Demandante, también establece que el costo de hospedaje del sitio Web asociado al mismo tendrá un costo anual que no excederá de MXN$ 2,000.00 y cuyo pago es aparentemente lo que solicita el Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa al Demandante. De lo anterior se desprende que el fondo de la presente disputa es de carácter contractual: ¿tiene el Demandado derecho alguno a retener la titularidad del nombre de dominio en disputa en virtud de un pretendido adeudo de parte del Demandante bajo el Contrato? Esa cuestión le corresponde dirimirla a un juez y no a este Experto bajo la Política.6 En todo caso, corresponderá a la autoridad competente, y no a este Experto (en aplicación de la UDRP), determinar si el Demandado ha actuado de mala fe o de forma ilegal bajo la legislación aplicable, independientemente del estándar de mala fe bajo la Política.
Respecto a lo antes dicho, cabe reiterar que la Política y el Reglamento no abarcan todas las disputas relativas a nombres de dominio respecto a posibles infracciones a derechos de propiedad industrial y por ello es que el párrafo 15(e) de la Política claramente establece que si la controversia se ubica fuera del ámbito del párrafo 4(a) de la Política, el grupo de expertos dejará constancia de ello.
En cualquier caso, la presente Decisión, en virtud de la Política, es sin perjuicio de los derechos y acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer ante las autoridades competentes.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 25 de Julio de 2013
1 Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, “Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy”, Octubre 24, 1999, en “www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm”. En Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 se establece: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”. En Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Caso OMPI No. D2008-0183 se establece: “The Policy was adopted to deal with the problem of cybersquatting - that is, the registration of domain names consisting of, including, or confusingly similar to marks belonging to another for the purpose of profiting from the goodwill associated with the mark”.
2 En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003 se estableció: “Each of the three stated elements are made up of a number of facts, each of which has to be proven in order for the Complainant to succeed... Facts are proven through evidence... Mere “assertions” are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence”.
3 Como se estableció líneas arriba, el Contrato fue celebrado por “Oliver Herrmann, en representación de OVI WEB DEVELOPMENT”, sin que resulte claro si se trata de una entidad legal o meramente un nombre comercial bajo el cual el Demandado realiza negocios.
4 Véase Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966: “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent. There is no obligation whatsoever on the Respondent to prove good faith, and in any event it is equally important to note that the absence of good faith does not constitute bad faith”. Véase también 2Advanced Studios LLC v. Dreamrack, Inc., Caso OMPI No. D2003-0923: “Mere allegations of bad faith registration and use are not enough to warrant a finding for the Complainant. Despite the suspicious circumstances surrounding the registration of a known trademark... because the Complainant has put forward no tangible evidence supporting its accusation of the Respondent’s bad faith registration and use of the Domain Name, the Panel has no choice but to find that the element of bad faith has not been proven”.
5 Véase The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, Caso OMPI No. D2000-1470: “it is not a cybersquatting case at all. Rather, this appears to be a breach of contract and breach of fiduciary duty dispute... Respondent’s alleged bad faith, though, is not as a cybersquatter, but rather, through his alleged breach of contract and fiduciary duties... This decision should not be read as a vindication of Respondent’s conduct, or that Respondent has not acted in “bad faith” under a broader interpretation of that phrase... Respondent has conceded that he registered the Domain Name as agent for Complainant, his principal, which undermines any argument that Respondent personally has a legitimate ownership interest in the Domain Name. In these circumstances, Respondent’s refusal to transfer the Domain Name is inexplicable, unless Respondent has some sort of “set off” theory that entitles him to keep the Domain Name because of a dispute with Complainant”.
6 En Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle, Caso OMPI No. D2000-0005 se estableció: “This dispute involves the competing rights and legitimate interests of two parties in the domain names... Given the nature of this dispute it is properly solved by mediation or arbitration before the Center or by litigation in a forum of competent jurisdiction”. Véase Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Caso OMPI No. D2000-0187: “If Complainant desires to obtain relief based upon some allegations that Respondent overstepped or overstated the bounds of its arrangement with Complainant, or that no such arrangement exists, that argument is better addressed to a court... On the record presented herein, this Panel must draw the conclusion that Respondent’s use of its domain name was in connection with the bona fide offering of goods and services of Complainant”. Véase también Clinomics Biosciences, Inc. v. Simplicity Software, Inc., Caso OMPI No. D2001-0823.