Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
El Palacio de Hierro S.A. de C.V. v. Private Whois palaciodehierro.com / PPA Media Services, Ryan G Foo
Caso No. D2012-0185
1. Las Partes
El Demandante es El Palacio de Hierro S.A. de C.V. con domicilio en México, D.F., México, representado por Olivares & Cía., México.
El Demandado es Private Whois palaciodehierro.com con domicilio en Nassau, Bahamas / PPA Media Services, Ryan G Foo con domicilio en Santiago, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <palaciodehierro.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Internet.bs Corp.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de febrero de 2012. El 3 de febrero de 2012 el Centro envió a Internet.bs Corp. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de febrero de 2012 Internet.bs Corp. envió al Centro vía correo electrónico su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El 8 de febrero de 2012 el Centro envió una comunicación electrónica al Demandante proporcionándole la información sobre el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda con fecha 11 de febrero de 2012.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de marzo de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 5 de marzo de 2012 el Centro notificó al Demandado la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.
El 8 de marzo de 2012 el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento .
Mediante la Orden de Procedimiento No. 1 del 9 de marzo de 2012 el Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el español.
4. Antecedentes de hecho
El Demandante, una compañía establecida de acuerdo a las leyes de México, es propietaria de una de las primeras tiendas por departamento que operaron en México. En 1891 la primera de esas tiendas fue construida en hierro y acero en la zona céntrica de la ciudad de México. De allí su nombre de El Palacio de Hierro, que dio origen a la marca homónima. El Demandante cotiza en bolsa desde 1964.
El Demandante es propietario de numerosas marcas EL PALACIO DE HIERRO en México, entre ellas la registrada con el número de registro 660344 el 26 de junio de 2000, cubriendo servicios relativos al comercio en redes y ventas por Internet de la clase internacional 35.
El Demandante ha registrado los nombres de dominio <palaciodehierro.com.mx>, <palaciodehierro.mx>, <elpalaciodehierro.com.mx>, <elpalaciodehierro.mx> y <elpalaciodehierro.com>, a los que resuelve el sitio web oficial del Demandante.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de mayo de 2002.
Como Anexo a la Demanda figura una impresión de páginas web publicadas en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. En las mismas se aprecia que se publican vínculos y búsquedas relacionadas que a su vez remiten, inter alia, a sitios web comerciales no vinculados con el Demandante.
El 16 de marzo de 2012 el Experto visitó el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, y constató que su navegador fue redireccionado al sitio web “www.clickon.com.ar” cuya página inicial invita al usuario a registrar su dirección de correo electrónico para recibir diariamente ofertas con hasta 90% de descuento, gratuitamente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, el Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con la marca registrada EL PALACIO DE HIERRO del Demandante, dado que consiste precisamente en las palabras “palacio”, “de” y “hierro”.
Debe considerarse que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa porque no hay prueba de que antes que el Demandando tuviera cualquier noticia de la disputa, el Demandado usara o hiciera preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ya que según se aprecia en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa sólo se proporcionan vínculos a sitios web de terceros. Asimismo, el Demandado no es conocido en absoluto por el nombre de dominio en disputa y ni siquiera ha solicitado una marca en México o en los Estados Unidos de América según las búsquedas que ha efectuado el Demandante. El Demandado no está afiliado con el Demandante, ni ha sido autorizado por este a registrar o usar sus marcas o a registrar cualquier nombre de dominio que las incorpore. El Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa era consciente de la existencia y valor comercial de las tiendas por departamentos y marca EL PALACIO DE HIERRO, y esa fue la razón por la que registró ese nombre de dominio.
Debe considerarse que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y usado de mala fe por el Demandado porque al usarlo el Demandado está tratando intencionalmente de atraer con el fin de obtener una ganancia comercial usuarios de Internet para su sitio web creando la probabilidad de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, el esponsoreo, la afiliación o el endose del sitio web del Demandado. Sería difícil concebir que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio en disputa para un propósito legal, ya que no sólo se trata de una marca registrada, sino de una marca mexicana muy reconocida, que también es el nombre comercial y denominación de la persona jurídica del Demandante, la más prestigiosa tienda por departamentos en México.
El Demandante ha tratado de verificar el uso pasado del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa mediante una visita a la Wayback Machine (“www.archive.org”) pero el Demandado ha bloqueado el acceso vía robots txt, lo que prueba la mala fe del Demandado.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
Idioma del procedimiento
En su Demanda (presentada en inglés), el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento sea el español, aunque el idioma del acuerdo de registro sea el inglés. Mediante la Orden de Procedimiento No. 1 el Experto decidió que el idioma del presente procedimiento sea el español, teniendo en cuenta que el nombre de dominio está compuesto de palabras en español, que el contenido del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa está en español, y que el Demandado, de acuerdo a los datos indicados en el WhoIs, reside en Santiago, Chile. El Experto también consideró que el Demandado no había contestado a la Demanda y que no se opuso a la solicitud del Demandante.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha probado a satisfacción de este Experto que es propietario de numerosos registros de la marca EL PALACIO DE HIERRO en México.
El nombre de dominio en disputa consiste en la cadena alfanumérica “palaciodehierro” y el dominio del nivel superior genérico (gTLD) “.com”. Las únicas diferencias entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante consisten en que en el nombre de dominio se ha suprimido el artículo “el” y los espacios entre las palabras. Se ha establecido que dichas diferencias menores no alcanzan a distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca. Ver J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 (“Como se declaró en el caso nº 2000-0098 el hecho de que en el nombre de dominio se haya suprimido el espacio entre los términos "don" y "simon" (en aquel caso se había suprimido el espacio entre Baby y Dior) es irrelevante tanto para los consumidores como para los empresarios y para los usuarios de Internet y los programas de búsqueda.”); ver también The White Company (UK) Limited v. House of Logic, Caso OMPI No. D2008-1914 (“The difference between the disputed domain name and the Complainant's trademark is the absence of the article “the” in the disputed domain name. Having the overall impression between the disputed domain name and the Complainant's trademark in mind, it is the opinion of the Panel that the omission of the article “the” has a limited ability to distinguish the disputed domain name <whitecompany.com> from the trademark THE WHITE COMPANY” 1)
Este Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca EL PALACIO DE HIERRO del Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que el Demandado no usa ni ha hecho preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ya que en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa sólo se proporcionan vínculos a sitios web de terceros. Este Experto concuerda con el Demandante en este aspecto, ya que así lo muestran las impresiones de página web acompañadas a la Demanda. Por otra parte en su visita independiente al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa el Experto constató que su navegador fue redireccionado al sitio web “www.clickon.com.ar” cuya página inicial invita al usuario a registrar su dirección de correo electrónico para recibir diariamente ofertas con hasta 90% de descuento gratuitamente, de lo que se desprende que el nombre de dominio en disputa parece estar siendo utilizado como anzuelo para generar una base de datos con indudable valor comercial. Dado que ambos usos acreditados del nombre de dominio en disputa importan aprovecharse de una marca ajena reconocida con un fin de lucro en actividades comerciales no relacionadas con el Demandante, no puede considerarse que se hicieron en el marco de una oferta de buena fe de bienes o servicios.
El Demandante también afirma que el Demandado no es conocido en absoluto por el nombre de dominio en disputa. Al respecto, en ausencia de cualquier alegación o prueba en contrario y teniendo a la vista el nombre del Demandado, este Experto también concuerda con el Demandante.
Asimismo, el Demandante sostiene que el Demandado no está afiliado con el Demandante, ni ha sido autorizado por éste a registrar o usar sus marcas o a registrar cualquier nombre de dominio que las incorpore. No hay alegación o prueba alguna del Demandado que conmueva esa alegación.
Dado el renombre de la marca EL PALACIO DE HIERRO en México sostiene el Demandante que el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa era consciente de la existencia y valor comercial de las tiendas y de dicha marca del Demandante, y que registró el nombre de dominio en disputa para obtener un provecho ilegítimo.
El Experto considera que con sus alegaciones y pruebas presentadas el Demandante ha conseguido establecer prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Correspondía pues, al Demandado alegar y probar lo conducente para desvirtuar esa presunción. Ver el párrafo 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, Segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0” o por nombre en inglés “WIPO Overview 2.0”). Como el Demandado no ha contestado a la Demanda, ni ha presentado ningún elemento en su favor, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante ha probado que la marca EL PALACIO DE HIERRO es muy reconocida en México y que numerosos registros de esa marca preceden al registro del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, en las impresiones de páginas web correspondientes al nombre de dominio en disputa se observan vínculos que remiten a sitios web competidores del Demandante. Todo ello significa que el Demandado conocía perfectamente la existencia y renombre del Demandante y de sus marcas EL PALACIO DE HIERRO al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que le permitiría usar de ese prestigio como se ve a continuación, es decir que el registro fue de mala fe.
El Demandante demostró que el Demandado se ha valido del renombre de la marca EL PALACIO DE HIERRO al usar el nombre de dominio en disputa, tratando intencionalmente de atraer usuarios de Internet para su sitio web con el fin de obtener una ganancia comercial creando la probabilidad de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, el patrocinio, la afiliación o la promoción del sitio web del Demandado. Esa es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Por otra parte, en la visita independiente que el Experto realizó al sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, constató que su navegador fue redireccionado al sitio web “www.clickon.com.ar” cuya página inicial invita al usuario a registrar su dirección de correo electrónico para recibir diariamente ofertas con hasta 90% de descuento, gratuitamente. En opinión del Experto, valerse de la marca del Demandante para promover ventas en línea o para construir una base de datos de usuarios de Internet con indudable valor económico importa un uso del nombre de dominio en disputa con propósito comercial, también encuadrado en el mencionado párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Por último, el Demandante también ha probado que el Demandado al colocar el archivo robots.txt ha bloqueado el acceso al archivo de la Wayback Machine (“www.archive.org”) del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, impidiendo que puedan visualizarse páginas históricas que muestren el uso efectivo que le ha dado anteriormente el Demandado al nombre de dominio en disputa. En las circunstancias del caso ello hace presumir que muy probablemente ese uso no ha sido de buena fe; más bien confirma la convicción del Experto que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se usa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones que anteceden, de acuerdo con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <palaciodehierro.com> sea transferido al Demandante.
Roberto Bianchi
Experto único
Fecha: 20 de marzo de 2012
1 Traducción no oficial del Experto: La diferencia entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante es la ausencia del artículo “the” en el nombre de dominio en disputa. Teniendo en mente la impresión general entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante, el Experto opina que la omisión del artículo “the” tiene capacidad limitada para distinguir el nombre de dominio en disputa <whitecompany.com> de la marca THE WHITE COMPANY.