Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Shower Green, Esteban Torras
Caso No. D2011-1847
1. Las Partes
El Demandante es Salvador Benjumea Bravo de Laguna con domicilio en Las Palmas, España, representado por Abril Abogados, España.
EL Demandado es Shower Green, Esteban Torras con domicilio en Punta del Este, Uruguay, representado por López Giménez Torres, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <showergreen.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2011. El 26 de octubre de 2011 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de octubre de 2011, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centró observó que la Demanda se presentó en idioma español, mientras que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en idioma inglés, haciéndo notar lo anterior a las partes el 8 de noviembre de 2011 mediante comunicación por correo electrónico. El 10 de noviembre de 2011 el Demandante presentó ante el Centro una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento, junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. El Demandado, por su parte, no presentó comentario alguno. Asimismo, en respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente en cuanto a que la Demanda no había sido enviada por el Demandante al Registrador correspondiente, el Demandante presentó una copia de la comunicación enviada, vía correo electrónico, al Registrador con fecha 10 de noviembre de 2011.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o “UDRP” por sus siglas en inglés), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2011.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de diciembre de 2011, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español. El Demandante solicitó expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no se opuso a la solicitud del Demandante y, además, presentó su Escrito de Contestación a la Demanda en español. Tomando en consideración lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es un empresario español dedicado a la comercialización de un sistema economizador de agua, lo que realiza a través de Showergreen Norway (antes denominada Aquanature Systems) una sociedad noruega de la cual es presidente.
El Demandado es un empresario argentino radicado en Uruguay dedicado a la comercialización de dicho sistema economizador de agua.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de diciembre de 2010.
El Demandante es titular del registro marcario que ampara SHOWER GREEN y diseño, registro No. 9679093 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea de fecha 29 de agosto de 2011, solicitud de fecha 24 de enero de 2011, clases 11 y 42.
El Demandante ha solicitado el registro de la marca SHOWER GREEN y diseño en otras jurisdicciones, tales como en Uruguay en julio de 2011, en Chile en julio de 2011 y en Argentina en septiembre de 2011.
El Demandado solicitó el registro de la marca SHOWER GREEN y diseño en Uruguay en agosto de 2011.
5. Alegaciones de las Partes1
A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se pueden resumir como sigue:
El Demandante está dedicado a la importación y posterior distribución de un novedoso sistema economizador de agua para uso doméstico denominado comercialmente SHOWERGREEN, el que comercializa a través de la página web “showergreen.eu” y además es el administrador de la sociedad Showergreen Norway encargada de la importación y distribución de dicho producto.
La denominación SHOWERGREEN es de exclusiva elección del Demandante. A efectos comparativos y satisfacción del primer requisito, los sufijos indicativos del nivel de nombre de dominio son irrelevantes, obteniendo como resultado la identidad con la marca del Demandante.
Es doctrina reiterada por numerosas decisiones anteriores dictadas en procedimientos UDRP que la probanza respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa ha de recaer prioritariamente sobre este último y no sobre el Demandante. Apariencia prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa se deriva de los siguientes hechos: el Demandado no es titular de ningún derecho de propiedad industrial anterior a los que son titularidad del Demandante; el Demandado tampoco puede acreditar la constitución de una sociedad que gire en el tráfico con ese nombre; las búsquedas en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Organización de Armonización del Mercado Interior evidencian que la denominación SHOWERGREEN no está protegida como signo distintivo a favor del Demandado; y la búsqueda en Google demuestra que no se asocia dicha denominación con el Demandado.
Mediante correo electrónico enviado el 2 de agosto de 2011 el Demandante informó al Demandado de la resolución del contrato verbal de distribución celebrado con el Demandante y le conminó a la transmisión del nombre de dominio en disputa. El Demandado consiente la resolución del contrato de distribución, es decir, reconoce una situación de dependencia respecto del Demandante.
El contenido de los sitios web que se ubican bajo el nombre dominio en disputa y bajo el nombre de dominio del Demandante <showergreen.eu> son idénticos. Ambos comparten las mismas fotografías, textos e incluso formularios, llegando a mostrar claramente que el origen de los productos está en Shower Green Norway, la empresa del Demandante. Resulta así claramente que la voluntad del Demandado es atraer ilícitamente consumidores a su web bajo la falsa asociación con los productos y servicios del Demandante. Este propósito se evidencia con el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa mediante la eliminación en el sitio web del apartado “Quienes Somos”, el cual sí está presente en el nombre de dominio del Demandante <showergreen.eu>.
El Demandante se apoya en X-ONE B.V. v. Robert Modic, Caso OMPI No. D2010-0207, para aseverar que el uso legítimo de un signo distintivo en el tráfico no alcanza al uso del signo como nombre de dominio, esto es, es innecesario utilizar un nombre de dominio que reproduzca la marca registrada para publicitar u ofrecer los productos legítimos del titular.
El Demandado ha registrado y viene utilizando el nombre de dominio en disputa de forma abusiva y desleal, con una intrínseca mala fe que perjudica al Demandante y cuyo único propósito viene a ser el de imposibilitar que éste pueda hacer uso del nombre de dominio en disputa que legítimamente le pertenece.
El 1 de diciembre de 2010 el Demandante solicitó a la empresa Impacta Estudios, S.L. un presupuesto para el registro de la marca SHOWERGREEN. El 10 de diciembre de 2010 dicha empresa remitió al Demandante el presupuesto. Es decir, al menos 17 días antes de que fuera registrado el nombre de dominio en disputa, el Demandante ya había elegido la denominación SHOWERGREEN para identificar sus productos y servicios, siendo evidenciado que tal término es de su plena y exclusiva creación.
El Demandado ya mantuvo relaciones con el Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. A través de la sociedad Vía del Sol, de la cual el Demandado es presidente, el Demandado realizó operaciones mercantiles con la sociedad Aquanature Systems, la cual era la anterior denominación social de Showergreen Norway, empresa del Demandante.
Entre el día 1 de diciembre de 2010 (fecha de solicitud del presupuesto para el registro de la marca SHOWERGREEN) y el 17 de diciembre de 2010 es más que probable que el Demandado fuera advertido del inminente cambio de marca y denominación social que se iba a producir en Aquanature Systems al nuevo signo SHOWERGREEN.
Rotas las relaciones con el Demandante, la voluntad del Demandado ha sido indiscutiblemente la de atraer ilícitamente a consumidores al sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa. Este propósito se realiza de forma tal que se impide conocer verdaderamente por los consumidores quién está detrás de los productos ofrecidos en dicha página web, de modo que a la vista de la identidad, el usuario cree estar ante Showergreen Norway, la empresa del Demandante.
La condición de distribuidor del Demandado (reconocida por él mismo) y la ruptura de relaciones con el Demandante son causa suficiente para demostrar que el registro y el uso actual del nombre de dominio en disputa es de mala fe. Este razonamiento (especialmente seguido en aquellos casos en los que existe una condición (expresa o implícita, escrita o verbal) a la hora de registrar el nombre de dominio por el demandado) considera que el registro de buena fe puede revertir en mala fe si las condiciones cambian y a partir de dicho momento, no sólo habrá registro sino también uso de mala fe.
La creación del signo SHOWERGREEN fue obra exclusiva del Demandante y así se lo hizo saber al Demandado antes del registro del nombre de dominio en disputa. Es así que hasta la terminación del contrato de distribución (y el comienzo de un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa) el Demandante no había tenido la intención de recuperar la titularidad del nombre de dominio en disputa sino hasta ahora en vista del daño que está haciendo el presente uso a su negocio. Mientras subsistió el contrato de distribución entre ambos, el Demandante estuvo informado de la solicitud, registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado, situación que el Demandante consintió en tanto la condición de distribuidor del Demandado se mantuviese.
El Demandado solicitó el registro de la marca SHOWERGREEN en su país de origen, Uruguay, el 19 de agosto de 2011, es decir ocho meses después de que solicitara el nombre de dominio en disputa. No se entiende, si no es por la aparición de un ánimo fraudulento en el Demandado, que una vez rota la relación comercial de distribución con el Demandante decida solicitar para sí la titularidad de dicha marca en su país. No hay duda de que la intención es legitimar su comportamiento ilícito y en perjuicio de los intereses del Demandante. Prueba de ello es que el Demandante solicitó el registro de dicha marca en Uruguay el 19 de julio de 2011 y por ello se opuso a esa solicitud posterior del Demandado.
El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se pueden resumir como sigue:
Es un caso de reverse hijacking (en español secuestro a la inversa) o, lo que es igual, puede que, momentáneamente, el Demandante sea titular de algunos registros de marca, pero el derecho a la marca pertenece al Demandado. El Demandante actúa con mala fe, aporta información sesgada y parcial ocultando a su conveniencia información relevante y tergiversando la realidad de los hechos.
Se impugnan los derechos que alega el Demandante respecto de la marca ya que la misma, y sus correlativos registros marcarios, deben ser propiedad del Demandado, que es su creador y legítimo titular.
El Demandante reivindica unos derechos que no tiene por carecer del derecho a la marca (el cual es distinto y previo a los derechos de marca registrada). Quien como el Demandante pretende ostentar derechos de marca, pero en verdad no tenía derecho a esa marca, en realidad lo que está haciendo cuando pretende ejercitarlos es abusar de su apariencia de derecho y está obrando de mala fe.
Fue el Demandado quien creó la marca SHOWERGREEN, y no el Demandante quien se limitó a aplaudir la iniciativa del Demandado y a reconocer su propia incapacidad para crear/diseñar una marca tan atractiva.
Lo cierto es que el Demandado compra los productos que vende bajo su propia marca SHOWERGREEN, productos que compra al Demandante, y éste lo que ha hecho es apropiarse de la misma solicitando varios registros.
Mediante correo electrónico de 31 de agosto de 2010, dirigido a la esposa del Demandado, el Demandante se identifica por su verdadera marca SHOWERADE. Mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2010 el Demandado pregunta al Demandante si su marca es SHOWERADE, y éste le responde que sí el día siguiente. Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2011 el Demandado pregunta al Demandante si le gusta la denominación SHOWERGREEN, que ha elegido, junto con otra, como su posible nueva marca, a lo que el Demandante contesta que sí el día siguiente. Mediante correos electrónicos de 2 y 14 de diciembre de 2010 el Demandado muestra al Demandante el proceso de creación de la marca SHOWERGREEN y cómo ha procedido a diseñarla con ayuda de sus colaboradores, marca ésta que después se apropió el Demandante sin autorización del Demandado.
El Demandado en ese entonces ignoraba que el Demandante había procedido a solicitar registros de marca de mala fe y sin su permiso.
El Demandado refuta las alegaciones efectuadas por el Demandante en cuanto a las razones por las que en su opinión debe considerarse que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa: (i) antes de que el Demandado haya recibido cualquier aviso de la controversia, existen pruebas de que ha utilizado el nombre de dominio en disputa, y que ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos marcados, y efectivamente los ha comercializado; (ii) el Demandado es conocido por la marca o nombre comercial SHOWERGREEN, y ha comerciado con ella legítimamente y mucho antes de ser demandado; (iii) de hecho, el Demandado, como verdadero creador de dicha marca, ya la usaba y había registrado el nombre de dominio en disputa con anterioridad a que el Demandante (sin permiso del Demandado) hubiera solicitado su primera marca SHOWERGREEN.
El registro de buena fe del nombre de dominio en disputa, anterior a la fecha de solicitud de la marca que se le opone, mucho más si es luego confirmado por un uso de ese nombre de dominio en disputa de buena fe por parte del Demandado, es de por sí motivo suficiente para desestimar la Demanda.
El Demandado hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión. Eso es así porque, entre otras cosas, la marca SHOWERGREEN es en realidad del Demandado, no del Demandante, y porque quien intenta desviar a los consumidores de manera equívoca es precisamente el Demandante. Muy al contrario, la buena fe del Demandado ha quedado acreditada por la correspondencia entre las partes.
Se refutan las alegaciones efectuadas por el Demandante en cuanto a las razones por las que en su opinión debe considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, cosa que no es cierta. La Demanda pretende hacer creer que el Demandado, cuando fue requerido para que cediese por las malas el nombre de dominio en disputa, cuya titularidad legítimamente le corresponde, no respondió o lo hizo parcialmente. Lo que en realidad sucedió es que el Demandado fue quien requirió al Demandante para que cesase en su actividad infractora y el Demandante fue quien no respondió a tal requerimiento.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante o a un competidor del Demandante, ni de perturbar la actividad comercial del Demandante. Tanto la marca como el nombre de dominio en disputa fueron creados por el Demandado y es el Demandante quien pretende usurparlos.
El Demandado compra productos al Demandante, por lo que la competencia entre ellos no es posible, siendo así que lo único que ha sucedido en este caso es que al Demandante le ha parecido atractiva la marca de su cliente (el Demandado) y ha decidido apropiársela sin permiso, como pretende hacer ahora con el nombre de dominio en disputa.
El Demandado considera es claro que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de buena fe, mientras que, muy al contrario, las solicitudes de marca que se pretenden esgrimir en contrario han sido solicitadas, todas ellas, de mala fe.
Puesto que el Reglamento permite al Demandado solicitar al grupo administrativo de expertos que declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio (Reglamento, párrafo 15.e)), y siendo ésta la realidad de los hechos, se solicita tal declaración en base a las pruebas presentadas por el Demandado y a los argumentos coherentemente esgrimidos por el mismo.
El Demandado solicita se rechace el recurso solicitado por el Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha acreditado ser titular de un registro marcario que ampara la marca SHOWER GREEN y diseño.
Es de sobra conocido que la adición del sufijo de nivel superior genérico “.com” no influye ni se toma en cuenta al comparar una marca con un nombre de dominio ya que su existencia obedece a razones puramente técnicas. Igualmente es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).
Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada por el Demandante.
Este Experto hace notar que, para efectos del párrafo 4.a).i) de la Política, es irrelevante que el registro de la marca sea de fecha posterior al registro o creación del nombre de dominio en disputa.
Cabe aclarar que, de acuerdo a la Política, este no es el foro para determinar si el Demandante obtuvo o no de forma legítima o de buena fe el registro de marca en el que apoya su Demanda.2
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a).i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Cabe señalar que el registro de un nombre de dominio no está supeditado a ser titular de una marca, registrada o no, o algún otro derecho de propiedad intelectual.
Si bien es cierto que el Demandante ha acreditado ser titular de un registro marcario que ampara la marca SHOWER GREEN y diseño, su fecha de solicitud y su fecha de registro son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado. De la evidencia que consta en el expediente se desprende que al solicitar el registro de la marca antes citada, el 24 de enero de 2011, el Demandante ya tenía conocimiento del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado.
Cabe resaltar que de las pruebas aportadas por las partes se desprende:
1. Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2010 el Demandado presenta al Demandante ciertos “nombres que encontré libres”, que incluyen SHOWERGREEN y SHOWER-GREEN.
2. Mediante correo electrónico de 3 de diciembre de 2010 el Demandado envía al Demandante una propuesta de Isologos diciendo “De aquí saldrá nuestra imagen”.
3. Mediante correo electrónico de 14 de diciembre de 2010 el Demandado envía nuevamente al Demandante un diseño mostrando la marca SHOWER GREEN y diseño de forma aparentemente idéntica a la marca registrada por el Demandante posteriormente.
4. Mediante correo electrónico de 20 de diciembre de 2010 enviado por el Demandado al Demandante, el primero ya firma usando la marca SHOWER GREEN y diseño de forma aparentemente idéntica a la marca registrada por el Demandante posteriormente y agregando abajo “SHOWER GREEN Latinoamérica”. En dicho correo electrónico el Demandado escribió “te giro dinero como para que puedas avanzar por varios frentes”.
5. La sociedad del Demandante, Aquanature Systems, (i) seguía usando esa denominación y un logo en su factura mostrando SHOWERADE el 20 de diciembre de 2010, y (ii) registró su cambio de denominación a Showergreen Norway el 13 de enero de 2011.
6. Mediante correo electrónico de esa misma fecha, 13 de enero de 2011, el Demandante informa al Demandado que ya registró varios nombres de dominio con el término SHOWERGREEN bajo diversos sufijos de nivel superior genérico (i.e. .eu, .info, .org, .net, etc.), así como con el término SHOWER-GREEN también bajo diversos sufijos de nivel superior genérico (i.e. .com, .org, .net, etc.), todos los cuales serán redireccionados al nombre de dominio en disputa. En ese mismo correo electrónico el Demandante informa al Demandado que el registro de la marca SHOWER GREEN y diseño ya está en proceso.
7. Mediante correo electrónico de 13 de febrero de 2011 el Demandante indica al Demandado que tan pronto tenga el Demandado “la web inglesa operativa” cerrará el nombre de dominio <showerade.com> por ser del Demandante y le pregunta al Demandado si prefiere que lo cierre o que lo redireccione al sito web del nombre de dominio en disputa.
8. Mediante correo electrónico de 3 de mayo de 2011 el Demandante solicita al Demandado corrija el membrete para que incluya SHOWERGREEN NORWAY con la bandera noruega y la dirección de correo electrónico “[…]@showergreen.com” y SHOWERGREEN EUROPE S.L con la bandera española y la misma dirección de correo electrónico anterior y con “[…]@showergreen.com”.
El Demandado asevera que compra los productos al Demandante para luego venderlos bajo su propia marca SHOWER GREEN. El Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para promocionar esos productos.
El Demandante alega que es innecesario utilizar un nombre de dominio que reproduzca la marca registrada de otro para publicitar u ofrecer los productos legítimos del titular de dicha marca, apoyándose en X-ONE B.V. v. Robert Modic, Caso OMPI No. D2010-0207.3 Sin embargo, ese caso se refiere a un revendedor no oficial y no autorizado, a diferencia del presente caso en que el Demandado ha revendido los productos que precisamente le surtía el Demandante haciendo uso de la marca SHOWER GREEN y diseño con pleno conocimiento y sin oposición de parte del Demandante.
Queda claro que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento y sin objeción alguna de parte del Demandante, y sin que exista constancia alguna en el expediente de que dicho registro y uso por el Demandado estuviese sujeto a condición o acuerdo algunos. De la misma manera el Demandante registró la marca SHOWER GREEN y diseño, así como diversos nombres de dominio conteniendo las denominaciones “showergreen” y “shower-green”, con pleno conocimiento y sin objeción alguna de parte del Demandado, y sin que exista constancia alguna en el expediente de que dichos registros por el Demandante estuviesen sujetos a condición o acuerdo algunos.
En opinión de este Experto, la verdadera litis en este caso es que cada una de las partes alega ser la creadora y exclusiva titular de los derechos de la marca SHOWER GREEN y diseño, la cual fue desarrollada para el negocio que ambas partes contemplaban realizar. Si bien las pruebas aportadas sugieren que el desarrollo y creación de dicha marca fueron obra del Demandado, también es cierto que en su momento el Demandado no objetó el registro de dicha marca realizado por el Demandante. Sin embargo, bajo la Política y el Reglamento no corresponde a este Experto decidir en este procedimiento a quien corresponden los derechos sobre esa marca.4
De la evidencia que obra en el expediente se desprende que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.5
Considerando en su conjunto lo anterior, este Experto considera que el Demandante no acreditó el extremo requerido bajo el párrafo 4.a).ii) de la Política y que, por el contrario, el Demandado acreditó tener intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa bajo el párrafo 4.c).i) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dado lo anterior, no hace falta examinar si se acredita o no el extremo previsto en el párrafo 4.a).iii) de la Política.
D. Hostigamiento
El Demandado solicitó tomar en consideración la existencia de elementos suficientes para determinar un caso de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa (“Reverse Domain Name Hijacking”) por parte del Demandante.
De las constancias que obran en el expediente se infiere que entre ellas hubo una relación y expectativa de negocios más amplia que una mera relación de distribución de productos (de particular relevancia es el correo electrónico enviado el 4 de marzo de 2011 por el Demandante al Demandado referente a una carta de intención entre ellos). Este Experto reitera que la Política y el Reglamento son para dirimir controversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio que infringen los derechos de terceros sobre marcas, y no para dirimir otro tipo de controversias.
Este Experto considera que existe un conflicto entre las partes que va más allá del alcance de la Política y, por tanto, en este caso en particular no considera procedente declarar un caso de hostigamiento al buen uso del nombre de dominio en disputa bajo el párrafo 15.e) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 23 de diciembre de 2011
1 De las constancias que obran en el expediente se desprende que la marca SHOWER GREEN y diseño se compone de esas 2 palabras separadas. Sin embargo, en sus respectivos escritos de Demanda y Contestación las Partes se refieren a la marca SHOWERGREEN como una sóla palabra, y así lo refleja este Experto en este Apartado 5.
2 En Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 se estableció: “it is not the task of a Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts”.
3 No escapa a este Experto que la decisión en dicho caso no refleja la opinión expresada al respecto en la mayoría de las decisiones rendidas por grupos de expertos bajo la Política. Véase WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Segunda edición, en www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html.
4 Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, Octubre 24, 1999, en www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm. En Quarterview vs. Quarterview Co., Ltd., Caso AF-0209a se estableció: “This proceeding arises out of a dispute between the Complainant and the Respondent and its principals regarding a failed Internet business venture. There are significant factual disputes regarding the nature of the parties' former relationship and the reasons for the termination of that relationship. In light of the Panel's determination that the complaint is not properly subject to the UDRP, it is neither necessary nor appropriate for the Panel to attempt to resolve those factual disputes”. En Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle, Caso OMPI No. D2000-0005 se estableció: “This dispute involves the competing rights and legitimate interests of two parties in the domain names... Given the nature of this dispute it is properly solved by mediation or arbitration before the Center or by litigation in a forum of competent jurisdiction”.
5 Véase Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Caso OMPI No. D2000-0187: “If Complainant desires to obtain relief based upon some allegations that Respondent overstepped or overstated the bounds of its arrangement with Complainant, or that no such arrangement exists, that argument is better addressed to a court... On the record presented herein, this Panel must draw the conclusion that Respondent’s use of its domain name was in connection with the bona fide offering of goods and services of Complainant”. En Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thorton, d/b/a Machines & More, Caso OMPI No. D2000-0006 se estableció: “significant factual issues remain, resolution of which are beyond the scope of the panel’s jurisdiction. According to Respondent, it is an authorized "stocking distributor" of Complainant’s MILITEC-1 product. In that capacity, it put up a web site for the sole purpose of promoting the MILITEC-1 product, choosing a domain name that, to the informed consuming public, would clearly identify the site with the product... Under these circumstances and on this record, it cannot be concluded that Respondent has no "rights or legitimate interests" in the domain as is required under the Policy”.