Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
EPSON Europe BV (pour le compte et au nom de Seiko EPSON Corporation) contre CESA
Litige N° D2011-0168
1. Les parties
Le requérant est EPSON Europe BV (pour le compte et au nom de Seiko EPSON Corporation) d’Amsterdam, Pays-Bas et de Tokyo, Japon, représenté par Demys Limited, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« Royaume Uni »).
Le défendeur est CESA de Rungis, France, représenté à l’interne.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Online SAS.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par EPSON Europe BV (pour le compte et au nom de Seiko EPSON Corporation) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 janvier 2011.
En date du 31 janvier 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 3 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige indiquant que le français étant la langue de l’enregistrement.
Le 7 février 2011, le Centre a envoyé une notification concernant la langue de procédure. Le 15 février 2011, le requérant a déposé la plainte en français.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 février 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.
Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 mars 2011. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 10 mars 2011; le défendeur considère la plainte irrecevable au motif qu'elle n'a pas été délivrée à son siège social.
A réception de la réponse, le requérant a sollicité un délai pour déposer un mémoire supplémentaire au vu des arguments présentés par le défendeur.
En date du 21 mars 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative (la « Commission ») constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le requérant est une entreprise globale et un important fabricant mondial d'imprimantes et consommables pour ces dernières.
La société mère du requérant est propriétaire de la marque EPSON, enregistrée le 19 juin 1975 au Royaume-Uni, le 25 août 1975 aux Etats-Unis d’Amérique et le 29 novembre 2004 dans l'Union Européenne (Annexe 8 à la plainte).
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés aux dates suivantes: <tonerepson.net>: 6 juillet 2009, <erepson.com>: 23 novembre 2010 et <erepson.net>: 23 novembre 2010. Aux dires du défendeur, ils sont en position "parking".
Le défendeur, la Compagnie d’Entreprises de Services et d’Applications (CESA) se prétend titulaire de la marque ESPSON. Les activités du défendeur sont notamment : revêtement pour pétrochimie, nucléaire et expertise en construction.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant soutient essentiellement ce qui suit :
1. Les noms de domaine sont identiques ou ressemblent à s'y méprendre à une marque déposée ou à une marque de service sur laquelle le requérant a des droits
Le requérant jouit de droits sur la marque EPSON. Les noms de domaine ressemblent à s'y méprendre à ladite marque.
En ce qui concerne le nom de domaine <tonerepson.net>: « epson » est un terme "inventé" particulièrement bien connu et constitue l’élément le plus évident, le plus significatif et le plus reconnaissable du nom du domaine. Le terme supplémentaire "toner" dans le nom du domaine n'est pas dominant, il est simplement générique et descriptif. Si le nom du domaine n’avait pas inclus celui de la marque EPSON, son sens et sa signification auraient été complètement différents dans la mesure où il n’aurait eu aucun lien spécifique avec le requérant ou aucun de ses produits.
S'agissant de <erepson.com> et <erepson.net>: « epson » est un terme "inventé" particulièrement bien connu et constitue l’élément le plus évident, le plus significatif et le plus reconnaissable de chacun des noms de domaine. Les lettres ajoutées "er" ne sont pas évidentes et elles ne différencient pas les noms de domaine de celui des marques EPSON du requérant.
2. Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Le défendeur n’est pas généralement connu sous les noms de domaine. À aucun moment au cours de l’enregistrement des noms de domaine, le défendeur n’a été généralement désigné par les termes suivants: « epson », « toner epson » ou « erepson ». Le défendeur est une entreprise opérant sous le nom de CESA. Aucune licence ne lui a été accordée par le requérant et il n’a reçu aucune permission ou accord du requérant pour utiliser les marques déposées appartenant à ce dernier. Le défendeur ne s’appelle pas EPSON et il n’est pas généralement connu sous ce nom; il ne possède aucune marque déposée ou marque de service incorporant les marques EPSON. Le requérant ne permet à aucun tiers ou revendeur de ses produits d’incorporer ses marques dans des noms de domaine. Enfin, sur le site Internet du défendeur rien n’indique qu’il est connu sous le nom d’ « epson » ou qu’il opère sous ce nom.
Les noms de domaine ne sont pas utilisés dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi. Le défendeur ne peut démontrer avoir fait des travaux de préparation en vue d’utiliser les noms de domaine ou un nom correspondant aux noms de domaine en rapport avec une offre de biens ou de services de bonne foi du fait qu’il ne jouit d’aucun droit sur la marque ou la dénomination commerciale du requérant.
Dans le cas présent, le défendeur a utilisé le nom du domaine contesté <tonerepson.net> pour diriger les utilisateurs vers son site « www.cesa-fr.com » sur lequel il vendait un large éventail de produits différents, dont aucun n'est fabriqué par le requérant. Les noms de domaine <erepson.com> et <erepson.net> ont toujours été inactifs et ne proposent la vente d’aucun bien ou service.
Le défendeur a choisi les noms de domaine et y a inséré la marque du requérant dans l’intention d’attirer les utilisateurs d’Internet vers son site pour augmenter les ventes des produits qui y sont présentés. Le site du défendeur (« www.cesa-fr.com ») n’affiche aucun avertissement ni n’annonce clairement aux utilisateurs d’Internet que le site n’est ni affilié ni associé en aucune manière avec le requérant, et que celui-ci ne le garantit pas, ni d'ailleurs aucun autre fabricant.
Le nom du domaine litigieux <tonerepson.com> ne dirige plus ses visiteurs vers <cesa-fr.com> et les noms de domaine contestés <erepson.com> et <erepson.net> n’ont jamais dirigé quiconque vers des sites Internet actifs. Par conséquent <tonerepson.com> est désormais détenu passivement et <erepson.com> et <erepson.net> l’ont toujours été depuis leur enregistrement.
Le défendeur ne fait par ailleurs aucune utilisation non commerciale légitime ou loyale des noms de domaine.
Compte tenu de la notoriété de ses marques, il est inconcevable que les noms de domaine puissent être utilisés, à présent ou à l'avenir, dans le but de conférer au défendeur un intérêt légitime sur les noms de domaine du fait de la similitude entre les noms de domaine et lesdites marques.
3. Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
L’utilisation initiale du nom du domaine litigieux <tonerepson.net> par le défendeur a nui à l'activité du requérant puisque le défendeur a attiré les utilisateurs d’Internet vers son site « www.cesa-fr.com ». De plus, le nom de domaine <tonerepson.com> est désormais détenu passivement et les noms de domaine <erepson.com> et <erepson.net> l’ont toujours été depuis leur enregistrement.
Il est probable que les utilisateurs d’Internet qui saisissent les noms de domaine ou qui les trouvent grâce à un moteur de recherche soient en quête d’un site exploité par le requérant plutôt que par le défendeur. L’utilisation des noms de domaine par le défendeur s’appuie sur la notoriété des marques du requérant. Si l’intention du défendeur n’avait pas été de tromper les utilisateurs, il aurait pu avoir recours à un nom de domaine composé à partir d’un nom générique ou il aurait pu utiliser un nom de domaine existant (<cesa-fr.com>) plutôt que d’avoir recours à un nom de domaine dans lequel les marques du requérant ont été insérées.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant demande que les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> lui soient transférés.
B. Défendeur
Le défendeur argue principalement de ce qui suit :
1. L'activité dans les services informatiques du défendeur est minime. Le défendeur exerce principalement son activité dans le domaine de revêtements spécialisés pour la pétrochimie, le nucléaire, l'expertise construction, la formulation et le conditionnement.
2. La formulation de « tonererepson » est constituée de "ton" et "erepson" dans une démarche marketing et pour laquelle il est envisagé de déposer une marque française, voire communautaire.
S'agissant de « erepson », il s'agit d'une association "er", "ep", "son" pour la contraction de "aire de réparation de sons". Cela concerne des produits de la marque relative pour des revêtements destinés à corriger l'acoustique de locaux. Le défendeur envisage de déposer cette marque en France et dans l'Union européenne.
Partant, même si ces noms de domaine sont identiques à la marque du requérant, ils ne recouvrent pas la même activité que les produits du requérant.
3. Les noms de domaine litigieux ont été réservés de bonne foi pour une utilisation ultérieure et loyale sans intention de nuire au requérant, ni de créer la confusion avec les produits du requérant.
Sur la base de ce qui précède le défendeur conclut au rejet des demandes du requérant tout en se déclarant prêt à céder les noms de domaine en question pour un montant de cent mille euros (100 ;000,- euros).
6. Discussion et conclusions
A. Sur la demande de dépôt d'un mémoire supplémentaire
En application du paragraphe 10(d) des Règles d'application, la Commission considère, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant à ce titre.
B. Sur la recevabilité de la plainte
Le défendeur se plaint de ce que la plainte n'ait pas été délivrée à son siège social; partant, cette dernière devrait être déclarée irrecevable.
Ni les Principes directeurs, ni ses Règles d'application ne prévoient l'irrecevabilité de la plainte qui n'aurait pas été correctement adressée au défendeur. Selon paragraphe 2(a) des Règles d'application, le défendeur doit recevoir « effectivement » la plainte. Le défendeur ne conteste pas l'avoir reçu, puis en avoir pris connaissance du contenu. Il y a même répondu dans les délais, dans les termes de sa réponse du 10 mars 2011.
Ainsi, la Commission est satisfaite que le défendeur ait eu une possibilité équitable de faire valoir ses arguments à teneur du paragraphe 10(b) des Règles d'application.
C. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le requérant a établi détenir des droits sur la marque EPSON (Annexe 8 à la plainte), déposée de nombreuses années avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux.
La Commission considère que les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> prêtent à confusion avec la marque du requérant. L’adjonction des termes "er" et "toner" n’étant pas déterminante à cet égard, le terme "epson", particulièrement connu, constituant l'élément le plus évident et significatif, comme le souligne le requérant.
D. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés peuvent constituer, la preuve des droits du défendeur sur les noms de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache. Ces circonstances sont les suivantes :
« (i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. »
La Commission, à l’examen du dossier, ne voit pas en quoi le défendeur aurait des droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net>.
Le défendeur ne prétend pas avoir acquis des droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine sur la marque en question ou les services qui y seraient rattachés. Pas plus qu’il ne prétend avoir obtenu une quelconque autorisation pour exploiter la marque en question au titre des noms de domaine en question. Au contraire, le défendeur indique qu'il entend enregistrer les marques EREPSON et TONEREPSON, mais à ce jour le défendeur ne détient aucun droit.
Pour le surplus, la Commission fait sienne la conclusion émise dans l'affaire Litige OMPI No. D2010-1262, Epson Europe BV pour le compte et au nom de Seikp EPSON Corporation contre Mohammad Faraji, selon laquelle, compte tenu de la présence mondiale et de la renommée incontestable de la marque et des produits EPSON et son enregistrement dans l'Union européenne, à la date de l'enregistrement des noms de domaine en question, il est inconcevable que le défendeur n'était pas conscient de l'existence de la marque EPSON au moment de cet enregistrement.
La Commission considère par conséquent que le requérant a établi que le défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
E. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après:
« (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; ou
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. »
Ainsi que relevé ci-dessus, le défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque EPSON, mondialement connue, lors de l'enregistrement des noms de domaine en question.
D'autre part et comme l'admet lui-même le défendeur, les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> sont inactifs. Le défendeur se déclare même prêt à les céder pour cent mille euros.
Il conviendra dès lors de faire application des principes dégagés dans l'affaire Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003) à savoir (i) la solide réputation de la marque déposée du requérant et sa célébrité, (ii) l'incapacité du défendeur à apporter la preuve, quelle qu'elle soit, qu'il utilise effectivement le nom de domaine en toute bonne foi, ou qu'il envisage de le faire et, compte tenu de tout ce qui précède, (iv) il est impossible d'imaginer de manière plausible que le défendeur puisse utiliser ou envisage d'utiliser le nom de domaine légitimement.
Il est établi que la marque du requérant est de solide réputation et que le défendeur n'apporte aucune preuve convaincante, à l'examen de ses dires, qu'il a fait ou entend faire un usage de bonne foi des noms de domaine en question. Le comportement de mauvaise foi du défendeur est pour le surplus conforté par le fait que, dans sa réponse, le défendeur déclare expressément vouloir transférer les noms de domaine en question pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ces noms de domaine.
La Commission considère dès lors que les circonstances visées au paragraphe 4(b)(i) et (iii) des Principes directeurs sont établies dans le cas d’espèce.
Le transfert des noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> sera en conséquence ordonné en faveur du requérant.
7. Décision
Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission décide que le requérant a apporté la preuve que les noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> prêtent à confusion avec la marque sur laquelle le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que l’enregistrement des noms de domaine <erepson.com>, <erepson.net> et <tonerepson.net> soient transférés au requérant.
Christophe Imhoos
Expert Unique
Le 4 avril 2011