Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
TV Azteca, S.A.B. DE C.V. v. Pablo Ferrer Area
Caso No. D2011-0011
1. Las Partes
La Demandante es TV Azteca, S.A.B. DE C.V. con domicilio en México, D.F., México, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Demandado es Pablo Ferrer Area con domicilio en A Coruña, España, representado por Barba y Doval Abogados, S.C.P., España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <laacademia.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Tucows Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de enero de 2011. El 5 de enero de 2011 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de enero de 2011 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 13 de enero de 2011. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de enero de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de febrero de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de febrero de 2011.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de febrero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del acuerdo de registro es el inglés, pero como ambas Partes coinciden en solicitar que el procedimiento se desarrolle en español, el Panel, conforme al párrafo 11 del Reglamento, así lo decide.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una cadena de televisión mexicana creada en 1993, parte de la empresa Grupo Salinas. La Demandante tiene dos cadenas nacionales: Canal 13 con 90 canales, conocida como Azteca 13 o Azteca Trece, y Canal 7 con 78 canales, conocida como Azteca 7 o Azteca Siete. La Demandante produce una variedad de programas, incluyendo telenovelas, reality shows, noticiarios, transmisiones deportivas, programas musicales, programas de concursos, talk shows y programas de variedades.
En 2002, la Demandante lanzó su primer reality show “La Academia”, un espectáculo televisivo de reality musical. El espectáculo presenta concursantes mexicanos y méxico-americanos capacitados por un equipo profesional de “hacedores de estrellas” y, con base en su desempeño, son eliminados paulatinamente por el público.
La Demandante es propietaria, entre otros, de los siguientes registros de marca en México:
LA ACADEMIA, marca nominativa, Reg. No. 793671, concedida el 29 de mayo de 2003, Expediente No. 548070, fecha de presentación 22 de mayo de 2002. Protege clase internacional 25 (todo tipo de vestidos, calzados y sombrerería incluidos en esta clase) No indica fecha de uso.
LA ACADEMIA, marca nominativa, Reg. No. 957999, concedida 17 de octubre de 2006, Expediente No. 548068, fecha de presentación 22 de mayo de 2002. Protege clase internacional 38 (todo tipo de servicios de telecomunicaciones incluidos en esta clase). No indica fecha de uso.
LA ACADEMIA, marca nominativa, Reg. No. 958000, concedida el 17 de octubre de 2006, Expediente No. 548069, fecha de presentación 22 de mayo de 2002. Protege clase internacional 41 (todo tipo de servicios de educación; de servicios de formación; de servicios de esparcimiento; de actividades deportivas y culturales incluidas en esta clase de todo tipo de servicios de entretenimiento incluidos en esta clase). No indica fecha de uso.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de mayo de 2002.
De una visita independiente realizada por el Experto al sitio web de “www.archive.org” (“Wayback Machine”) el 24 de febrero de 2011 surge que en los días 4 y 18 de junio de 2002 la página web correspondiente al nombre de dominio en cuestión estaba en construcción. El día 1 de junio de 2003 la página web redirigía a “www.fiumichino.com” mostrando un texto con una lista de canciones que aparentemente podían escucharse usando “Realoneplayer”. En la página figura un copyright 2003 de Pablo Ferrer, el Demandado.
Del 25 de septiembre al 21 de noviembre de 2002 apareció una leyenda indicando que se ha bloqueado el acceso a la página mediante “robots.txt”. Desde el 2 de julio al 22 de agosto de 2008 apareció una página web titulada “Laacademia.com” conteniendo “resultados con esponsoreo”, entre los cuales figuran “Ángel Yuridia” (para bajar ringtones de la Red), “TV Azteca” (“Encuentre soluciones de medios y entretenimiento para su negocio”), “Yuridia Ringtones”, “Música Gratis en Batanga”, “Sitios Académicos Gratuitos” (“www.icampus.com”), “Academia Málaga Plus” (Cursos de español y alojamiento en Málaga), etc. Asimismo figura un texto en inglés que dice: “Compre este dominio. El dominio laacademia.com puede estar en venta por su dueño! Sedo”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas LA ACADEMIA y A LA ACADEMIA de la Demandante, y el nombre de dominio <laacademia.com>.
El Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, y no lo ha utilizado en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios. El Demandado no ha hecho un uso real del nombre de dominio. Durante años lo ha mantenido pasivo o “estacionado” con el aviso o leyenda “en construcción” o “en mantenimiento”. El Demandado se ha dedicado a obtener una ventaja de la popularidad y renombre asociado con la marca de TV AZTECA, utilizando el nombre de dominio para dirigir al navegante a una página web que contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados con enlaces a competidores de TV AZTECA y/o a productos o servicios que compiten o se relacionan con los de TV AZTECA. El Demandado no es titular ni licenciatario de ningún registro de marca que proteja el signo distintivo “LA ACADEMIA”, y obtiene un provecho comercial al desviar a los consumidores que buscan la marca de TV AZTECA a un sitio web que los remite a otro que ofrece servicios a competidores y/o productos o servicios que compiten o guardan una estrecha relación con los ofrecidos por TV AZTECA, y pretende establecer una relación directa con TV AZTECA, lo cual provoca confusión entre el público consumidor. En dicha página web se han incluido enlaces con el nombre “TV Azteca”. Asimismo, el nombre de dominio <laacademia.com> está a la venta.
El Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en cuestión. La presencia de la Demandante en el mercado mexicano e internacional por más de 17 años permite presumir el conocimiento de dicha empresa por parte del Demandado. A través de publicaciones en un periódico de gran circulación, “EL UNIVERSAL”, disponible también en su versión online, se demuestra que las audiciones para elegir a los participantes del “reality musical” “La Academia” en México comenzaron el 22 de mayo de 2002, fecha en que también se solicitaron a registro las marcas LA ACADEMIA, lo cual necesariamente significa que la publicidad para dar a conocer toda la información relativa a dichas audiciones para LA ACADEMIA (difusión en medios, promoción, convocatoria, requisitos, dinámica, bases de inscripción, etc.) debieron comenzar y de hecho comenzaron meses antes del 22 de mayo de 2002, y en cualquier caso ocho días antes, que es la diferencia entre la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y la protección de las marcas en México.
Entre el anuncio de las audiciones para el programa “La Academia” y el comienzo de las audiciones, el Demandado tuvo oportunidad de conocer la marca LA ACADEMIA y de deducir las evidentes y lógicas intenciones de la Demandante de registrar dicha marca, adelantándose ocho días a tales eventos y registrando de mala fe el nombre de dominio en disputa, perfectamente consciente del gran valor y reputación que dicho nombre de dominio adquiriría en manos de una empresa como TV AZTECA y siempre con miras a venderlo o a vender enlaces patrocinados a competidores de la Demandante, circunstancia que probó ser cierta con el transcurso del tiempo.
El sitio del titular siempre ha estado ya sea “estacionado” en “modo de construcción” o “modo de mantenimiento”, o bien conteniendo enlaces patrocinados a competidores de la Demandante, lo cual sólo refuerza la conclusión la mala fe con que el titular registró el nombre de dominio en disputa, y la mala fe con que lo utiliza. En cuanto a la mala fe en el uso, al utilizar el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Demandante (TV AZTECA) en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien protegido por la marca LA ACADEMIA o alguna otra similar que figure en el sitio web o en el sitio en línea, el titular está actuando de mala fe.
En el presente caso y de conformidad con la doctrina del “passive holding”, se puede apreciar que, en todo caso, al haber venido manteniendo el nombre de dominio en disputa en un estado pasivo o “estacionado” en la modalidad de “en construcción” o “en mantenimiento”, sin utilizarlo para ningún fin útil, el Demandado ha venido actuando de mala fe.
El Demandado no es ajeno al Centro de Arbitraje y Mediación, y tiene antecedentes de registro de nombre de dominio de mala fe: Ver particularmente Betclick Limited. v. Pablo Ferrer, Caso OMPI No. DES2010-0039, en el que fue ordenado transferir el nombre de dominio en disputa al demandante.
B. Demandado
En su Contestación a la demanda, el Demandado alega lo que sigue:
“La academia” es un término que carece absolutamente de distintividad. Es un término genérico y, por tanto, su inscripción como marca supondría una prohibición absoluta en todos los ordenamientos jurídicos, a no ser que se incluyese un gráfico o logo en la marca. En España, no sería inscribible como marca según lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de Marcas, pero en México tampoco lo sería (o no debería serlo), de conformidad con el art. 90 de su Ley de Propiedad Industrial, a pesar de que efectivamente se haya inscrito con posterioridad a la adquisición del nombre de dominio por parte del Demandado. Que el término “la academia” carece de distintividad en lengua española resulta una obviedad. Basta con acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por “la academia”, cualquier hispanohablante del mundo puede entender que se trata de un centro educacional, una institución con carácter de autoridad pública de tipo científico, literario o artístico o como la escuela filosófica fundada por Platón, que es el verdadero origen de la palabra academia, pero, desde luego, ningún hispanohablante del mundo identificaría “la academia” como un reality show.
El programa “La Academia” se emite solamente por la TV Azteca, radicada en México y con una difusión internacional prácticamente nula. De hecho, el Demandado no sólo desconocía que existía el formato televisivo “La academia”, sino incluso la TV Azteca misma.
Resulta sorprendente que la Demandante trate de impedir la utilización de un nombre de dominio de Internet por ser idéntico a una marca de la que es titular, cuando la misma marca consta inscrita con anterioridad a favor de una productora, Gestmusic Endemol, S.A. que es competencia de la propia TV Azteca.
Por otra parte, la Demandante ostenta el nombre de dominio <laacademia.tv>, que resulta el más adecuado, porque evidencia que se refiere a un programa de televisión, mientras que el “.com” se podría referir a cualquier ámbito, y a nivel internacional, cuando, como ha manifestado la propia Demandante, se trata de una televisión que sólo emite para México, Estados Unidos (para la población hispanohablante), Guatemala y El Salvador. Parece desorbitada la protección que trata de alcanzar la TV Azteca a escala mundial de la denominación de un programa de televisión que sólo es conocido en esos cuatro países y que en lengua castellana carece de distintividad alguna. Nadie, absolutamente en ninguno de los restantes países identificaría “la academia” con un programa televisivo.
El nombre de dominio en disputa se refiere al ámbito educacional del que el Demandado forma parte. El Demandado adquirió el nombre de dominio con la intención de crear un blog de tipo educacional o formativo, dado que tanto él como su colaboradora Lorena Álvarez comparten diplomatura en Educación Social. El blog solo estuvo operativo el 3 de septiembre de 2010, y se volvió a cerrar porque no tenían contenidos suficientes para poder mantener la página, por lo que decidieron ampliar las colaboraciones, con lo que se sumó al proyecto un psicólogo, Pablo Estévez.
Si bien es cierto que desde que el Demandado adquirió el nombre de dominio en el año 2002, la página se ha mantenido en construcción, con la excepción del pasado mes de septiembre cuando estuvo operativa durante un breve período de tiempo, el Sr. Ferrer se ha visto obligado a mantener el blog “en mantenimiento” por las dificultades técnicas que existían hasta ahora para confeccionarlo. Conviene no olvidar que la plataforma Wordpress es muy reciente.
El Demandado ha realizado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio <laacademia.com>, como se ve en los convenios con distintos colaboradores, del mundo de la educación y de la psicología, que deciden iniciar el blog “la academia” dentro de su esfera precisamente académica o educacional.
Si bien es cierto que durante algún tiempo el nombre de dominio <laacademia.com>, se ha mantenido como un directorio de publicidad de los conocidos como pay-per-click, no resulta menos cierto que nunca se han ofrecido bienes o servicios que fuesen competencia directa de la TV Azteca.
El Demandado contrató la publicidad de su nombre de dominio con el portal Esedo.com, que es una empresa que se dedica a gestionar la publicidad en las páginas web. Es absolutamente falso que el dominio <laacademia.com> se pusiese en venta en momento alguno. Respecto a la captura que aparece en la Demanda en la que se puede apreciar un anuncio de “en venta”, el texto fue puesto por la plataforma Esedo sin consultar con el titular del nombre de dominio en disputa, pues esta plataforma, además de dedicarse a la gestión de la publicidad en las páginas web, se dedica asimismo a la venta de nombres de dominio de Internet.
El hecho de que durante algún momento existiese publicidad en el nombre de dominio <laacademia.com> no puede interpretarse como una utilización de mala fe, sino una utilización lícita, ya que el término “la academia” es un término puramente descriptivo o genérico.
No puede interpretarse que pueda existir mala fe en el registro o utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, quien adquirió el nombre de dominio <laacademia.com> con anterioridad a que la inscripción de “la academia” como marca fuese siquiera solicitada por la TV Azteca, y no digamos ya concedida, lo que no ocurrió sino en el año 2006, cuatro años después de que el Demandado hubiese adquirido el nombre de dominio.
¿Cuál es el motivo por el que la TV Azteca debería tener un mayor derecho a apoderarse del nombre de dominio <laacademia.com> que los demás titulares de la misma marca, que existen tanto en España como en México, y los del resto de los países de habla hispana?
El Demandado nunca conoció la existencia del programa de televisión “La Academia”, dado que en España y en todos los países del mundo con excepción de México, Guatemala y El Salvador, es absolutamente desconocido.
La única parte que actúa de mala fe en el presente procedimiento es la Demandante, pues nunca se ha puesto en contacto con el Demandado ni siquiera para comunicar la existencia de esa marca registrada en México. La primera noticia que tuvo el señor Ferrer de la existencia del programa de televisión “LA Academia” fue la comunicación de la demanda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
No se comprende tampoco por qué la Demandante menciona que el nombre de domino en disputa estaba en venta cuando nunca hizo oferta económica alguna a su titular ni le comunicó la existencia de un interés. Si fuese cierto que la intencionalidad de mi cliente fuese la enajenación del nombre de dominio, lo lógico sería que se la hubiese ofrecido a la TV Azteca en algún momento, cosa que nunca sucedió. Parece que por parte de la TV Azteca existe una conducta maliciosa al querer usurpar un nombre de dominio a su legítimo titular sin contraprestación alguna, valiéndose de su magnitud económica y de poder para aplastar los intereses de un particular cuyo proyecto, de tipo educacional, con contenidos formativos y sociales, y de auto-conocimiento, nada tiene que ver con la actividad de la Demandante ni con intencionalidad especulativa alguna.
El Demandado en momento alguno ha intentado sacar ninguna ventaja económica de su nombre de dominio. “La Academia” como programa de televisión no existía cuando el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa, ni el Demandado consiguió ventaja económica alguna tratando de crear confusión ni, desde luego, enajenar el nombre de dominio a TV Azteca, pues nunca conoció la existencia del programa de televisión “La Academia”.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
A. Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca similitud que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
B. Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio, y
C. Que el nombre de dominio haya sido registrado y se use de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Con impresiones de la base de datos en línea del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante “IMPI”) la Demandante probó que es titular de las marcas mexicanas LA ACADEMIA. Ver “Antecedentes de Hecho”, supra.
Al cotejar un nombre de dominio y una marca es irrelevante la supresión de espacios y la adición del gTLD. Ver, entre muchos otros, Bodegas y Viñedos López S.A. v. Raúl Didier, Caso OMPI No. D2000-1798 y Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI No. D2001-0173 y casos allí citados. Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio <laacademia.com> es idéntico a la marca LA ACADEMIA, sobre la que tiene derechos la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, que no lo ha utilizado en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, que no ha hecho un uso real del mismo pues durante años lo ha mantenido pasivo o “estacionado” con la leyenda “en construcción” o “en mantenimiento”, que se ha dedicado a obtener una ventaja de la popularidad y renombre asociado con la marca de TV Azteca, utilizando el nombre de dominio para dirigir al navegante a una página web que contiene un directorio de publicidad o listados patrocinados, el cual contiene enlaces a competidores de TV Azteca y/o a productos o servicios que compiten o se relacionan con los de TV Azteca.
La Demandante sostiene también que el Demandado no es titular ni licenciatario de ningún registro de marca que proteja el signo distintivo “LA ACADEMIA”, y que el Demandado obtiene un provecho comercial al desviar a los consumidores que buscan la marca de TV Azteca a un sitio web que los remite a otro que ofrece servicios a competidores y/o productos o servicios que compiten o guardan una estrecha relación con los ofrecidos por TV Azteca, y pretende establecer una relación directa con TV Azteca, lo cual provoca confusión entre el público consumidor. Agrega que prueba de este uso ilegítimo y desleal es que en dicha página web se han incluido enlaces con el nombre “TV Azteca”. Asimismo, el nombre de dominio <laacademia.com> ha sido puesto en venta.
Por su parte, el Demandado manifiesta que se propone alojar bajo el nombre de dominio en cuestión un blog referido al auto-conocimiento personal y otros fines educativos y formativos, teniendo en cuenta que su formación es la de Diplomado en Educación Social, lo que acredita con diploma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de España. Dice también tener el plan de incluir en el sitio web bajo el nombre de dominio en cuestión determinados contenidos a tenor del acuerdo de 6 de marzo de 2009 entre el Demandado y Lorena Álvarez Suárez, diplomada en educación social y en terapia ocupacional, y del acuerdo de 11 de octubre de 2010 entre el Demandado y Pablo Estévez Giráldez, por los cuales el Demandado desempeñará la tarea de editor y redactor, mientras que Lorena Álvarez Suárez y Pablo Estévez Giráldez se desempeñaran como redactores en el blog de “LaAcademia.com”.
En principio el Experto considera que el carácter de uso común o genérico del término y la amplitud de significados del término “academia”, hace plausibles las explicaciones del Demandado fundadas en el párrafo 4.c.i. de la Política (“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”). Sin embargo, el Experto también tiene en cuenta que según se vio en el último párrafo de la sección “Antecedentes de hecho”, el uso efectivo del nombre de dominio por el Demandado a lo largo de casi nueve años ha sido bastante rudimentario. Por otra parte, según comprobó el Experto en su búsqueda de contenidos históricos correspondientes a “www.laacademia.com” en “www.archive.org”, el acceso a los registros de los días 25, 27 y 29 de septiembre de 2002 y 29 de noviembre de 2002 fue bloqueado mediante el uso de “robots.txt”. Excluir de la inspección pública ciertos contenidos históricos del sitio web correspondiente al nombre de dominio en cuestión no es ilegítimo de por sí, pero impide apreciar contenidos efectivos del sitio web en fechas determinadas. Todo ello despierta ciertas dudas sobre los referidos planes de uso del Demandado.
De todos modos, dadas las conclusiones a que llega el Experto en el punto siguiente, no es necesario pronunciarse sobre derechos e intereses legítimos.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Dado que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa antes de que la Demandante hubiera registrado, e incluso solicitado el registro de la marca LA ACADEMIA, la Demandante habría debido probar que el Demandado estaba enterado de la existencia de la Demandante y de su marca al momento de registrar el nombre de dominio. Ver el “WIPO Overview of WIPO Panels Views on Selected UDRP Questions”, especialmente su punto 3.1.disponible en www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html#31, que dice 1:
“¿Puede determinarse que existió mala fe si el nombre de dominio en cuestión se registró antes de que se registrara la marca o se adquirieran derechos en una marca del common law?. Opinión de consenso: Normalmente, cuando un nombre de dominio se registra antes de que se establezca un derecho a la marca, el registro del nombre de dominio no ha sido de mala fe porque el registrante no pudo haber tenido en mente un derecho inexistente del demandante.” [...] “Sin embargo, en ciertas situaciones, cuando el demandado es claramente consciente de la existencia del demandante y está claro que la finalidad del registro fue sacar una ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y cualesquiera derechos potenciales del demandante, puede determinarse que hubo mala fe. Esto ocurre a menudo después de una fusión entre dos compañías y antes de que surjan los derechos sobre la nueva marca, o cuando el demandado es consciente de los derechos potenciales del demandante y registra el nombre de dominio para sacar ventaja de cualesquiera derechos que pudieran surgir de las empresas del demandante.”
El Experto considera que no se ha probado que el Demandado, al momento de registrar el nombre de dominio en cuestión, haya sido consciente o estuviera enterado de la existencia de la Demandante y/o de cualesquiera derechos potenciales que la Demandante hubiera podido tener sobre la marca LA ACADEMIA.
La Demandante dice que las audiciones para elegir por primera vez a los participantes del “reality musical” “La Academia” en México comenzaron el 22 de mayo de 2002, fecha en que la Demandante solicitó el registro de las marcas LA ACADEMIA,
“[...] lo cual necesariamente significa que la publicidad para dar a conocer toda la información relativa a dichas audiciones para LA ACADEMIA (difusión en medios, promoción, convocatoria, requisitos, dinámica, bases de inscripción, etc.) debieron comenzar y de hecho comenzaron meses antes del 22 de mayo de 2002, y en cualquier caso ocho días antes, que es la diferencia entre la fecha de registro del dominio en disputa y la protección de las marcas en México. En tal virtud, las circunstancias del caso y la posterior conducta del titular nos permiten asumir que en el periodo entre que se anunciaron las audiciones para ”La Academia” y las mismas comenzaron, Pablo Ferrer Area tuvo oportunidad de conocer la marca LA ACADEMIA y tuvo también oportunidad de deducir las evidentes y lógicas intenciones de TV AZTECA de registrar dicha marca, adelantándose ocho días a tales eventos y registrando de mala fe el nombre de dominio en disputa, perfectamente consciente del gran valor y reputación que dicho nombre adquiriría en manos de una empresa como TV AZTECA y siempre con miras a venderlo o a vender enlaces patrocinados a competidores de TV AZTECA, circunstancia que probó ser cierta con el transcurso del tiempo.”
Al respecto, el Experto nota que aunque el 22 de mayo de 2002 efectivamente aparecieron en la prensa mexicana notas referidas a las audiciones del próximo programa de TV AZTECA, la Demandante no presentó ninguna prueba de que antes del 14 de mayo de 2002 (fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa), se publicaran anuncios o noticias de próximas audiciones o sobre un programa denominado “La Academia”. La Demandante tampoco presentó prueba alguna de que el Demandado, con domicilio en España, al registrar el nombre de dominio en disputa, conociera o hubiera debido conocer por algún otro medio las “evidentes intenciones“ de la Demandante, de usar o registrar la marca de marras. A falta de prueba que la respalde, la alegación de la Demandante de que al registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado conocía o debía conocer la existencia de la Demandante mexicana y su programa de televisión “La Academia”, no alcanza a convencer al Experto.
Como lo reconoce la Demandante, el Demandado registró el nombre de dominio en disputa ocho días antes que la Demandante presentara ante el IMPI sus primeras solicitudes de marca LA ACADEMIA. Con lo que la Demandante, retrotrayendo sus derechos a la fecha de su solicitud de marca ante el IMPI, carecería de fundamentos para cuestionar el registro del nombre de dominio.
Por otra parte, el Experto nota que en México la indicación de una fecha de primer uso en la solicitud de marca daría derecho al titular de la marca a oponerla a los terceros que comenzaron a explotarla con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud si la fecha de primer uso es anterior a aquélla en que el tercero comenzó a utilizar el signo distintivo. 2 Sin embargo, la Demandante, en ninguna de sus solicitudes de marca LA ACADEMIA presentadas el 22 de mayo de 2002 hizo constar una fecha de primer uso. Ver “Antecedentes de hecho”. En tales casos se interpreta que el solicitante de la marca ha renunciado a oponerla a quienes hagan algún uso del signo antes de la fecha de solicitud de marca.3
Es verdad que en la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa apareció en varias oportunidades un contenido típico de páginas “estacionadas” conforme a un acuerdo de “parking” y pay-per- click con Sedo.com, y que uno de los vínculos se refiere a TV Azteca. Sin embargo, de acuerdo a la búsqueda en “www.archive.org” realizada por el Experto, la primera fecha de aparición de una referencia a TV Azteca es el 2 de julio de 2008, o sea 6 años después del registro del nombre de dominio. Ver “Antecedentes de hecho”, supra, último párrafo. Aún considerando, como lo alega la Demandante, que el mencionado vínculo figuró desde 2007, habrían pasado 5 años desde la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por lo que de la mera existencia de ese vínculo no puede concluirse que el Demandado conociera la existencia de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio (14 de mayo de 2002).
Ninguno de los casos que cita la Demandante parece aplicable a esta controversia. En MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598, a diferencia del presente caso, el demandado, que había registrado el nombre de dominio <madrid2012.com> antes que el demandante presentara su primera solicitud de marca MADRID2012, y probablemente sin saber de la inminente solicitud de marca, sí estaba enterado de que la villa de Madrid había presentado su candidatura para los Juegos Olímpicos 2012, y debió pensar que <madrid2012.com> sería el nombre de dominio más obvio para quienes promovían la candidatura madrileña, por lo que el panel decidió que había registro de mala fe conforme al párrafo 4.b.iii. de la Política. Asimismo, se consideró probado que el demandado estaba familiarizado con la villa de Madrid, por lo que podía inferirse que estaba informado de los acontecimientos relativos a ella, lo que no puede decirse del Demandado en este procedimiento, quien reside en otro continente, no tiene vínculos aparentes con México ni hay prueba de que supiera de la Demandante o de su (futura) marca LA ACADEMIA al momento del registro del nombre de dominio.
Tampoco es acertada la referencia a Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, donde se consideró que el demandado, con domicilio en Australia, había registrado el nombre de dominio <telstra.org> de mala fe, ya que había ocultado su verdadera identidad para evitar ser contactado. Asimismo, la marca TELSTRA por ser la de la principal compañía telefónica de Australia gozaba de amplia reputación, por lo que no era posible concebir una circunstancia plausible en la cual el demandado pudiera usar legítimamente el nombre de dominio. Además, el demandado no presentó contestación alguna a la demanda. También basado en las “circunstancias particulares” del caso el panelista de Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, supra, consideró que el uso pasivo del nombre de dominio equivalía a uso de mala fe. Esas circunstancias particulares no se dan en el presente caso, ya que el Demandado contestó a la Demanda, y conforme a la prueba disponible ni la marca LA ACADEMIA del Demandante puede reputarse en España tan famosa como lo era la marca TELSTRA en Australia, ni “academia” es un término de fantasía, ni el Demandado ocultó sus datos de contacto o proporcionó datos falsos, ni el sitio web correspondiente al nombre de dominio careció de uso por completo.
Tampoco resulta aplicable Société Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, relativo a los nombres de dominio <crewairfrance.com> y <gpairfrance.com>, resuelto en rebeldía del demandado, y teniendo en cuenta que la marca AIR FRANCE es famosa o muy reconocida. Ver Société Air France v. Registrant [3467491]: Janice Liburd / Registrant [3290790]: Moniker Privacy Services, Caso OMPI No. D2010-2244, donde este Experto compartió el punto de vista de paneles previos, según el cual la marca AIR FRANCE gozaba de considerable renombre y notoriedad.
Finalmente, tampoco es acertada la referencia a Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, Caso OMPI No. D2006-0916, relativo a <waynerooney.com>, idéntico al nombre del co-demandante, famoso jugador inglés de fútbol, y registrado por un demandado alegadamente aficionado a ese deporte. El nombre de dominio allí en cuestión no tenía ningún carácter genérico o de uso común, ni podía el demandado alegar desconocimiento del nombre del jugador.
La Demandante alega también que según un texto aparecido en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, el Demandado lo puso en venta. El Demandado dice que ese texto fue colocado por Sedo.com sin su conocimiento o participación. Como se ha visto en “Antecedentes de hecho”, según resulta de la búsqueda del Experto, dicho texto apareció recién en 2008, también 6 años después del registro del nombre de dominio en disputa; además, no se ha probado que en mayo de 2002 el Demandado conociera o debiera conocer a la Demandante o a su marca LA ACADEMIA. En esas circunstancias el Experto no puede concluir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el objetivo primario de venderlo a la Demandante o a algún otro a un precio superior a los costos de registro. Por lo tanto, no es aplicable el párrafo 4.b.i. de la Política (“circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio”).
Por todo lo que antecede, el Experto concluye que no se ha probado que el registro del nombre de dominio en disputa haya sido de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: Febrero 28, 2011
1 Traducción no oficial de este Experto.
2 Ver “Los efectos de asentar fecha de primer uso en las solicitudes de marca en México”, por Arturo D. Reyes Lomelín, consultado en http://reyesfenigesp.wordpress.com/2010/02/11/primer-uso/ el 23-02-2011.
3 Dice Reyes Lomelín: “[ ...] señalar que la marca no se ha usado o no hacer manifestación alguna sobre el uso, a pesar de que el solicitante sí la ha usado, constituye una renuncia perfectamente legítima y válida al derecho de reivindicar una fecha de primer uso ...” (op. cit.).