WIPO Arbitration and Mediation Center
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Consorzio del Prosciutto di Parma v. Future City di Salvaderi Enea
Case No. D2010-1561
1. Le parti
Il Ricorrente è Consorzio del Prosciutto di Parma, Italia, rappresentato da Perani Pozzi Tavella, Italia.
La Resistente è Future City di Salvaderi Enea, Cortemaggiore, Italia.
2. I nomi a dominio e l’ente di registrazione
I nomi a dominio in contestazione, <italyparmaham.com>, <parma-ham.biz>, <parmahambuy.com>, <parma-ham.info>, <parmahamitaly.com>, <parma-ham.net>, <parma-ham.org>, <prosciuttocrudodiparma.org>, <prosciuttoparma.biz> e <prosciuttoparma.info> sono registrati presso la società Tucows.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 15 settembre 2010, via email. Il 16 settembre 2010, il Centro ha trasmesso via email alla Tucows una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. Il 16 settembre 2010, Tucows ha trasmesso al Centro via email la sua risposta.
In data 20 settembre 2010, il Centro ha inviato alle parti una comunicazione a mezzo email sia in lingua inglese sia in lingua italiana riguardo alla lingua della procedura. In data 21 settembre 2010, il Ricorrente ha trasmesso al Centro una comunicazione via email richiedendo che la procedura fosse condotta in lingua italiana. La Resistente non ha presentato nei termini osservazioni in merito alla lingua della procedura.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”) e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 28 settembre 2010, il Centro ha notificato il ricorso sia in lingua inglese sia in lingua italiana. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 18 ottobre 2010. La Resistente non ha presentato la Risposta nei termini e il Centro ha provveduto, in data 19 ottobre 2010, alla notifica di inadempienza della Resistente.
Il Centro, in data 28 ottobre 2010, ha nominato il Dottore Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme e, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
In merito alla questione preliminare della lingua della procedura, il Collegio ritiene che la procedura debba svolgersi e, quindi, la decisione debba essere resa, in lingua italiana, in quanto così richiesto e correttamente motivato da parte del Ricorrente in data 21 settembre 2010, in considerazione del fatto che che entrambe le parti sono basate in Italia e tra loro è intercorsa, previamente al presente Ricorso, una corrispondenza in italiano. La stessa soluzione è stata recentemente adottata dal Collegio nel caso Consorzio del Prosciutto di Parma v. Site Internet Solutions / Fausto Cocchi, Caso OMPI No. D2010-0257.
4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente è il Consorzio del Prosciutto di Parma, costituito nel 1963, allo scopo di salvaguardare la denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, protetta come D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) ai sensi del Regolamento comunitario CE 510/2006.
Il Ricorrente è titolare di diversi marchi collettivi PROSCIUTTO DI PARMA, tra i quali la Registrazione di marchio comunitario n. 1116458 (richiesta il 24 marzo 1999, concessa il 3 luglio 1999 e debitamente rinnovata, in classe 29), e la Registrazione di marchio italiano n. 796900 (richiesta il 1 luglio 1999, concessa il 9 dicembre 1999 e debitamente rinnovata, in classe 29). Il Ricorrente è inoltre titolare del marchio collettivo PARMA HAM, con la Registrazione di marchio comunitario n. 3493781 (richiesta il 31 ottobre 2003 e concessa il 23 febbraio 2005, in classe 29).
Il Ricorrente ha un proprio sito Internet all’indirizzo “www.prosciuttodiparma.com”.
Il Ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza della registrazione del nome a dominio <prosciuttocrudodiparma.info>, registrato a nome della Resistente in data 5 novembre 2009, e di aver preso contatto con la Resistente richiedendo lo spontaneo trasferimento del nome a dominio sulla base dei propri diritti di privativa. Copia della lettera inviata dal rappresentante del Ricorrente in data 18 dicembre 2009 è allegata al Ricorso. A seguito di tale comunicazione, il Ricorrente sostiene di aver ricevuto una richiesta di Euro 1,000 da parte della Resistente per la cessione del nome a dominio e di aver replicato sottoponendo alla Resistente un’offerta di Euro 100. A seguito della presentazione di tale offerta, il Ricorrente indica di aver ricevuto una controfferta dal Resistente pari ad Euro 300 e di aver accettato di corrispondere la somma richiesta (come da copia della comunicazione a mezzo email indirizzata al rappresentante della Resistente in data 7 aprile 2010) al fine di risolvere la controversia in maniera amichevole. La Ricorrente allega al Ricorso un’ulteriore comunicazione a mezzo email inviata al rappresentante della Resistente nella quale il rappresentante del Ricorrente indica di aver preso buona nota dell’impegno preso dalla Resistente a trasferire il nome a dominio al Ricorrente e che provvederà al pagamento della somma pattuita a trasferimento completato.
A seguito dell’accordo raggiunto in relazione al nome a dominio <prosciuttocrudodiparma.info>, il Ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza, con estrema sospresa, del fatto che la Resistente aveva registrato un’ulteriore nome a dominio <parma-ham-net>, in data 23 aprile 2010. Il Ricorrente ha quindi richiesto spiegazioni alla Resistente ed intimato alla stessa di trasferire immediatamente il nome a dominio (come da copia della lettera indirizzata dal rappresentante del Ricorrente in data 23 luglio 2010), e sostiene di aver ricevuto nuovamente una proposta di accordarsi economicamente anche per la cessione di tale nome a dominio. E’ allegata al Ricorso una comunicazione a mezzo email in data 11 agosto 2010 indirizzata dalla Resistente al rappresentante della Ricorrente nella quale è indicato “al momento i n[o]s[tri] studi legali e la n[o]s[tra] azienda fino a fine agosto sono in ferie. Ricordo la n[o]s[tra] volontà e disponibilità a trattare i domini web in n[o]s[tro] possesso. Vi ricontatteremo al rientro per una transazione”.
Il Ricorrente sostiene di aver appreso, poche settimane dopo, della registrazione degli ulteriori nove nomi a dominio oggetto della presente procedura: <italyparmaham.com>, <parma-ham.biz>, <parmahambuy.com>, <parma-ham.info>, <parmahamitaly.com>, <parma-ham.org>, <prosciuttocrudodiparma.org>, <prosciuttoparma.biz> e <prosciuttoparma.info>, tutti registrati in data 26 agosto 2010.
Il Ricorrente informa inoltre il Collegio dell’avvenuta registrazione, a cura della Resistente, di un’ulteriore nome a dominio, <parma-ham.eu>, in relazione al quale provvederà ad attivare il procedimento di opposizione presso la Corte Arbitrale Ceca.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorso è basato sulle seguenti argomentazioni del Ricorrente:
- il prodotto “Prosciutto Di Parma” è noto in tutto il mondo e l'espressione “Prosciutto Di Parma” costituisce Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento comunitario CE 510/2006 ed è stata registrata dal Ricorrente, in quanto consorzio dei produttori, come marchio collettivo a livello sia nazionale che comunitario;
- i nomi a dominio contestati sono confondibili con i marchi PROSCIUTTO DI PARMA e con il marchio PARMA HAM del Ricorrente, in quanto i nomi a dominio contengono le espressioni “Parma ham” e “Prosciutto di Parma”, in due casi abbinati con i termini non distintivi “buy” e “Italy”, che sono “immediatamente ed inequivocabilmente associati dai consumatori al prodotto “prosciutto crudo di Parma” protetto dalle privative industriali del Ricorrente”;
- la Resistente non può vantare alcun diritto o titolo sui nomi a dominio contestati, in quanto non è mai stata autorizzata dal Ricorrente a registrare né utizzare i nomi a dominio oggetto di costestazione e non è comunemente conosciuta con i nomi corrispondenti ai nomi a dominio contestati: inoltre, i nomi a dominio contestati non sono utilizzati dalla Resistente per alcuna offerta di beni o servizi in buona fede, poiché non sono reindirizzati su alcun sito Internet attivo;
- la registrazione in malafede dei nomi a dominio da parte della Ricorrente emerge dallo svolgimento dei fatti (descritti nel paragrafo precedente), in quanto la Resistente ha dapprima richiesto al Ricorrente l’importo di Euro 1,000 per la cessione del nome a dominio <prosciuttocrudodiparma.info>, importo ben superiore alle spese ordinarie di registrazione e mantenimento del nome a dominio, e, una volta ricevuto il pagamento della somma finale concordata pari ad Euro 300, ha provveduto a registrare i dieci nomi a dominio contestati, con il chiaro intento di ottenere un indebito e facile guadagno a scapito del Ricorrente;
- i nomi a dominio contestati non sono utilizzati dalla Resistente per siti Internet attivi ma, come riconosciuto in numerose decisioni OMPI, anche la mera detenzione passiva dei nomi a dominio può costituire prova della malafede del registrante.
Sulla base di quanto esposto nel Ricorso, il Ricorrente chiede che i nomi a dominio contestati gli vengano trasferiti.
B. Resistente
La Resistente non ha replicato alle allegazioni del Ricorrente.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca i tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che i nomi a dominio registrati dalla Resistente debbano essere cancellati o trasferiti al Ricorrente:
(i) i nomi a dominio sono identici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati; ed
(iii) i nomi a dominio contestati sono stati registrati e vengono usati in malafede.
A. Identità o somiglianza dei nomi a dominio contestati con i marchi del Ricorrente
Il Ricorrente ha fornito soddisfacenti prove della titolarità dei marchi registrati PROSCIUTTO DI PARMA e PARMA HAM.
In particolare, il Ricorrente ha fornito prova della titolarità dei seguenti marchi collettivi PROSCIUTTO DI PARMA: Registrazione di marchio comunitario n. 1116458, richiesta il 24 marzo 1999, concessa il 3 luglio 1999 e debitamente rinnovata, in classe 29, e Registrazione di marchio italiano n. 796900, richiesta il 1 luglio 1999, concessa il 9 dicembre 1999 e debitamente rinnovata, in classe 29. Il Ricorrente ha inoltre provato la titolarità del marchio collettivo PARMA HAM, con la Registrazione di marchio comunitario n. 3493781, richiesta il 31 ottobre 2003 e concessa il 23 febbraio 2005, in classe 29.
Il Collegio ritiene pertanto che i nomi a dominio contestati siano confondibili con tali marchi, in quanto né l’aggiunta dei termini “buy”, “Italy” e del trattino “-” né l’eliminazione della preposizione “di” sono sufficienti ad evitare la confondibilità con i marchi del Ricorrente.
E’ pacifico, inoltre, che i domini di primo livello, come in questo caso “.com”, “.biz”, “.org”, “.net” e “.info”, debbano essere ignorati nel giudizio di identità o confondibilità tra i marchi e i nomi a dominio (si vedano, tra le altre, le decisioni Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, Caso OMPI No. D2000-1770; e Consorzio del Prosciutto di Parma v. Site Internet Solutions / Fausto Cocchi, supra).
Il Collegio ritiene quindi provato il primo elemento di cui all'articolo 4(a)(i) della Policy.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione ai nomi a dominio contestati
Il Ricorrente deve provare che la Resistente non ha alcun diritto, titolo o legittimo interesse in riferimento ai nomi a dominio contestati. La Resistente può provare di avere un titolo o legittimo interesse in relazione ai nomi a dominio contestati dimostrando una delle circostanze di cui al paragrafo 4(c) della Policy.
In considerazione della particolare difficoltà di provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi, molti Collegi in precedenti decisioni OMPI hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal resistente.
Nel caso in esame, la Resistente non ha ritenuto opportuno replicare al Ricorso del Ricorrente e pertanto il Collegio deve valutare la sussistenza della carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente sulla base delle sole allegazioni del Ricorrente.
In primo luogo, è pacificoche la Resistente non abbia ricevuto alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi della Ricorrente e che non sia comunemente conosciuta con i nomi a dominio contestati o con altri segni distintivi ad essi corrispondenti.
In secondo luogo, i nomi a dominio contestati non sono utilizzati dalla Resistente per alcuna offerta di beni o servizi in buona fede in quanto sono oggetto di detenzione passiva: alcuni di essi non sono reindirizzati su alcun sito attivo, mentre altri sono collegati a pagine ove è indicato che il rispettivo dominio è riservato. Inoltre, come indicato, inter alia, in Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Caso OMPI No. D2006-0483, in assenza di prove in senso contrario prodotte dalla parte resistente, la detenzione passiva di un nome a dominio non costituisce un uso legittimo o un legittimo uso non commerciale del nome a dominio.
Il Collegio ritiene pertanto la Resistente non abbia alcun diritto o legittimo interesse in riferimento ai nomi a dominio contestati, ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
L'articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell'articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest'ultimo per una cifra superiore al suo costo: o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest'ultimo come nome a dominio: o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l'attività commerciale di un concorrente: o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusinoe con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all'origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l'impressione che vi sia un legame tra l'attività del resistente e quella del ricorrente.
E’ principio consolidato tra i Collegi OMPI che tale elenco debba essere considerato esemplificativo e che ulteriori circostanze possano essere invocate a prova della malafede del registrante.
Nel caso in esame, a prescindere dalla notorietà in Italia – dove è basata la Resistente - dei marchi del Ricorrente, è evidente che la Resistente fosse a conoscenza dei diritti esclusivi del Ricorrente al momento della registrazione dei nomi a dominio contestati.
Infatti, come documentato dalla corrispondenza prodotta dal Ricorrente e non contestata dalla Resistente, il Resistente ha provveduto alla registrazione dei dieci nomi a dominio contestati dopo aver ottenuto dal Ricorrente un corrispettivo pari ad Euro 300 per il trasferimento del nome a dominio <prosciuttocrudodiparma.info>, che la stessa Resistente aveva registrato e per la cessione del quale aveva inizialmente richiesto alla Ricorrente una somma (di Euro 1,000) certamente superiore ai costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio.
Risulta quindi evidente (come anche confermato dalle stesse affermazioni della Resistente: “Ricordo la n[o]s[tra] volontà e disponibilità a trattare i domini web in n[o]s[tro] possesso”) che la registrazione dei nomi a dominio contestati da parte della Resistente sia stata effettuata in malafede, con l’obiettivo primario di vendere, noleggiare o comunque trasferire i nomi a dominio al Ricorrente.
Con riferimento alla malafede nell’uso dei nomi a dominio contestati, il Collegio osserva che è principio costantemente affermato dai Collegi OMPI, a partire dalla decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, che anche la mera detenzione passiva (c.d. “passive holding”) di un nome a dominio può costituire, in presenza di ulteriori circostanze a prova della malafede del registrante, un utilizzo in malafade ai sensi della Policy.
Il Collegio ritiene quindi di poter pacificamente concludere che i nomi a dominio contestati sono stati registrati e sono usati in malafede.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti, il Collegio, ritiene che (a) i nomi a dominio contestati sono confondibili con i marchi del Ricorrente, (b) la Resistente non ha diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati, e (c) i nomi a dominio contestati sono stati registrati e vengono utilizzati dalla Resistente in malafede. Il Collegio dispone pertanto il trasferimento dei nomi a dominio contestati <italyparmaham.com>, <parma-ham.biz>, <parmahambuy.com>, <parma-ham.info>, <parmahamitaly.com>, <parma-ham.net>, <parma-ham.org>, <prosciuttocrudodiparma.org>, <prosciuttoparma.biz> e <prosciuttoparma.info> al Ricorrente.
Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 11 novembre 2010