WIPO Arbitration and Mediation Center

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Elsevier BV против Andrey Voloshuk

Дело No DUA2021-0012

1. Стороны

Заявителем по настоящему делу является Elsevier BV, Netherlands, представленная Arzinger Law Office, Украина..

Ответчиком по настоящему делу является Andrey Voloshuk, Украина..

2. Доменное имя и Регистратор

Спорным доменным именем является <scopus.kiev.ua> (далее – «Спорное Доменное Имя»). Регистратором доменного имени является Imena.ua («далее - Регистратор»).

3. Процедурные основания

Настоящая Жалоба была подана на украинском языке Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству («Центр») 21 июня 2021 г. 21 июня 2021 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со Cпорным Доменным Именем. 22 июня 2021 г. Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ, раскрывая, что имя регистранта и контактная информация о Спорном Доменном Имени отличаются от имени OFтветчика и контактной информации в Жалобе. 28 июля 2021 г Центр направил по электронной почте Заявителю имя регистранта и контактную информацию, раскрытые Регистратором, и предложил Заявителю внести изменения в Жалобу. Заявитель подал измененую Жалобу 29 июля 2021 г.

Регистратор также проинформировал Центр о том, что языком регистрационного соглашения является русский. В связи с этим, 25 июня 2021 г. Центр направил письмо Cторонам, на русском и украинском языках, предложив одно из нижеперечисленного: 1) представить удовлетворительное доказательство соглашения между Заявителем и Ответчиком относительно того, что разбирательство должно вестись на английском языке; или 2) представить перевод жалобы на русский язык; или 3) представить просьбу о том, чтобы языком административного разбирательства являлся украинский язык. Заявитель подал переведенную на русский язык Жалобу 25 июня 2021 г. Ответчик не предоставил никаких комментариев в отношении языка производства по делу.

Центр подтвердил, что Жалоба вместе с измененной Жалобой отвечает формальным требованиям Политики рассмотрения споров в сфере доменных имен .UA («Политика .UA»), Правилам Политики рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .UA («Правила .UA»), и Дополнительным правилам ВОИС для рассмотрения споров в сфере доменных имен в домене .UA («Дополнительные правила ВОИС»).

В соответствии с параграфами 2(а) и 4(а) Правил .UA Центр формально уведомил Ответчика о Жалобе, и разбирательство началось 8 июля 2021 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил .UA сроком для представления твета былo 28 июля 2021 г. Ответчик не представил ответ. Соответственно, Центр уведомил Ответчика о не представлении ответа в указанный срок

6 августа 2021 г. Центр назначил Марию Коваль в качестве Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявление о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил .UA.

4. Фактические основания

Заявитель является одной из крупнейших издательских компаний мира, основанной в 1880 г., ежегодно выпускающей около четверти всех издаваемых статей в научных журналах в мире. Кроме научных публикаций, книг и журналов, Заявитель предоставляет доступ к электронным архивам изданий, размещенных в авторских базах данных Компании: Scopus, ScienceDirect, Elsevier Research Intelligence, ClinicalKey, Reaxys, Emabse, Engineering Village. Заявителем предоставляется доступ к архивам научных статей для около 4500 организаций и университетов из 180 стран мира. Подписчиками продуктов Заявителя являются научно-исследовательские центры по всему миру (университеты, библиотеки, министерства и ведомства), а также частные корпорации в станах Европы, Соединенных Штатов Америки, и Азии. В год производится более 240 миллионов загрузок статей Заявителя.

База данных «Scopus» была разработана Заявителем для обеспечения быстрого поиска научных публикаций; база содержит обзоры цитируемых статей, формирует авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой его научной деятельности. В базе данных объединены более 21 000 наименований научно-технических и медицинских журналов, которые издаются примерно в 5 тысячах международных издательствах, а также содержатся записи всех выпусков журналов и книжных серий ведущих научных издательств.

Заявитель является правообладателем множества регистраций на товарный знак SCOPUS (далее – «Товарный Знак SCOPUS») в различных юрисдикциях, среди которых:

- Товарный знак Европейского Союза № 003052214, дата регистрации 1 октября 2004 г. в отношении товаров и услуг классов 9 и 42;

- Свидетельство на товарный знак Соединенных Штатов Америки № 2952563, дата регистрации: 17 мая 2005 г. в отношении услуг класса 42.

Cпорное Доменное Имя <scopus.kiev.ua> было зарегистрировано 8 апреля 2013 г. На дату данного решения веб-сайт под Спорным Доменным Именем является активным и содержит предложение платных услуг, которые заключаются, среди прочего, в публикации статей в журналах Scopus и Web of science.

5. Доводы сторон

A. Заявитель

Заявитель заявляет, что он является одной из крупнейших издательских компаний мира, представленной на издательском рынке с 1880 г. Ежегодно Заявитель выпускает около четверти всех статей в мире, издаваемых в научных журналах. Заявитель является правообладателем многочисленных национальных регистраций Товарного Знака SCOPUS.

Заявитель утверждает, что Спорное Доменное Имя является идентичным принадлежащему Заявителю Товарному Знаку SCOPUS, поскольку включает в себя Товарный Знак полностью. Домен верхнего уровня (ccTLD)gTLD) “.kiev.ua” не учитывается при решении вопроса об идентичности Спорного Доменного Имени и Товарного Знака Заявителя.

Заявитель утверждает prima facie, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Спорного Доменного Имени на основании нижеследующего:

- Ответчик никоим образом не аффилирован с Заявителем, а также не получает никакой поддержки от последнего;
- Заявитель никогда не предоставлял никакой лицензии или любого другого разрешения на использование Ответчиком его Товарного Знака в Спорном Доменном Имени или любым другим образом;
- веб-сайт под Спорным Доменным Именем используется для предложения услуг, которые заключаются, в частности, в гарантированном размещении публикаций на ресурсах Заявителя, что не соответствует действительности. Такая деятельность не может считаться добросовестным предоставлением услуг;
- веб-сайт под Спорным Доменным Именем не содержит никакой информации, которая связывала бы его с каким-то конкретно идентифицированным лицом;
- Ответчик неизвестен и не может быть известен общественности под Спорным Доменным Именем;
- веб-сайт под Спорным Доменным Именем предлагает свои услуги на платной основе, создавая при этом ложное впечатление об аффилированности с Заявителем, неправомерно используя в оформлении Товарный Знак и другие ложные указатели связи с Заявителем, в связи с чем пользователи ошибочно полагают, что оказались на локальном украинском сайте Заявителя;
- Спорное Доменное Имя является идентичным Товарному Знаку Заявителя. Учитывая общеизвестный характер Товарного Знака SCOPUS и предложение услуг с использованием Товарного Знака на веб-сайте под Спорным Доменным Именем, можно сделать вывод, что Ответчику было известно о Товарном Знаке Заявителя при регистрации Спорного Доменного Имени, и Ответчик сознательно выбрал Товарный Знак Заявителя ввиду высокой вероятности, что это будет привлекать трафик на веб-сайт Ответчика.

Заявитель также заявляет, что Спорное Доменное Имя было зарегистрировано и используется недобросовестно в связи со следующим:

- использование Ответчиком Спорного Доменного Имени для предложения услуг Заявителя свидетельствует о том, что во время регистрации Спорного Доменного Имени Ответчик четко и ясно знал, и нацеливался на ранее зарегистрированный и хорошо известный Товарный Знак Заявителя;

- используя Спорное Доменное Имя, идентичное Товарному Знаку Заявителя, Ответчик намеренно, с коммерческой целью пытался привлечь пользователей Интернета на свой веб-сайт, создавая ложное сходство с Товарным Знаком Заявителя в контексте источника, спонсорства, принадлежности или одобрения сайта Ответчика и услуг на таком сайте;

- Ответчик никак не отреагировал на претензию, направленную ему Заявителем с целью урегулирования спора.

B. Ответчик

Ответчик не ответил на утверждения Заявителя.

6. Дискуссия и Заключения

В соответствии с параграфом 4(a) Политики .UA Заявитель должен доказать следующее:

- Спорное Доменное Имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат Истцу; и

- Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Спорного Доменного Имени; и

- Спорное Доменное Имя было зарегистрировано или используется недобросовестно.

6.1. Предварительная дискуссия: Задержка подачи Жалобы

Заявитель указал, с подтверждающими доказательствами, что Спорное Доменное Имя было зарегистрировано в 2013 году. Таким образом, возникает вопрос о том, затягивал ли Заявитель с возбуждением разбирательства и является ли это аргументом против разбирательства.

Простая задержка между регистрацией доменного имени и подачей жалобы в соответствии с Политикой .UA не препятствует заявителю ни в возбуждении дела, ни в потенциальном получении решения в его пользу. Средство правовой защиты в рамках Политики .UA является скорее обеспечительной мерой, чем компенсацией, и что основная задача состоит в том, чтобы остановить текущие злоупотребления/ущерб или избежать их в будущем, а не предоставить средство правовой защиты по праву справедливости. От владельцев товарных знаков нельзя разумно ожидать, что они будут постоянно отслеживать каждый случай потенциального злоупотребления товарным знаком или немедленно принимать меры в отношении каждого такого случая, о котором они могут узнать, особенно когда киберсквоттеры практически не сталкиваются с (финансовыми или практическими) препятствиями для принятия на себя (множественных) регистраций доменных имен.

Время между датой регистрации Спорного Доменного Имени в 2013 году и подачей жалобы в 2021 году составляет значительный период времени. Однако Политика .UA не содержит срока давности для подачи жалобы, а задержка подачи жалобы сама по себе не обеспечивает защиту: см.

Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, ВОИС No. DUA2019-0002.

Ввиду вышеизложенного Комиссия не сделала отрицательных заключений из задержки подачи Жалобы.

A. Идентичность или сходность до степени смешения

Заявитель владеет регистрациями на Товарный Знак SCOPUS уже более семнадцати лет. Заявитель надлежащим образом доказал, что ему принадлежат права на Товарный Знак вследствие его длительного использования и большого количества регистраций по всему миру.

Спорное Доменное Имя полностью включает в себя Товарный Знак Заявителя SCOPUS. Если доменное имя полностью включает товарный знак, то такое доменное имя обычно считается идентичным или сходным до степени смешения для целей Политики .UA.

Часть доменного имени, которая относится к доменной зоне «.kiev.ua», как правило, не учитывается для определения того, является ли товарный знак и доменное имя идентичными или схожими до степени смешения.

В связи с вышеизложенным, Административная Комиссия приходит к выводу, что Спорное Доменное Имя является идентичным Товарному Знаку Заявителя SCOPUS и, следовательно, Заявитель доказал первый элемент параграфа 4 (а) Политики домена .UA. Политики .UA.

B. Права или законные интересы

Административная Комиссия считает, что Заявитель представил prima facie доводы, что у Ответчика отсутствуют права или законные интересы в отношении Спорного Доменного Имени ввиду того, что Ответчик не является широко известным под Спорным Доменным Именем.

Заявитель утверждает, что Ответчик никоим образом не аффилирован с Заявителем и Заявитель никогда не предоставлял лицензии или любого другого разрешения на использование Ответчиком Товарного Знака Заявителя в Спорном Доменном Имени или любым другим образом.

Административная Комиссия также делает вывод, что Ответчик не использует Спорное Доменное Имя для bona fide предложения товаров или услуг в соответствии с пунктом 4(c)(i) Политики .UA. Спорное Доменное Имя полностью включает в себя Товарный Знак SCOPUS, зарегистрированный Заявителем задолго до регистрации Спорного Доменного Имени. Ответчик использует Спорное Доменное имя для коммерческого веб-сайта, на котором предлагает услуги по публикации статей в журнале Scopus на платной основе. Таким использованием Спорного Доменного Имени Ответчик очевидно демонстрирует хорошую осведомленность о Заявителе и его деятельности. При этом указанный веб-сайт не содержит каких-либо сведений о связи между Ответчиком и Заявителем. Предыдущие комиссии пришли к выводу, что по сути, использование Ответчиком доменного имени не будет считаться «добросовестным», если оно ложно предполагает принадлежность к владельцу товарного знака. В связи с этим Административная Комиссия приходит к выводу, что Ответчик зарегистрировал и использует Спорное Доменное Имя с целью получения выгоды из популярности Заявителя и его Товарного Знака SCOPUS. См. Купервижн Интернешнл Холдинг Компани ЛП против Татьяна Зарова (Tetiana Zharova), Дело ВОИС No. DUA2020-0003.

Кроме того, принимая во внимание репутацию Товарного Знака Заявителя, Комиссия считает, что невозможно предположить, что Ответчик не знал о Товарном Знаке и деятельности Заявителя на момент регистрации Спорного Доменного Имени.

Также, Ответчик, имея возможность предоставить любые доказательства для демонстрации прав или законных интересов в отношении Спорного Доменного Имени, не предоставил какой-либо информации по данному делу и никоим образом не участвует в данном производстве.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении Спорного Доменного Имени.

На основании вышеизложенного Административная Комиссия считает, что Заявитель удовлетворил требования пункта 4(а)(ii) Политики .UA.

C. Недобросовестная регистрация или использование

Недобросовестность в широком смысле имеет место, когда ответчик получает несправедливое преимущество за счет товарного знака заявителя или иным образом незаконно его эксплуатирует.

Параграф 4(b) Политики .UA закрепляет обстоятельства, которые подтверждают и являются доказательством регистрации и использования Спорного Доменного Имени недобросовестно, а именно:

«(i) обстоятельства, указывающие на то, что Ответчик зарегистрировал или приобрел доменное имя с целью продажи, аренды или любой другой передачи регистрации доменного имени заявителю, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, или его конкуренту за материальное встречное удовлетворение, превышающее ваши прямые расходы, непосредственно связанные с доменным именем; или;

(ii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя для того, чтобы препятствовать владельцу товарного знака или знака обслуживания отобразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что вы были вовлечен в поведение подобного рода; или

(iii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя в первую очередь с целью подрыва бизнеса конкурента; или;

(iv) если путем использования доменного имени Ответчик намеренно пытался извлечь коммерческую выгоду, привлечь пользователей интернета к его веб-сайту или другому онлайн ресурсу, создать возможность смешения с товарным знаком или знаком обслуживания заявителя в плане источника, спонсорства, аффилированности или одобрения его веб-сайта или другого ресурса или продукта или услуги на его веб-сайте или другом ресурсе».

Товарный Знак Заявителя SCOPUS является фантазийным и обладает различительным характером, Заявитель использует свой Товарный Знак в течение долгого времени и, как следствие, Товарный Знак известен по всему миру. В связи с этим Административная Комиссия считает очевидным то, что Ответчик не мог не знать о Заявителе и его Товарном Знаке, когда регистрировал Спорное Доменное Имя. Обращая внимание на мгновенный и глобальный охват Интернета и поисковых систем, особенно в тех случаях, когда знак заявителя широко известен (в том числе в его секторе) или носит весьма конкретный характер, а ответчик не может достоверно утверждать, что не знал о знаке (особенно в случае с домейнерами), административные комиссии были готовы сделать вывод, что ответчик знал или должен был знать, что его регистрация будет идентична или схожа до степени смешения с знаком заявителя.

Подтверждением недобросовестности является использование доменного имени, при котором ответчик умышленно и с целью выгоды пытается привлечь Интернет пользователей к своему веб-сайту, создавая возможность смешения с товарным знаком заявителя в отношении происхождения, спонсорства, аффилированности или одобрения сайта ответчика. Административная Kомиссия приходит к выводу, что в данном деле Ответчик использует Спорное Доменное Имя именно с такой целью. Спорное Доменное Имя перенаправляет пользователей на коммерческий веб сайт, на котором предлагаются платные услуги в отношении публикации статей в журнале Scopus. При этом данный веб-сайт не содержит какой-либо информации о связи Ответчика с Заявителем. Такое использование Спорного Доменного Имени не может свидетельствовать о добросовестности его использования.

Предыдущие комиссии постоянно приходили к выводу, что простая регистрация доменного имени, идентичного или сходного до степени смешения (особенно доменных имен, содержащих опечатки или включающих знак плюс описательный термин), с хорошо известным товарным знаком независимым лицом, может сама по себе создать презумпцию недобросовестности. В данном деле Спорное Доменное Имя является идентичным Товарному Знаку Заявителя и было очевидно зарегистрировано с целью привлечения, с коммерческой целью, пользователей сети Интернет на веб-сайт под ним путем создания вероятности смешения с Товарным Знаком Заявителя и его бизнесом.

Кроме этого, Ответчик, не принимая участия в данном производстве, не указал никаких фактов и / или доказательств, которые бы свидетельствовали о добросовестной регистрации или использовании Спорного Доменного Имени.

На основании вышеизложенного Комиссия приходит к выводу, что Заявитель доказал не только недобросовестность регистрации, но также и недобросовестность использования Спорного Доменного Имени и, соответственно удовлетворил требования третьего элемента параграфа 4 (а) Политики домена .UA. Политики .UA.

7. Решение

По вышеуказанным соображениям и в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил требование Заявителя о передаче Спорного Доменного Имени <scopus.kiev.ua> удовлетворяется.

Мария Коваль
Административная Комиссия
Дата: 18 августа 2021 г.