WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Google LLC проти Николаенко Виктор Александрович / Nikolaienko Victor Aleksandrovych

Справа № DUA2020-0032

1. Сторони

Позивачем є Google LLC, Сполучені Штати Америки (“США”) , якого представляє Mamunya IP, Україна

Відповідачем є Николаенко Виктор Александрович / Nikolaienko Victor Aleksandrovych, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Спірні доменні імена <gpay.com.ua> зареєстровані через Hosting Ukraine LLC (ua.ukraine) (далі - “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі – «Центр») 23 грудня 2020 року. 23 грудня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта спірних доменних імен. 23 грудня 2020 року Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідач дійсно вказаний у якості такого реєстранта, і надав відповідні контактні дані.

11 січня 2021 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам, вказавши, що угода про реєстрацію спірного доменного імені викладена російською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 11 січня 2021 року Відповідач електронною поштою висловив побажання, щоб справа розглядалась українською мовою. 12 січня 2021 року Позивач також підтримав розгляд справи українською мовою.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ВОІВ (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов російською та українською мовами, і провадження було відкрито 20 січня 2021 року. 25 січня 2021 року Відповідач попросив про додаткові 4 дні для підготовки відповіді, які були йому надані. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) Відповідь слід було надати до 13 лютого 2021 року. 12 лютого 2021 року Відповідач надіслав електронною поштою свою Відповідь. 19 лютого 2021 року Позивач подав додаткову заяву до скарги.

25 лютого 2021 року Центр призначив Тараса Кислого у якості одноосібного члена Комісії у цій справі. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є розробником платіжної системи GPAY, яка є популярним платіжним інструментом для користувачів смартфонів та власників банківських карток в багатьох країнах світу. Запуск системи відбувся у вересні 2015 року під брендом ANDROID PAY, з наступним переіменуванням у “Google Pay” та GPAY у січні 2018 року. Наразі щомісяця платіжною системою користується близько 150 млн користувачів у 30 країнах світу, включаючи Україну.

Позивач є власником численних реєстрацій торговельної марки GPAY, включаючи, наприклад, торговельну марку США, реєстрація № 5144291, дата реєстрації 21 лютого 2017 року.

Спірне доменне ім’я було зареєстроване 1 вересня 2020 року і веде до веб-сайту де пропонуються фінансові послуги з використанням позначення GPAY. Напередодні реєстрації спірного доменного імені Позивач звертався до Відповідача з претензією щодо порушення його прав інтелектуальної власності. В ході листування Відповідач запропонував, щоб Позивач сплатив 195000 доларів США для врегулювання ситуації включно з передачею спірного доменного імені.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Позивач вважає, що спірне доменне ім’я є ідентичним з торговельною маркою Позивача. Спірне доменне ім’я відтворює торговельну марку Позивача. Загальний домен верхнього рівня не має враховуватись при порівнянні.

Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідач зареєстрував спірне доменне ім’я невдовзі після отримання претензії від Позивача щодо порушення його прав інтелектуальної власності. Позивач не надавав ліцензій або інших дозволів на використання Відповідачем торговельної марки Позивача. Відповідач несправедливо використовує репутацію Позивача та його продукту під торговельною маркою Позивача. Ідентичність спірного доменного імені з торговельною маркою Позивача та його використання для фінансових послуг однорідних послугам Позивача створює ризик сприйняття спірного доменного імені як афілійованого з Позивачем та його послугами. Відповідач не відомий стосовно спірного доменного імені. Спірне доменне ім’я не використовується для bona fide пропонування товарів та послуг.

Спірне доменне ім’я було зареєстроване або використовується недобросовісно. Відповідач мав знати про торговельну марку Позивача з огляду на її тривале та інтенсивне використання, а також із претензії отриманої від Позивача напередодні реєстрації спірного доменного імені. Спірне доменне ім’я було зареєстроване для перепродажу Позивачу за ціною, що перевищує витрати на його реєстрацію. Через широку відомість та репутацію торговельної марки Позивача може виникнути хибне враження про афілійованість спірного доменного імені з Позивачем та його діяльністю.

У своєму додатковому поданні Позивач також спростовує припущення Відповідача про спробу зворотного захоплення спірного доменного імені.

B. Відповідач

Відповідач висловив загальні заперечення проти позиції Позивача, які зводяться до наступного. Позивач втратив пріоритет на свої торговельні марки 2015 року, оскільки пріоритет триває лише 6 місяців. Торговельна марка Позивача та заявка Відповідача на торговельну марку GPAY стосуються різних класів Міжнародної класифікації товарів та послуг. У світі торговельна марка GPAY зареєстрована не лише на Позивача, є реєстрації і на інших осіб. Позивач не надав доказів запуску його платіжної системи в Україні в 2017 році. Торговельна марка Позивача не була визнана загальновідомою. Відповідач на законних підставах використовує веб-сайт за спірним доменним іменем. Відповідач не звертався до Позивача з фінансовими вимогами, а лише повідомив про умови врегулювання у відповідь на запит Позивача. Позивач не використовує свою словесну торговельну марку в Україні та володіє ним у США не для всіх релевантних послуг. Торговельна марка Позивача складається з кольорової букви “g” та описового слова “pay. Відповідач на законних підставах подав заявку на свою торговельну марку GPAY, розгляд якої триває. Дії Позивача схожі на зворотнє захоплення доменного імені.

6. Обговорення та висновки

А. Мова провадження

Згідно параграфу 11(а) Правил UA, Якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного

провадження є мова Угоди про реєстрацію (а саме англійська, російська або українська), однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження. У даній справі мовою Угоди про реєстрацію є російська. В той же час на запит Центру Позивач і Відповідач висловили побажання, щоб справа розглядалась українською мовою. З врахуванням цього Комісія встановила, що сторони домовились щодо мови провадження і дана справа буде розглядатись українською мовою.

В. Додаткове подання

Правила .UA не передбачають можливості додаткових подань від сторін, окрім як на прохання Комісії. У цій справі Позивач надав додаткову заяву до скарги, у якій навів спростування позиції висловленої Відповідачем, в тому числі щодо зворотнього захоплення спірного доменного імені. Позивач надав обґрунтування неможливості надання такої інформації у скарзі. Комісія приймає таке обгрунтування та додаткову заяву до скарги, і враховує її при вирішенні спору.

С. Ідентичні або оманливо подібні

Комісія встановила, що Позивач має права на торговельну марку GPAY.

У справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я зазвичай визнається ідентичним або оманливо подібним до такої торговельної марки (див., наприклад, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, справа ВОІВ No. DUA2019-0002). У даній справі Комісія встановила, що спірне доменне ім’я повністю включає торговельну марку Позивача.

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.ua”, “.com.ua”) є стандартною реєстраційною вимогою, і як такий не має значення для встановленні схожості за першим елементом, який має довести позивач у справі (див., наприклад, AB Electrolux v. Name Servis, Александр Шевчук, справа ВОІВ No. DUA2020-0011). Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен верхнього рівня “.com.ua” при вирішенні питання про схожість спірного доменного імені та торговельної марки Позивача.

Враховуючи вищенаведене Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я є ідентичними із торговельною маркою Позивача, на яку Позивач має права і, відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

D. Права або законні інтереси

Позивач не надавав ліцензії або іншого дозволу на використання його торговельної марки Відповідачем, тому Комісія не знаходить підстав для підтвердження дійсного або можливого добросовісного чи законного використання спірного доменного імені Відповідачем, яке могло б свідчити про права або законні інтереси Відповідача (див., наприклад, AB Electrolux проти Name Servis, Александр Шевчук, справа ВОІВ No. DUA2020-0011 ) .

Відповідач не є відомим загалу щодо спірного доменного імені, відповідно, відсутні обставини на підтвердження його прав або законних інтересів (див., наприклад, Facebook Inc. v. Private Registration / Denis Khakimov, справа ВОІВ No. DUA2019-0002).

Обставини справи свідчать про умисне використання спірного доменного імені ідентичного торговельній марці Позивача для послуг однорідних послугам Позивача для створення вірогідності сприйняття спірного доменного імені як афілійованого з Позивачем та його послугами. Такі обставини свідчать про відсутність у Відповідача прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені (див., наприклад, Google LLC проти Aлександр Дмитрович Бутенко, справа ВОІВ No. DUA2020-0009).

Комісія також встановила, що комерційне використання спірного доменного імені Відповідачем не може розцінюватись як використання з некомерційною метою або без наміру отримати комерційну вигоду для підтвердження прав або законних інтересів відповідно до параграфу (4)(с)(ііі) Політики .UA.

Оскільки на час даного Рішення розгляд заявки Відповідача на торговельну марку GPAY триває і на неї не було видане свідоцтво про реєстрацію, Комісія не приймає її до уваги при вирішенні питання щодо прав або законних інтересів Відповідача стосовно спірного доменного імені.

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно спірного доменного імені. Відповідно, Позов відповідає вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

E. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Під час реєстрації спірного доменного імені Відповідач знав про права Позивача на його торговельну марку, що свідчить про недобросовісність (див., наприклад., MichaelKors (Switzerland) InternationalGmbH. проти MinakovaMaria, Справа ВОІВ No. DUA2020-0002).

Сама реєстрація спірного доменного імені ідентичного із відомою торговельною маркою Позивача непов’язаною особою, якою є Відповідач, створює презумпцію недобросовісності (див. наприклад, Google LLC проти Aлександр Дмитрович Бутенко, справа ВОІВ No. DUA2020-0009). До того ж реєстрація спірного доменного імені відбулася невдовзі після отримання претензії від Позивача про порушення прав на його торговельну марку. За таких обставин Комісія приходить до висновку, що спірне доменне ім’я було зареєстроване недобросовісно.

Відповідно до параграфу 4(b) Політики .UA зазначені далі обставини (включно, але без обмежень) у разі виявлення їх Комісією вважаються доказом недобросовісної реєстрації або використання доменного імені:

(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником торговельної марки, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує документовані витрати відповідача, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або

(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику торговельної марки відобразити її у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач задіяв схему такої поведінки; або

(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, відповідач навмисне намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на свій веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із торговельною маркою позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті.

Комісія встановила, що у даній справі, мали місце, принаймні, обставини вказані у п.(і) та п.(iv) вище, що свідчить про недобросовісність.

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що спірне доменне ім’я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Заявника відповідає вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики .UA.

Комісія також не бачить підстав для підтримання заявленої Відповідачем позиції щодо спроби зворотного захоплення спірного доменного імені в порядку параграфа 15 Правил .UA.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики .UA та 15 Правил .UA Комісія вирішила, що спірне доменне ім’я <gpay.com.ua> має бути переделеговане Позивачу.

Тарас Кислий
Одноосібний член Комісії
Дата: 11 березня 2021 року