WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Google LLC проти Aлександр Дмитрович Бутенко

Справа № DUA2020-0009

1. Сторони

Позивачем є Google LLC, Сполучені Штати Америки, якого представляє AEQUO, Україна.

Відповідачем є Aлександр Дмитрович Бутенко, Україна.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Оспорюване доменне ім’я <googla.com.ua> (далі – “Оспорюване Доменне Ім’я”) зареєстроване через ТОВ «Інтернет Інвест» (далі – «Реєстратор»).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації ВОІВ (далі – “Центр”) 7 квітня 2020 року. 8 квітня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора про підтвердження у зв’язку з Оспорюваним Доменним Іменем. 8 квітня 2020 року. Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій підтвердив, що Відповідач є реєстрантом, і надав відповідні контактні дані.

22 квітня 2020 року Центр надіслав електронною поштою повідомлення Сторонам, вказавши, що угода про реєстрацію Оспорюваного Доменного Імені викладена російською мовою, та запропонував Сторонам повідомити їх побажання щодо мови розгляду справи. 23 квітня 2020 року Позивач підтвердив своє клопотання про те, щоб справа розглядалась українською. Відповідач не коментував питання щодо мови провадження.

Відповідач надіслав три повідомлення електронною поштою до Центру між 22 та 29 квітня 2020 року щодо можливого врегулювання. 23 квітня 2020 року Позивач повідомив Центр, що він не зацікавлений у врегулюванні.

Центр встановив, що Позов відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі – «Правила .UA»), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA ВОІВ (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 28 квітня 2020 року. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) Відповідь слід було надати до 17 травня 2020 року. Відповідач не надав формальної відповіді. Відповідно, 19 травня 2020 року Центр повідомив Сторони, що приступить до призначення колегії.

27 травня 2020 року. Центр призначив Марію Коваль у якості одноосібного члена Адміністративної Комісії у цій справі. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є американською транснаціональною корпорацією, заснованою в 1998 році, що займається розробкою, дизайном одна з найсучасніших і найпопулярнішого в мережі Інтернет пошукового сервісу Google. В 2004 року аналітична компанія comScore віднесла веб-сайти Google до групи найпопулярніших.

веб-сайтів в світі. Також наразі компанія Alexa, що складає рейтинги веб-трафіку, вказує веб-сайт Google як номер 1 у глобальному Інтернет-трафіку.

Позивач є власником великої кількості реєстрацій на знак для товарів і послуг GOOGLE (далі - Знак для товарів і послуг GOOGLE) в різних юрисдикціях, включаючи Україну, серед яких:

- Міжнародна реєстрація № 1091990 на Знак для товарів і послуг GOOGLE, дата реєстрації 20 липня 2011року, у відношенні товарів та послуг 9, 35, 36, 42 класів МКТП;

- Свідоцтво України № 82319 на Знак для товарів і послуг GOOGLE, дата реєстрації 25 вересня 2007 року, у відношенні товарів та послуг 16, 25, 35 класів МКТП;

- Свідоцтво України № 237328 на Знак для товарів і послуг GOOGLE, дата реєстрації 12 лютого 2018року, у відношенні товарів та послуг 9, 25, 35, 36, 38, 42 класів МКТП;

- Реєстрація Європейського Союзу № 0881006 на Знак для товарів і послуг GOOGLE, дата реєстрації 12 січня 2006 року, у відношенні товарів та послуг 9, 38, 42 класів МКТП.

Заявник веде безліч доменних імен для просування своїх послуг, основне з яких <google.com> (зареєстровано 15 вересня 1997 року), а також <google.com.ua>, <google.ua>, <google.us> і багато інших.

Оспорюване Доменне Ім’я було зареєстровано 18 липня 2017 року. На дату цього Рішення Оспорюване Доменне Ім’я переспрямовує на веб-сайт Позивача, але відповідно до доказів, наданих Позивачем (Додаток 12 до Позову), веб-сайт під Оспорюваним Доменним Ім’ям до подання даної Скарги пропонував послуги різних пошукових систем, а саме пошукових систем Google та конкурентів Позивача.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

Позивач зазначає, що історія його компанії починається ще з 1998 року з її створення двома кандидатами філософських наук університету Стенфорд. На сьогоднішній день Позивач має власні офіси по всьому світу, а його пошукова система Google стала однією з найбільш відомих, визнаних та широко використовуваних систем пошуку інформації в мережі Інтернет. При цьому пошукова система Позивача є однією з таких, що індексують найбільшу кількість веб-сайтів, Позивач постійно вдосконалює технологію пошуку та всебічний набір інструментів пошуку. Позивач відмічає, що його основний веб-сайт “www.google.com” було визнано одним з найпопулярніших веб-сайтів в мережі Інтернет задовго до реєстрації Відповідачем Оспорюваного Доменного Імені. З 2001 року знак для товарів і послуг GOOGLE незмінно входить до першої п’ятірки найдорожчих світових брендів. При цьому у 2018 року рейтинг BrandZ визнав Знак для товарів і послуг GOOGLE найдорожчим світовим брендом, оцінивши його вартість в 302 мільярди доларів США. В 2019 року Forbes визнав Знак для товарів і послуг GOOGLE другим найдорожчим брендом у світі.

Позивач заявляє, що Оспорюване Доменне Ім’я є схожим до ступеню змішування зі Знаком для товарів і послуг GOOGLE, оскільки повністю відтворює його з однією відмінністю, а саме із заміною останньої літери «е» на «а».

Позивач також заявляє, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно Оспорюваного Доменного Імені, оскільки:

- Оспорюване Доменне Ім’я було зареєстровано набагато пізніше, ніж Знак для товарів і послуг GOOGLE;

- по-друге, Позивач ніколи не надавав Відповідачу повноважень, дозволів або ліцензій на використання належного Позивачу Знака для товарів і послуг GOOGLE;

- відсутні будь-які відомості щодо того, що Відповідач є відомим під Оспорюваним Доменним Іменем;

- Відповідач не може стверджувати, що до подання даного Позову він використовував або готувався до використання Оспорюваного Доменного Імені у зв’язку з bona fide пропонуванням товарів до продажу чи надання послуг.

Позивач надалі стверджує, що Оспорюване Доменне Ім’я було зареєстровано недобросовісно, оскільки, приймаючи до уваги той факт, що Знак Позивача має реєстрації у всьому світі та немає сумнівів щодо належності Знака для товарів і послуг GOOGLE Позивачу, є очевидним, що Відповідач був або повинен був бути обізнаним щодо існування Знак для товарів і послуг GOOGLE до реєстрації Оспорюваного Доменного Ім’я. Більш того, оскільки Оспорюване Доменне Ім’я повністю відтворює Знак Позивача з єдиною відмінною останньою літерою «а», є очевидним, що метою Відповідача при реєстрації Оспорюваного Доменного Імені було введення користувачів мережі Інтернет в оману та використання репутації Знака Позивача у власних цілях.

Позивач надалі заявляє, що Оспорюване Доменне Ім’я також використовується недобросовісно, оскільки до подання даної Скарги воно вело до активного веб-сайту, який пропонував послуги різних пошукових систем, включаючи систему Позивача та його конкурентів. До подання даного Позову Позивач також звернувся до Відповідача з вимогою добровільно припинити порушення прав Позивача та передати Оспорюване Доменне Ім’я Позивачу (Додаток 4 до Позову). Відповідач у відповіді на лист Позивача зазначив, що Оспорюване Доменне Ім’я переспрямовує на веб-сайт Позивача, нічого цим не порушуючи та намагався дізнатися, якими є умови Позивача, якщо він бажає викупити в нього Оспорюване Доменне Ім’я. Після звернення Позивача до Відповідача Оспорюване Доменне Ім’я почало перенаправляти на офіційний веб-сайт Позивача “www.google.com”, що свідчить про те, що Відповідачу було очевидно добре відомо про існування Позивача, його пошукової системи Google та, відповідно, його Знака для товарів і послуг, а також про те, що Відповідач може використовувати Оспорюване Доменне Ім’я в будь-який час для отримання власної вигоди від введення користувачів мережі Інтернет в оману щодо можливого зв’язку між Відповідачем та Позивачем.

Позивач також стверджує, що Відповідач зареєстрував та використовував Оспорюване Доменне Ім’я для перехоплення веб-трафіку, який мав би напряму йти на веб-сайт Позивача, а отже, очевидними є недобросовісність та свідомий характер дій Відповідача з метою незаконного використання доброго імені та репутації Позивача.

B. Відповідач

Відповідач надав неформальну відповідь, в якій зазначив, що згоден передати Оспорюване Доменне Ім’я Позивачу.

6. Обговорення та висновки

У відповідності до параграфу 4(а) Політики .UA Позивач для обґрунтування передачі йому доменного імені повинен довести наступне:

(і) доменне ім’я є тотожним або оманливо подібним до знака для товарів та послуг, на який позивач має права;..i

(іі) відповідач не має прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(ііі) доменне ім’я було зареєстровано або використовується недобросовісно.

6.1. Попереднія дискусія: Мова провадження

Відповідно до параграфу 11 Правил .UA якщо Сторони не домовились про інше, мовою адміністративного провадження є мова Угоди про реєстрацію (а саме англійська, російська або українська), однак Комісія має право вирішити інакше, враховуючи обставини адміністративного провадження.

Реєстратор підтвердив, що мовою Угоди про реєстрацію Оспорюваного Доменного Імені є російська.

Позивач просить про те, щоб мовою провадження була українська, на користь чого наводить наступні аргументи:

- попередня кореспонденція між Сторонами стосовно Оспорюваного Доменного Імені велася Позивачем українською мовою;

- Відповідач розуміє українську мову, про що свідчить його відповідь на лист Позивача;

- при реєстрації Оспорюваного Доменного Імені Відповідачем було зазначено поштову адресу на території України; також найімовірніше, що Відповідач є громадянином України.

Позов в даній справі подано українською мовою. Відповідач не подав жодної заяви щодо мови провадження.

У відповідності до параграф 10(с) Правил .UA Комісія повинна забезпечувати належну оперативність адміністративного провадження.

Зважаючи на всі обставини даної справи Комісія на підставі параграф 11(а) Правил .UA вирішує, що мовою провадження буде українська мова.

A. Змістовна дискусія: Тотожний або схожий до ступеню змішування

Позивач належним чином довів, що йому належать права на Знак для товарів і послуг GOOGLE внаслідок його довгого використання та великої кількості реєстрацій по всьому світу.

Оспорюване Доменне Ім’я повністю включає в себе Знак для товарів і послуг GOOGLE, однак останню літеру «е» було змінено на літеру «а». Оспорюване Доменне Ім’я є явним прикладом «тайпосквотингу» - практикою, коли написання знака для товарів і послуг змінюється мінімально шляхом заміщення однієї літери. Доменне ім’я, яке складається з загального, очевидного, або навмисного неправильного написання знака для товарів і послуг, зазвичай вважають схожим до ступеню змішування з відповідним знаком для товарів і послуг для цілей першого елементу. Комісія вважає, що заміна однієї літери в даній справі є недостатнім для того, щоб відрізнити Оспорюване Доменне Ім’я від Знака для товарів і послуг Позивача.

Частина доменного імені, що відноситься до доменної зони «.com.ua», як правило, не враховується для визначення того, чи є знак для товарів і послуг та доменне ім’я ідентичними або схожими до ступеню змішування.

З огляду на вищезазначене, Комісія вважає, що Оспорюване Доменне Ім’я є схожим до ступеню змішування зі Знаком для товарів і послуг Позивача, і, відповідно, Позивачем було доведено перший елемент Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

У відповідності до параграфу 4(а) Політики .UA, Позивач повинен надати достатні докази, що підтверджують, що Відповідач не має прав або законних інтересів у відношенні Оспорюваного Доменного Імені.

Позивач заявляє, що він ніколи не надавав Відповідачу повноважень, дозволів або ліцензій на використання належного Позивачу Знака для товарів і послуг GOOGLE.

Адміністративна Комісія вважає, що Позивач надав prima facie докази щодо того, що у Відповідача відсутні права або законні інтереси у відношенні Оспорюваного Доменного Імені, з огляду на те, що Відповідач не є відомим загалу під Оспорюваним Доменним Ім’ям та не володіє будь-якими зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які ідентичні Оспорюваному Доменному Імені.

Адміністративна Комісія також робить висновок, що Відповідач не використовує Оспорюване Доменне Ім’я для bona fide пропонування товарів або послуг згідно з параграфом 4(c)(i) Політики .UA. Оспорюване Доменне Ім’я повністю включає в себе Знак для товарів і послуг GOOGLE (з єдиною відмінністю в останній літері), зареєстрований Позивачем задовго до реєстрації Оспорюваного Доменного Імені. Відповідач використовував Оспорюване Доменне Ім’я для веб-сайту, на якому пропонував послуги різних пошукових систем, а саме пошукових систем Google та конкурентів Позивача. Таким використанням Оспорюваного Доменного Імені Відповідач очевидно демонструє добру обізнаність про Позивача і його діяльність. При цьому зазначений веб-сайт не містив будь-яких відомостей про зв’язок між Відповідачем та Позивачем. Попередні комісії, по суті, використання Відповідачем доменного імені не буде вважатися «добросовісним», якщо воно помилкове передбачає приналежність до власника знака для товарів і послуг. Зважаючи на це, Адміністративна Комісія приходить до висновку, що Відповідач зареєстрував і використовував Оспорюване Доменне Ім’я з єдиною метою отримання вигоди із популярності Позивача і його Знака для товарів і послуг GOOGLE. Под.Купервіжн Інтернешнл Холдінг Компані ЛП проти Тетяна Зарова (Tetiana Zharova), WIPO Case No.DUA2020-0003.

Крім того, беручи до уваги репутацію Знака для товарів і послуг Позивача, Комісія вважає, що неможливо припустити, що Відповідач не знав про Знак для товарів і послуг та діяльність Позивача на момент реєстрації Оспорюваного Доменного Імені.

Також, Відповідач, маючи можливість надати будь-які докази для демонстрації прав або законних інтересів у відношенні Оспорюваного Доменного Імені, не надав будь-якої інформації по даній справі.

Таким чином, Комісія приходить до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів у відношенні Оспорюваного Доменного Імені.

На підставі вищевикладеного, Адміністративна Комісія вважає, що Позивач задовольнив вимоги параграфа 4(а)(ii) Політики .UA.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Недобросовісність у широкому розумінні має місце, коли відповідач отримує несправедливу перевагу за рахунок знака для товарів і послуг позивача або іншим чином незаконно її експлуатує.

Параграф 4(b) Політики .UA закріплює невичерпний перелік обставин, які підтверджують та є доказом недобросовісності реєстрації або використання Оспорюваного Доменного Імені, а саме:

(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою продажу доменного імені позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує документовані витрати, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або

(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака відобразити його у відповідному доменному імені, за умови, що відповідач задіяв схему такої поведінки; або

(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я відповідач навмисно намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на свій веб-сайт, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті приналежності або схвалення його веб-сайту.

Беручи до уваги використання Позивачем свого Знака для товарів і послуг GOOGLE протягом довгого часу і, як наслідок, його популярність у всьому світі, Комісія вважає очевидним те, що Відповідач не міг не знати про Позивача і його Знак для товарів і послуг, коли реєстрував Оспорюване Доменне Ім’я. Звертаючи увагу на миттєве і глобальне охоплення мережі Інтернет та пошукових систем, особливо в тих випадках, коли знак позивача широко відомий (в тому числі в його секторі) або носить досить конкретний характер, а відповідач не може достовірно стверджувати, що не знав про знак для товарів і послуг (особливо у випадку з домейнерами), адміністративні комісії були готові зробити висновок, що відповідач знав або повинен був знати, що його реєстрація буде ідентична або схожа до ступеню змішування зі знаком позивача (вд. Michael Kors (Switzerland) International GmbH. v. Minakova Maria, WIPO Case No. DUA2020-0002).

Очевидно, що Відповідач зареєстрував Оспорюване Доменне Ім’я головним чином з метою підриву бізнесу Позивача, вводячи користувачів мережі Інтернет в оману щодо того, що між Відповідачем та Позивачем існує зв’язок, тим самим змусивши користувачів вірити в те, що Оспорюване Доменне Ім’я належить Позивачу.

Оспорюване Доменне Ім’я повністю відтворює добре відомий Знак для товарів і послуг GOOGLE Позивача з єдиною відмінністю в останній літері. Знак для товарів і послуг GOOGLE є добре впізнаваним в Оспорюваному Доменному Імені. Попередні комісії послідовно констатували, що проста реєстрація доменного імені, що є ідентичним або схожим до ступеню змішування (зокрема, доменні імена, що містять описки або включають в себе знак з додаванням описового терміну) з відомим або широко відомим знаком для товарів і послуг, неафілійованою організацією, сама по собі може створити презумпцію недобросовісності (вд. Chewy Inc. v. Rostislav Karyi / Ростислав Карый, WIPO Case No. DUA2020-0007). В даній справі Оспорюване Доменне Ім’я є схожим до ступеню змішування з добре відомим Знаком для товарів і послуг GOOGLE та було очевидно зареєстровано з метою залучення, з комерційною метою, користувачів мережі Інтернет на веб-сайт під ним шляхом створення імовірності змішування зі Знаком для товарів і послуг Позивача та його бізнесом. Перенаправлення Оспорюваного Доменного Імені на веб-сайт Позивача або на веб-сайти конкурентів Скаржника є ще одним свідченням сумлінності.

Крім цього, Відповідач, не приймаючи участі в даному провадженні, не зазначив жодних фактів та / або доказів, які б свідчили про добросовісну реєстрацію або використання Оспорюваного Доменного Імені.

На підставі вищевикладеного Комісія приходить до висновку, що Позивач довів не тільки недобросовісність реєстрації, але й також і недобросовісність використання Оспорюваного Доменного Імені і, відповідно задовольнив вимоги третього елементу Політики .UA.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики .UA та 15 Правил .UA Комісія вирішила, що Оспорюване Доменне Ім’я <googla.com.ua> має бути переделеговане Позивачу.

Марія Коваль
Одноосібний член Комісії
Дата: 10 червня 2020 року