WIPO Arbitration and Mediation Center

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ

Володимир Михальчук проти Олександра Шев’якова

Справа № DUA2020-0008

1. Сторони

Позивачем є фізична особа-підприємець Володимир Михальчук, Україна, якого представляє АО “Аксон Партнерз”, Україна.

Відповідачем є Олександр Шев’яков, Україна, який представляє себе самостійно.

2. Доменне ім’я та Реєстратор

Оспорюване доменне ім’я <lemag.com.ua> зареєстроване через Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтернет Інвест” (imena.ua) (далі - “Реєстратор”).

3. Історія процесу

Позов було подано до Центру з арбітражу та медіації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - “Центр”) 17 березня 2020 року. 18 березня 2020 року Центр надіслав електронною поштою запит до Реєстратора для встановлення реєстранта оспорюваного доменного імені. 19 березня 2020 року Реєстратор електронною поштою надав Центру відповідь, в якій надав інформацію щодо реєстранта та його контактних даних, які відрізнялись від вказаних у Позові. 1 квітня 2020 року Центр повідомив ім’я та контактні дані Позивачу та запропонував йому внести відповідні зміни до Позову. 6 квітня 2020 року Позивач надав Позов, який був змінений з врахуванням наданого імені реєстранта та його контактних даних.

Центр встановив, що Позов та змінена скарга відповідає формальним вимогам Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Політика .UA”), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (далі - “Правила .UA”), а також Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - “Додаткові правила ВОІВ”).

Відповідно до Правил .UA, параграф 4(с), Центр формально повідомив Відповідача про Позов, і провадження було відкрито 9 квітня 2020 року. Відповідно до Правил .UA, параграф 5(а) Відповідь слід було надати до 29 квітня 2020 року. Відповідь була подана до Центру 27 квітня 2020 року. Також 20 березня 2020 року Відповідач надіслав Центру свої неформальні коментарі щодо справи.

Центр призначив Тараса Кислого у якості одноосібного члена Комісії у цій справі 4 травня 2020 року. Комісія встановила, що вона була призначена належним чином. Комісія надала Заяву про прийняття та Декларацію про неупередженість та незалежність, як цього вимагає Центр на виконання Правил .UA, параграф 7.

4. Фактичні обставини

Позивач є українською фізичною особою-підприємцем, який принаймні з 2010 року займається продажем косметичних товарів із використанням мережі Інтернет із застосуванням позначення LEMAG.

Позивач є власником торговельної марки LEMAG за свідоцтвами України №181657 дата реєстрації 10 лютого 2014 року та №185254 дата реєстрації 12 травня 2014 року (далі – Торговельні марки).

Позивач здійснює свою діяльність із використанням належного йому доменного імені <lemag.ua> з 14 лютого 2014 року. Також в період з 2 серпня 2010 року по 7 грудня 2019 року свою діяльність Позивач також здійснював із використанням оспорюваного доменного імені.

Історично реєстрантами оспорюваного доменного імені були:

- з 23 червня 2010 року Ігор Михальчук,

- з 24 грудня 2013 року Позивач,

- з 25 липня 2018 року Ігор Михальчук,

- з 25 січня 2019 року Відповідач.

Позивач, Відповідач та Ігор Михальчук мали певні домовленості, в рамках яких оспорюване доменне ім’я використовувалось з моменту першої реєстрації. Однак всі зміни реєстрантів оспорюваного доменного імені відбувались без згоди та відома Позивача.

На час розгляду Позову оспорюване доменне ім’я перенаправлено на веб-сайт <proficos.com.ua>, на якому, очевидно, пропонуються косметичні продукти для продажу, і зараз веде до веб-сайту Реєстратора, де міститься повідомлення про те, що дане доменне ім’я зареєстроване в інтересах клієнта.

5. Доводи Сторін

А. Позивач

1) Доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до Торговельних марок Позивача.

При зіставленні та порівнянні текстових частин Торговельних марок Позивача “lemag” та “Le Mag” (прописом) з оспорюваним доменним іменем <lemag.com.ua>, можна дійти висновку, що оспорюване доменне ім’я повністю включає Торговельні марки Позивача, тобто є ідентичним до Торговельних марок Позивача.

Також Позивач отримував значні надходження від ділової діяльності з використанням Торговельних марок Позивача, а також ніс значні витрати для їх просування і розвитку.

2) Відсутність у Відповідача прав та законних інтересів щодо оспорюваного доменного імені.

До отриманням Позову Відповідач не використовував і демонстративно не готувався до використання оспорюваного доменного імені у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг. Оспорюване доменне ім’я не використовується Відповідачем для продажу товарів, а лише перенаправляє користувачів, які шукають можливості придбання товарів у інтернет-магазині, який працює під брендом “LeMag”, до стороннього веб-ресурсу розташованого на <proficos.com.ua>, який не має жодного відношення ані до знаків для товарів та послуг Позивача, ані до Позивача. Позивач має всі підстави вважати, що згаданий веб-ресурс має відношення до Відповідача, оскільки обслуговується платформою “komiz.io”, яка пов’язана, в тому числі, з Відповідачем.

Окрім того, продаж товарів не може вважатися добросовісним, оскільки він здійснюється з введенням споживачів в оману щодо продавця — на веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua> було розміщено неправдиву інформацію про те, що Позивач здійснив ребрендинг і тепер реалізація товару відбувається під іншим брендом. Додатково, споживачі Позивача отримували електронні листи з неправдивою інформацією щодо ребрендингу та повідомленням про спеціальну знижку на честь ребрендингу, що недобросовісно спонукало споживача придбати товар у порушника.

Відповідач не відомий загалу за оспорюваним доменним ім’ям. З моменту реєстрації 23 червня 2010 року оспорюване доменне ім’я використовувалося лише Позивачем. Під час продажу товарів із використанням бренду/Торговельних марок Позивача він зазначав інформацію, яка дає змогу ідентифікувати як власника оспорюваного доменного імені та продавця товарів саме Позивача.

Відповідач використовував оспорюване доменне ім’я неправомірно, з наміром отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів та з метою завдання шкоди знакам для товарів та послуг Позивача. Відповідач: а) установивши переадресацію з веб-сайту з оспорюваним доменним іменем на веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua>, на якому розміщена неправдива інформація про ребрендинг Позивача та б) вводячи споживачів у оману, пропонуючи придбавати товари у нього; є таким, що має намір отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів. Оскільки Відповідач усвідомлює природу своїх дій, він також розуміє, що поширення такої недостовірної інформації про ребрендинг порочить репутацію знаків для товарів та послуг Позивача, тим самим зменшує їхню комерційну цінність, що, очевидно, завдає їм шкоди. Оскільки після комунікації з контактною особою ресурсу з доменним іменем <proficos.com.ua> порушення не було припиненим, а перенаправлення не було скасоване, Позивач має всі підстави вважати, що Відповідач має на меті завдати шкоди Торговельним маркам Позивача.

Відповідач зареєстрував оспорюване доменне ім’я внаслідок неправомірних дій третьої особи та вибуття доменного імені з володіння Позивача поза його волею. Заява про переделегування оспорюваного доменного імені від 25.07.2018 від Позивача до Ігоря Михальчука, у результаті чого відбулася подальша передача оспорюваного доменного імені Відповідачеві, є підробленою та ніколи не подавалася Позивачем.

3) Недобросовісна реєстрація або використання доменного імені Відповідачем.

Відповідач зареєстрував оспорюване доменне ім’я, в першу чергу, з метою порушення звичного ходу бізнесу Позивача, який є прямим конкурентом Відповідача. Хоча первинна реєстрація оспорюваного доменного імені відбулася до моменту отримання Позивачем прав на відповідні знаки для товарів та послуг у 2010 році, це не може вважатися підставою неможливості визнання реєстрації або використання оспорюваного доменного імені Відповідачем недобросовісними. Комісія має розглянути спір з урахуванням дати набуття Відповідачем прав на доменне ім’я. Лише тому, що оспорюване доменне ім’я було створене реєстрантом, відмінним від Відповідача, до моменту набуття прав Позивачем на відповідні Торговельні марки, не може означати, що Відповідач не може бути визнаним як такий, що зареєстрував чи використовує оспорюване доменне ім’я недобросовісно. Незалежно від того, коли було зареєстроване оспорюване доменне ім’я, якщо Відповідач отримає у володіння оспорюване доменне ім’я після реєстрації Позивачем прав на відповідні Торговельні марки, Комісія розглядає обставини порушення станом на дату, коли Відповідач набув прав на оспорюване доменне ім’я. Факт набуття Відповідачем прав на оспорюване доменне ім’я вважається реєстрацією оспорюваного доменного імені. Відповідач набув прав на оспорюване доменне ім’я 25 січня 2019 року, у той час, коли Позивач уже володів правами на відповідні Торговельні марки Позивача та добросовісно використовував оспорюване доменне ім’я.

Поняття “конкурент” охоплює визначення особи, яка є комерційним/діловим конкурентом іншої особи, тобто діє паралельно з іншою особою з ціллю отримання будь-якої комерційної вигоди чи прибутку. Відповідач може вважатися прямим конкурентом Позивача, оскільки і Позивач (на веб-сайті з оспорюваним доменними іменем та веб-сайті з доменним іменем <lemag.ua>), і Відповідач (встановивши перенаправлення на веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua>, що означає отримання комерційної вигоди від діяльності веб-сайту <proficos.com.ua>) здійснюють продаж аналогічних товарів для сфери краси та здоров’я, зокрема, засобів для догляду за обличчям, тілом та волоссям, товарів для забезпечення роботи перукарень та салонів краси, професійної косметики, літератури та обладнання, зокрема, одних і тих самих виробників. Відповідач зареєстрував оспорюване доменне ім’я з метою переманювання споживачів Позивача за допомогою введення їх в оману, що потягнуло за собою втрату Позивачем значної частини прибутку, створення проблем та перебоїв у функціонуванні бізнесу Позивача, необхідність вживати додаткових заходів організаційного характеру (перебудова моделей продажу та закупок), а також незаконне отримання персональних даних споживачів Позивача третіми особами, що призвело до надходження скарг Позивачеві. Окрім того, Відповідач набув права на оспорюване доменне ім’я 25 січня 2019 року та поза відомом Позивача пасивно утримував доменне ім’я, не даючи Позивачеві підстав вважати, що Позивач юридично втратив контроль над оспорюванием доменним іменем (Відповідач не змінював реквізити доступу до адміністративної панелі, не вчиняв жодних дій, які потребують підтвердження власника та про які Позивач міг би дізнатися). Протягом періоду з 25 січня по 7 грудня 2019 року Відповідач чекав слушного моменту, щоб перехопити оспорюване доменне ім’я з найбільшою вигодою для себе та найбільшою шкодою для Позивача. Саме тому Відповідач обрав період з 7 грудня 2019 року — період перед традиційними зимовими святами, коли кількість замовлень сягає найбільших показників за рік. Захопивши оспорюване доменне ім’я перед найбільш прибутковим періодом, звичайні бізнес- процеси Позивача були порушені, з метою уникнення критичних збитків Позивач вимушений був витратити значну кількість ресурсів на термінове просування додаткових каналів продажів, зокрема, веб-сайту з доменним іменем <lemag.ua>.

Відповідач використовував оспорюване доменне ім’я, щоб навмисно та з комерційною метою привабити користувачів інтернету на веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua>, створюючи оманливу подібність веб-сайтів у контексті знаків для товарів та послуг Позивача щодо приналежності бізнес-діяльності Позивача до діяльності Відповідача. Доказом реєстрації та використання Відповідачем оспорюваного доменного імені з метою приваблення користувачів інтернету на веб-сайт Відповідача можуть бути, зокрема, відсутність у Відповідача законних прав та інтересів на доменне ім’я та перенаправлення користувачів з оспорюваного доменного імені на доменне ім’я Відповідача або будь-яке інше доменне ім’я, якщо Відповідач має змогу встановлювати/контролювати таке перенаправлювання. Недобросовісним використанням також вважаються випадки, коли Відповідачеві на момент реєстрації оспорюваного доменного імені було відомо про наявні у Позивача знаки для товарів та послуг. Відповідач не лише встановив перенаправлення з веб-сайту з оспорюваним доменним іменем на веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua>, на веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua> було розміщено неправдиву інформацію про ребрендинг Позивача та “переїзд” веб-сайту з оспорюваним доменним іменем на веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua> та розіслано споживачам листи з аналогічним повідомленням та пропозицією придбати товар Відповідача зі знижкою на честь ребрендингу. Таким чином, було зроблено усе необхідне для того, щоб викликати в уяві споживачів оманливу подібність до бізнесу Позивача у контексті зміни бренду, під яким працює Позивач. Незважаючи на те, що особа, яка продає товари через веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua> та розмістила неправдиву інформацію про ребрендинг Позивача, та поточний реєстрант доменного імені (Відповідач) не збігаються, це не виключає відповідальність Відповідача за розміщення на веб-сайті контенту, який порушує права Позивача та є неправдивим — Відповідач як реєстрант доменного імені відповідальний за дії, вчинені за допомогою доменного імені та, зокрема, перенаправлення на веб-сайти з іншими доменними іменами. Зазначені дії Відповідача свідчать про те, що Відповідач хотів використати споживачів Позивача, оманливо привабивши їх на сторонній ресурс, та репутацію Торговельних марок Позивача з метою отримання комерційної вигоди, що повинно бути визнано актом недобросовісної реєстрації та використання оспорюваного доменного імені.

Відповідач обізнаний у незаконних діях, які передували реєстрації оспорюваного доменного імені. Перед реєстрацією оспорюваного доменного імені Відповідачем, доменне ім’я незаконно вибуло з володіння Позивача шляхом подання третьою особою від імені Позивача підробленої заяви про переделегування оспорюваного доменного імені на користь Ігоря Михальчука. Після цього, пан Ігор передав оспорюване доменне ім’я Відповідачеві 25 січня 2019 року, яке Відповідач не використовував до 7 грудня 2019 року, готувавши веб-сайт та наповнюючи його матеріалами, щоб одномоментно підмінити ним веб-сайт з оспорюваним доменним іменем, видавши це за ребрендинг Позивача. У ході допозовної комунікації з представником веб-сайту з доменним іменем <proficos.com.ua>, Ігорем Михальчуком та Відповідачем, Позивач повідомив їм про вибуття оспорюваного доменного імені з володіння Позивача та вимогу Позивача повернути доменне ім’я, проте цю вимогу було проігноровано, а Позивач отримав відповідь на електронну пошту. Зазначене дає можливість зрозуміти, що Відповідач знав про незаконні дії, які передували реєстрації доменного імені. Окрім того, Позивач переконаний, що Відповідач брав участь у таких незаконних діях з захоплення доменного імені з метою його подальшого використання.

B. Відповідач

Відповідач використовує оспорюване доменне ім’я з некомерційною метою правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації Торговельної марки. Відповідач заперечує, що він отримує комерційну вигоду з продажу товарів та послуг на веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua>. Відповідач не являється реєстрантом доменного імені <proficos.com.ua>. Відповідач не продає товари та послуги на веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua>. Відповідач не являється власником компанії <komiz.io>, яка обслуговує веб-сайт з доменним іменем <proficos.com.ua>. Позивач не навів будь-яких доказів того, що Відповідач отримує комерційну вигоду з продажу товарів та послуг на веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua>.

Відповідач не використовує оспорюване доменне ім’я з метою завдання шкоди Торговельним маркам Позивача. Відповідач не розміщує на веб-сайті з оспорюваним доменним іменем ніякої інформації, яка завдає шкоди Торговельним маркам Позивача. На веб-сайті з оспорюваним доменним іменем розміщувалась інформація про Торговельні марки Позивача до 7 грудня 2019 року зі згоди Позивача. Відповідач ніяким іншим чином не використовує оспорюване доменне ім’я з метою завдання шкоди Торговельним маркам Позивача.

У 2010 році Ігор Михальчук та Відповідач вирішили створити веб-сайт для продажу через мережу Інтернет товарів у сегменті індустрії здоров’я та краси. Відповідач запропонував використати для цього назву “LeMag”. Подібної торговельної марки на той час не було зареєстровано в Україні, а також не було подано заявки на реєстрацію. 23 червня 2010 року Ігор Михальчук зареєстрував оспорюване доменне ім’я, тобто на 2 роки раніше подання на реєстрацію заявок на Торговельні марки з текстовим позначенням “lemag” та “LeMag”. Через два місяці 1 серпня 2010 року Відповідач та Ігор Михальчук домовились з Позивачем, що Ігор Михальчук та Відповідач будуть займатися забезпеченням роботи та розвитку веб-сайту з оспорюваним доменним іменем (забезпечувати функціонування веб-сайту, виконувати пошукову оптимізацію (SEO), розміщувати рекламу в мережі Інтернет); Позивач буде займатися купівлею товарів у постачальників та доставкою товарів покупцям, які користуються веб-сайтом з оспорюваним доменним іменем. 3 серпня 2010 року в мережі Інтернет Відповідачем та Ігорем Михальчуком було розміщено веб-сайт з оспорюваним доменним іменем. Цей сайт проіснував до 7 грудня 2019 року. На сьогодні даний веб-сайт не існує. Відповідачеві стало відомо про реєстрацію Торговельних марок Позивача лише у 2015 році. Тобто Позивач здійснив цю реєстрацію без відома Відповідача.

Позивач не здійснював матеріальні виплати Відповідачеві та Ігореві Михальчуку. До 27 квітня 2020 року ні Ігор Михальчук ні Відповідач не отримали ніяких матеріальних виплат за свої дії по розробці, забезпеченню роботи та розвитку веб-сайту з оспорюваним доменним іменем.

Позивач не витрачав зусилля на просування та розвиток Торговельних марок. Майже всі матеріальні витрати понесені на розробку, забезпечення роботи та розвиток веб-сайту з оспорюваним доменним іменем поніс не Позивач, а Ігор Михальчук, що за необхідності може підтвердити Ігор Михальчук. Позивач не здійснив ні однієї виплати, пов’язаної з реєстрацією та делегуванням оспорюваного домену, що може підтвердити Реєстратор. На веб-сайті з доменним іменем <proficos.com.ua> не розміщується інформація, яка порушує права на Торговельні марки Позивача. Позивач звертався у правоохоронні органи України з повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень. Але правоохоронні органи не виявили вказаних правопорушень, що можуть підтвердити правоохоронні органи України.

6. Обговорення та висновки

Відповідно до параграфу 4(а) Політики .UA позивач для обґрунтування своїх вимог повинен довести кожен з наступних елементів:

(i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним до торговельної марки, на яку позивач має права; і

(іі) у відповідача немає прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я зареєстроване або використовується недобросовісно.

Політика .UA є варіацією Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені (“UDRP”) і вони співпадають щодо більшості положень. Хоча UDRP не передбачає суворої доктрини прецедентного підходу, для підтримання загальної довіри до системи UDRP є важливим, щоб сторони могли очікувати передбачуваний результат розгляду своєї справи. Тому комісії при розгляді спорів за процедурою UDRP прагнуть дотримуватись однакових підходів при подібних ключових факторах або обставинах справи. Узагальнення усталених підходів комісій у застосуванні UDRP при розгляді доменних спорів детально розкриті у Огляді Всесвітньої організації інтелектуальної власності позицій комісій Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо окремих питань UDRP, третє видання (“Огляд ВОІВ 3.0”), на який Комісія посилатиметься і у даній справі щодо положень релевантних для Політики .UA, а так само на відповідні попередні рішення комісій.

А. Тотожний або схожий до ступеню змішування

Комісія встановила, що Позивач має права на Торговельні марки.

У доменному імені загальний домен верхнього рівня (наприклад, “.com”, “.club”, “.nyc”) розглядається як стандартна реєстраційна вимога, і як такий не враховується при встановленні схожості за першим елементом, який має довести позивач у справі. Враховуючи наведене, Комісія не бере до уваги домен “.com.ua” при вирішенні питання про схожість оспорюваного доменного імені та Торговельних марок Позивача.

У справах, де доменне ім’я повністю включає торговельну марку, таке доменне ім’я за звичайних обставин буде вважатись тотожним або схожим із такою торговельною маркою для цілей Політика .UA. Комісія у даній справі встановила, що оспорюване доменне ім’я повністю включає Торговельні марки Позивача.

Враховуючи вищенаведене Комісія прийшла до висновку, що оспорюване доменне ім’я є тотожним із Торговельними марками Позивача, на які Позивач має права і, відповідно, Позов задовольняє вимогам параграфу 4(a)(i) Політики .UA.

В. Права або законні інтереси

Відповідно до параграфу 4(с) Політики .UA наявність або відсутність прав або законних інтересів відповідача стосовно доменного імені встановлюється з врахуванням будь-яких із наступних обставин (включно але без обмежень):

(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, відповідач використовував або демонстративно готувався до використання доменного імені або імені, що стосується доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або

(іі) відповідач (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомий загалу за доменним іменем, навіть якщо відповідач не набував жодних прав на торговельні марки; або

(ііі) відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Відповідно до розділу 4.2 Огляду ВОІВ 3.0 застосовним стандартом доказування у справах UDRP є “баланс вірогідності” або “наявність більш вагомих доказів”; деякі комісії це також визначали його як стандарт “із врахуванням всіх обставин”. За цим стандартом сторона повинна продемонструвати для переконання комісії, що заявлений факт швидше є правдивим ніж не є правдивим.

Попередні і комісії визнали, що доведення відсутності прав або законних інтересів на доменне ім’я часто може бути невиконуваним завданням “доведення зворотного”, що вимагає інформації, якою часто, в першу чергу, володіє та контролює відповідач. Відповідно, у справах, де позивач prima facieстверджує про відсутність прав або законних інтересів, тягар доказування щодо цього елемента перекладається на відповідача, щоб той виступив із відповідними доказами, що демонструють права або законні інтереси щодо доменного імені. Якщо відповідач таких доказів не надасть, вважається, що позивач задовольнив вимогам другого елементу.

У даній справі Позивач prima facieстверджує про відсутність прав або законних інтересів Відповідача щодо оспорюваного доменного імені. Позивач та Відповідач надали свої відповідні обґрунтування, яким Комісія надала оцінку та встановила наступне.

Після набуття Відповідачем прав на оспорюване доменне ім’я воно використовувалось з 25 січня 2019 року до 7 грудня 2019 року для веб-сайту, де здійснювалась підприємницька діяльність Позивача, при цьому на замовлення Позивача Ігор Михальчук та Відповідач надавали послуги із підтримки роботи та просування такого веб-сайту; з 7 грудня 2019 року певний період часу при зверненні до оспорюваного доменного імені відбувалось перенаправлення на веб-сайт конкурента з доменним іменем <proficos.com.ua> з повідомленням, що він є новою локацією веб-сайту, який раніше знаходився за оспорюваним доменним іменем; потім при зверненні до оспорюваного доменного імені відбувалось перенаправлення на веб-сайт Реєстратора з повідомленням, що оспорюване доменне ім’я зареєстроване в інтересах клієнта. При цьому Позивач мав всі підстави добросовісно вважати, що саме він є реєстрантом оспорюваного доменного імені до 7 грудня 2019 року, коли він фактично втратив можливість його використовувати. З врахуванням цього Комісія встановила, що дії Відповідача перед отриманням повідомлення щодо даного спору не свідчать про те, що Відповідач використовував або демонстративно готувався до використання оспорюваного доменного імені або імені, що стосується оспорюваного доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг.

При використанні оспорюваного доменного імені до 7 грудня 2019 року зазначались дані, які ідентифікували Позивача, як особу що пропонує послуги та товари на відповідному веб-сайті. Після 7 грудня 2019 року при використанні оспорюваного доменного імені ім’я Відповідача не згадувалось. Відсутні будь-які інші підтвердження що Відповідач відомий за оспорюваним доменним іменем. З врахуванням цього Комісія встановила, що відповідач не відомий загалу за оспорюваним доменним іменем.

Відповідач зробив можливою переадресацію з оспорюваного доменного імені на веб-сайт конкурента, з інформацією про ребрендинг діяльності Позивача, яка не відповідала дійсності. З врахуванням цього Комісія встановила, що відсутнє підтвердження, що Відповідач використовує доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди репутації торговельної марки.

Обставини справи свідчать, що Позивач не надавав ліцензію і ніяким іншим чином не надавав згоди на використання Відповідачем раніше зареєстрованих Торговельних марок Позивача, тому Комісія встановила, що ніяке дійсне або гіпотетичне добросовісне або законне використання оспорюваного доменного імені не може бути з розумним ступенем вірогідності заявлене у цій справі.

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що Відповідач не має прав або законних інтересів стосовно оспорюваного доменного імені. Відповідно, Позов задовольняє вимогам параграфу 4(a)(ii) Політики .UA.

С. Зареєстроване або використовується недобросовісно

Відповідно до розділу 3.8.1 Огляду ВОІВ 3.0 сама по собі первинна реєстрація доменного імені на ім’я іншої особи ніж відповідач до виникнення прав на торговельну марку позивача не означає однак, що відповідач не може бути визнаний таким, що зареєстрував доменне ім’я недобросовісно. Безвідносно до початкової дати створення, якщо відповідач набув доменне ім’я після виникнення прав на торговельну марку позивача, комісія розглядатиме обставини на дату, коли сам відповідач набув доменне ім’я. У даній справі Торговельні марки Позивача були зареєстровані у 2014 році, в той час як Відповідач набув оспорюване доменне ім’я 25 січня 2019 року. Відповідно, Комісія оцінюватиме питання можливої недобросовісності реєстрації з врахуванням обставин на 25 січня 2019 року.

Під час реєстрації оспорюваного доменного імені на Відповідача він знав про існуючі права Позивача на Торговельні марки, що свідчить, що оспорюване доменне ім’я було зареєстроване недобросовісно.

Відповідно до параграфу 4(b) Політики .UA доказами недобросовісності реєстрації або використання доменного імені є будь-яка з відповідних наступних обставини (включно але без обмежень):

(i) обставини, що вказують на те, що відповідач зареєстрував або придбав доменне ім’я в першу чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого позивача, за ціною, що перевищує документовані витрати Відповідача, безпосередньо пов’язані з доменним ім’ям; або

(іі) відповідач зареєстрував доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що Відповідач задіяв схему такої поведінки; або

(iii) відповідач зареєстрував доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, відповідач навмисне намагався з комерційною метою привабити користувачів Інтернету на свій веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті.

Як вже зазначалось, певний період часу при зверненні до оспорюваного доменного імені відбувалось перенаправлення на веб-сайт конкурента з доменним іменем <proficos.com.ua> з повідомленням, що він є новою локацією веб-сайту, який раніше знаходився за оспорюваним доменним іменем. Також з використанням оспорюваного доменного імені відбувалась імейл розсилка клієнтам Позивача із неправдивою інформацією про ребрендинг веб-сайту Позивача та його переміщення на нову локацію з іншим доменним іменем. Такі дії розпочалися у сезон підвищеної активності клієнтів Позивача. З врахуванням цього Комісія встановила, що у даній справі наявні обставини 4(b)(ііі) та (іv) Політики .UA, які свідчать про недобросовісну реєстрацію та використання оспорюваного доменного імені.

Kомісії встановили, що невикористання доменного імені (включаючи пусту або “скоро буде” сторінку) не заважатиме встановленню недобросовісності відповідно до доктрини пасивного утримання. На час розгляду даного спору оспорюване доменне ім’я пасивно утримується Відповідачем, що здійснюється у вигляді перенаправлення на веб-сайт Реєстратора з повідомленням, що оспорюване доменне ім’я зареєстроване в інтересах клієнта. З врахуванням обставин справи Комісія встановила, що таке пасивне утримання доменного імені є недобросовісним використанням оспорюваного доменного імені.

Враховуючи все вищенаведене, Комісія прийшла до висновку, що оспорюване доменне ім’я було зареєстроване та використовується недобросовісно. Відповідно, скарга Заявника задовольняє вимогам параграфу 4(a)(iii) Політики .UA.

7. Рішення

Враховуючи вищенаведене, відповідно до параграфів 4(і) Політики .UA та 15 Правил .UA Комісія вирішила, що оспорюване доменне ім’я <lemag.com.ua> має бути переделеговане Позивачу.

Тарас Кислий
Одноосібний член Комісії
Дата: 18 травня 2020 року