WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0027

1. Sökande

Sökanden är Lederzentrum GmbH, Tyskland, företrädd av Walthon Advokater, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är T.O., Ernst P. AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <colourlock.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 24 augusti 2021. Innehavaren lämnade in ett svar den 15 september 2021.

Sökanden utsåg Jonas Gulliksson, Innehavaren utsåg Gunnar Karnell och WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som Tvistlösare i detta ärende den 23 september 2021. Var och en av Tvistlösarna har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat Europeiska Unionen (“EU”) registrerade varumärket COLOURLOCK (figur) med ansökningsdatum den 9 maj år 1996, registreringsdatum den 10 mars 1999 samt registreringsnummer 000271221.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <colourlock.se> den 23 januari 2012.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <colourlock.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <colourlock.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden är specialiserad inom tillverkning och försäljning av lädervårdsprodukter, särskilt inom fordons- och möbelbranschen. Försäljning sker främst genom det EU-registrerade varumärket COLOURLOCK.

Sökanden anser att det omtvistade domännamnet <colourlock.se> är identiskt med det åberopade varumärket COLOURLOCK.

Med hänvisning till att Sökanden och Innehavaren tidigare haft ett samarbete är Innehavaren väl medveten om att Sökanden äger varumärket COLOURLOCK. Innehavaren är dock inte återförsäljare av Sökandens produkter med varumärket COLOURLOCK. Innehavaren har uppgett att syftet med det omtvistade domännamnet är att skapa en webbutik i Sverige med namnet COLOURLOCK, något som Sökanden inte gett tillåtelse till. Innehavaren använder således det omtvistade domännamnet i ond tro för att störa Sökandens affärsverksamhet.

Innehavaren använder för närvarande det omtvistade domännamnet för att omdirigera internettrafik till Innehavarens egen hemsida genom vilken Innehavaren bedriver försäljning av diverse lädervårdsprodukter. Användare som söker efter produkter av varumärket COLOURLOCK dirigeras genom det omtvistade domännamnet till Innehavarens webbutik. Innehavaren använder således Sökandens marknadsställning för att omdirigera internettrafik till sin egen hemsida och därigenom öka sina intäkter.

Innehavaren har inget berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, bland annat eftersom Innehavaren vidarebefordrar internettrafiken till Innehavarens eget domännamn.

B. Innehavaren

I slutet av 1900-talet utvecklade Sökanden produkter för lädervård med norrmannen Trond Skancke som hade försäljningsrättigheterna i Skandinavien via bolaget Joh. Jerndahl AS. Den 1 oktober 2003 överlät Trond Skancke försäljningsrättigheterna till Innehavaren via ett avtal. Innehavaren är återförsäljare för Sökanden i Skandinavien genom Joh. Jerndahl AS. Sökanden saknar annan representation i Sverige.

Försäljningen av lädervårdsprodukterna gick trögt till en början men under åren utvecklades samarbetet med Sökanden successivt och på Sökandens förslag registrerade Innehavaren år 2012 det omtvistade domännamnet <colourlock.se> samt ett antal andra domännamn som tex <lädervård.com> och <läderfärg.se>. Sökanden hade uppgivit att detta varit en lyckosam strategi i Tyskland.

Innehavaren har således arbetat med och marknadsfört varumärket COLOURLOCK under ca 18 år. Lädervårdsprodukterna utgör en stor del av Innehavarens omsättning och Innehavaren är en av Sökandens större kunder med ett inköpsvärde på 1,7 miljoner kronor år 2021 och 950 000 kronor hittills under år 2021. Det omtvistade domännamnet utgör en viktig del av Innehavarens marknadsföring. Innehavaren har ett mycket stort intresse till det omtvistade domännamnet eftersom Innehavarens försäljning av relaterade produkter utgör en betydande andel av omsättningen.

Innehavaren erhöll ett varningsbrev från Sökanden den 28 januari 2021. Innehavaren svarade den 16 februari 2021 och välkomnade en dialog men har inte fått något svar från Sökanden.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som ska vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen.

Av bevisningen i ärendet framgår att Sökanden kan visa rätt till det registrerade varumärket COLOURLOCK. Det omtvistade domännamnet <colourlock.se> består av Sökandens varumärke i sin helhet.

Mot denna bakgrund kommer Tvistlösarna till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <colourlock.se> är identiskt med eller liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <colourlock.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter.

Innehavaren har uppgett att denne är etablerad återförsäljare av Sökandens lädervårdsprodukter samtidigt som detta bestrids av Sökanden. I det av Innehavaren åberopade avtalet mellan Jerndahls och Innehavaren daterat den 1 oktober 2003 framgår att Innehavaren under en längre tid sålt Sökandens lädervårdsprodukter som underagent i Sverige. Avtalet ger Innehavaren en option att, under en period om sex månader, förvärva en del av Jerndahls lager till ett visst pris. Avtalet förpliktigar Innehavaren att i Norge, dels aktivt främja försäljning av produkterna samt dels att ansvara för transport samt fakturering.

Av Innehavarens obesvarade brev till Sökanden av den 16 februari 2021 framgår att Innehavaren är villig att diskutera en frivillig överlåtelse av det omtvistade domännamnet till Sökanden under förutsättning att parternas långsiktiga intressen kan tillvaratas genom ett avtal innebärande att Innehavaren erhåller ett “långtids leveransavtal” avseende Sökandens produkter för återförsäljning inom Norge och Sverige. Av bevisningen i ärendet kan således utläsas att parterna samverkat beträffande Innehavarens handel med Sökandens produkter men att samverkan skett utan någon rättsligt bindande överenskommelse i form av återförsäljaravtal, agentavtal eller annat uppdragsförhållande.

Det finns inget i avtalet av den 1 oktober 2003 som reglerar rätten till Sökandens registrerade varumärke COLOURLOCK. Omständigheten att Innehavaren under ett antal år marknadsfört och försålt Sökandens produkter innebär inte att Innehavaren utan vidare förvärvat en egen känneteckensrätt. Hade det varit fråga om en agentur hade eventuell inarbetning tillfallit huvudmannen. Med hänvisning till det ovan nämnda är det endast Sökandens varumärke som ligger till grund för prövningen och baserat på parternas inlagor står det klart att Innehavaren haft full kännedom om detta kännetecken, både i samband med registrering samt användning av det omtvistade domännamnet.

På den hemsida som det omtvistade domännamnet pekar mot, säljer Innehavaren inte enbart Sökandens lädervårdsprodukter utan även produkter som konkurrerar med Sökandens varumärke. Trots att Sökanden uttryckligen förbjudit Innehavaren att använda det omtvistade domännamnet, som är identiskt med eller liknar Sökandens varumärke, har Innehavaren fortsatt med ovan nämnda användning.

Omständigheterna samt bevisningen i ärendet indikerar att Innehavaren utnyttjar Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin egen hemsida och öka sina intäkter på sådant vis som avses i “Anvisningar gällande för ATF (punkt 7.2)”. Vidare kan konstateras att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet hindrar och försvårar för Sökanden att använda sitt registrerade varumärke som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen “.se”.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösarna till slutsatsen att det i ärendet ska anses visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat och använt det omtvistade domännamnet <colourlock.se> i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <colourlock.se> görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har inte gett Innehavaren något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda ett med Sökandens kännetecken identiskt domännamn. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Innehavaren använder det omtvistade domännamnet till att driva trafik till sin egen hemsida, genom vilken inte enbart Sökandens lädervårdsprodukter försäljs, utan även produkter som konkurrerar med Sökandens varumärke COLOURLOCK. Vidare kan konstateras att Innehavarens innehav av det omtvistade domännamnet hindrar och försvårar för Sökanden att använda sitt registrerade varumärke som motsvarande domännamn i den svenska toppdomänen.

Det har i ärendet inte framkommit någon bevisning som visar att Innehavaren äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet. Vidare finns det inga omständigheter i ärendet som tyder på att det omtvistade domännamnet kan anses vara allmänt känt för Innehavaren, trots avsaknaden av en ensamrätt till benämningen som utgör namnet. Sammanfattningsvis har det i ärendet inte framkommit några omständigheter som ger anledning till slutsatsen att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, ska anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Med hänvisning till det ovan nämnda, finner Tvistlösarna att samtliga förekommande krav för bifall till ansökan om överföring av domännamnet <colourlock.se> från Innehavaren till Sökanden är således uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnet <colourlock.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet <colourlock.se> liknar Sökandens registrerade varumärke COLOURLOCK. Innehavaren har registrerat och använt domännamnet i syfte att dra fördel av Sökandens kännetecken för att driva trafik till sin egen hemsida. Det är i ärendet inte visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

Johan Sjöbeck
Ordförande

Jonas Gulliksson

Gunnar Karnell
Datum: 5 november, 2021