WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG v. Bogdan Surdu

Număr de caz DRO2020-0003

1. Părțile

Reclamantul este Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Germania, reprezentat de către SCA Turcu &Turcu, România.

Pârâtul este Bogdan Surdu, România, auto-reprezentat.

2. Numele de domeniu în litigiu și Registratorul

Numele de domeniu în litigiu este <boss.ro> înregistrat la ROTLD (“Registratorul”).

3. Istoricul Procedurii

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (“Centrul”) pe data de 13 iulie 2020. La data de 13 iulie 2020 Centrul a trimis Registratorului prin e-mail o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. În data de 14 iulie 2020, Registratorul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său de verificare indicând persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu și datele de contact ale acesteia care diferă de Pârâtul indicat în Plângere și de datele acestuia de contact. Centrul a trimis o comunicare prin e-mail Reclamantului la data de 22 iulie 2020 indicându-i persoana care a înregistrat numele de domeniu în litigiu si datele de contact ale acesteia așa cum au fost dezvăluite de către Registrator, invitându-l pe Reclamant să depună o modificare la Plângere. Reclamantul a depus o Plângere modificată la data de 24 iulie 2020.

Centrul a verificat că Plângerea împreună cu Plângerea modificată îndeplinesc cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”) și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Nume de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 3 august 2020. Conform Regulamentului, paragraful 5, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 23 august 2020. Într-o comunicare din data de 19 august 2020, Pârâtul a solicitat o prelungire de termen. Conform Regulamentului, paragraful 5, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost prelungită până pe 2 septembrie 2020. Pârâtul a transmis un Răspuns pe data de 31 august 2020.

Pe data de 25 septembrie 2020 Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu Membru unic al Completului Administrativ în acest caz. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

Limba procedurilor este cea română.

4. Situația de fapt

Reclamantul este o societate comercială cu sediul în Germania care deține drepturi de marcă pentru denumirea BOSS, precum următoarele:

- marca Uniunii Europene având număr de înregistrare 001798099 depusă pe 8 august 2000, acordată pe 24 septembrie 2001 și care revendică servicii în clasele internaționale 35, 38 și 41; și

- marca Uniunii Europene având număr de înregistrare 000049221 depusă pe 1 aprilie 1996, acordată pe 20 ianuarie 2009 și care revendică bunuri și servicii în clasele internaționale 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 și 42.

Reclamantul deține numele de domeniu “boss.com“ care a fost înregistrat în 1993 și este utilizat să redirecționeze utilizatorii de Internet pe website-ul său principal “www.hugoboss.com“.

Numele de domeniu în litigiu <boss.ro> a fost înregistrat de către Pârât pe 31 martie 2020.

Pârâtul este un investitor și revânzător de nume de domenii și operează sub denumirea Extreme Solutions SRL (“Extreme Solutions”) website-ul „www.eureg.ro” (“EUReg”).

La momentul formulării Plângerii, conform Anexei 7 la Plângere, pe website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu era afișată mențiunea “Be the boss of your life” (Fii stăpân pe propria viață) și sub această indicație: “Learn how to take control” (Află cum poți prelua controlul).

La momentul redactării Răspunsului, numele de domeniu în litigiu redirecționa vizitatorii pe website-ul “www.mail.ro” unde era afișată o invitație ca vizitatorul să se înscrie pe o listă de așteptare, urmând să fie notificat când serviciul, casuța de email, va fi disponibil.

Anterior începerii prezentei proceduri, au avut loc următoarele:

- pe 22 noiembrie 2019 Reclamantul a trimis o Notificare către Extreme Solutions, în calitate de registrator pentru numele de domeniu <boss.ro>, prin care îi solicită să îi transfere acest nume de domeniu sau să îi dezvăluie datele persoanei fizice (ale cărei date de contact sunt confidențiale, conform legislației în vigoare) care îl deține;

- pe 20 ianuarie 2020 Extreme Solutions prin administrator Bogdan Surdu (i.e., Pârâtul) îi răspunde că Extreme Solutions este un furnizor de servicii de înregistrare și administrare domenii de Internet prin intermediul website-ului EUReg iar EUReg a înregistrat numele de domeniu <boss.ro> pe 30 august 2019 “pentru un client persoană fizică”. În comunicare se mai precizează faptul că înregistrarea anterioară a numelui de domeniu în litigiu <boss.ro> a expirat pe 1 iunie 2019 și a trecut perioada de grație de 90 de zile, conform procedurilor relevante. Mai departe, Reclamantul este direcționat către platforma EUReg prin intermediul căreia îi poate trimite mesaj deținătorului numelui de domeniu;

- pe 23 ianuarie 2020 deținătorul numelui de domeniu îl informează printr-un email pe Reclamant că, în urma notificării sale și pentru a evita un conflict, a decis să renunțe la numele de domeniu, urmând să trimită o cerere în acest sens registratorului relevant “undeva în 5 zile lucrătoare” - Anexa 14 la Plângerea modificată;

- pe 31 martie 2020 Pârâtul înregistrează numele de domeniu în litigiu în numele său ca persoană fizică;

- pe 8 mai 2020 Reclamantul a trimis o nouă Notificare prin adresa generală de pe platforma EUReg informându-l pe noul deținator al numelui de domeniu în litigiu cu privire la drepturile sale exclusive de marcă și solicitând transferul numelui de domeniu în litigiu;

- pe 8 mai 2020, Pârâtul a răspuns, tot prin EUReg și fără să-și dezvăluie adevărata identitate, că refuză transferul deoarece, în principal, denumirea “boss” este un cuvânt din dicționar.

Pârâtul a mai fost implicat în alte proceduri UDRP soluționate în favoarea reclamanților. Vezi cauzeleFacebook Inc. v. Bogdan Surdu and Arcanite Media Ltd., Cazul OMPI nr. DRO2019-0001 și Heraeus Holding GmbH, Bodo Stahn v. Bogdan Surdu, Cauza ADR nr. 04038.

5. Susținerile părților

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu este identic cu mărcile sale BOSS, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă. Reclamantul solicită transferul numelui de domeniu în litigiu și susține în principal următoarele:

- marca BOSS este renumită și deținerea de către un terț a unui nume de domeniu care o încorporează este în sine un act prejudiciabil, independent de prejudiciile uzuale care pot fi cauzate unei mărci de renume și care constau în diluția mărcii și degradarea reputației acesteia;

- numele de domeniu în litigiu creează impresia greșită că deținătorul acestuia este singurul furnizor autorizat sau licențiat al Reclamantului, titularul de marcă, la nivelul întregii țări - România;

- numele de domeniu în litigiu este identic și duce la confuzie cu mărcile sale deoarece conțin același cuvânt: “boss”;

- imaginea Reclamantului este afectată de faptul că un terț, care nu are nicio legătură cu Reclamantul, deține un nume de domeniu identic cu marca sa renumită;

- numele de domeniu în litigiu poate fi perceput de orice utilizator al serviciilor online drept o interfață a unor activități comerciale sau de altă natură asociate cu Reclamantul;

- Reclamantul va fi prejudiciat și prin blocarea accesului produselor sale către cel mai important canal comercial online din România;

- deținerea și posibilitatea folosirii numelui de domeniu în litigiu identic cu mărci de renume relevă faptul ca scopul înregistrării numelui de domeniu în litigiu este obținerea unor avantaje necuvenite de pe urma drepturilor de proprietate intelectuală ale Reclamantului și aceasta este dovada incontestabilă a faptului ca Pârâtul a acționat cu rea credință;

- din istoricul prezentat în Plângerea modificată și anexele la aceasta, rezultă că Pârâtul cunoștea foarte bine situația mărcilor Reclamantului, interesul acestuia cu privire la numele de domeniu în litigiu și totuși Pârâtul l-a preluat în mod abuziv, tocmai cu intenția de a bloca accesul titularului de marcă la numele de domeniu corespunzător;

- reaua credință a Pârâtului reiese și din faptul că a preluat numele de domeniu în litigiu imediat ce a renunțat la el deținătorul anterior, având cunoștință de notificarea Reclamantului transmisă chiar prin platforma de comunicare ale Pârâtului. În plus, nici în urma notificării din 8 mai 2020, EUReg nu a dezvăluit Reclamantului adevărata identitate a Pârâtului;

- reaua credință este subliniată de faptul că Pârâtul a mai fost implicat în alte dispute UDRP solutionate în defavoarea sa, precum cauza Facebook Inc. v. Bogdan Surdu and Arcanite Media Ltd supra.

B. Pârâtul

Pârâtul susţine că are interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu care a fost înregistrat și este utilizat cu bună credinţă și solicită Completului respingerea cererii Reclamantului susținând în principal următoarele:

- cuvântul “boss” este un cuvânt din dicționar, comun în limba engleză și enumeră exemple de traduceri, expresii care îl conțin inclusiv în limba română, melodii disponibile pe Internet care cuprind acest cuvânt, inclusiv mărci deținute de terți care cuprind denumirea “boss”;

- Reclamantul este cunoscut pentru articolele de îmbrăcăminte comercializate sub marca HUGO BOSS, pe care Pârâtul le cunoaște. Denumirea firmei și cea a mărcii provin de la fondatorul Reclamantului, Hugo Ferdinand Boss. Dar mai sunt alte persoane care au sau utilizează acest nume sau pseudonim. De exemplu, pe platforma socială LinkedIn există cel puțin 505.000 de persoane care au menționat ca funcție sau nume sintagma “boss”;

- Reclamantul nu utilizează marca BOSS pentru toate bunurile și serviciile pentru care a obținut protecție;

- Reclamantul este notoriu pentru acțiunile agresive și disproporționate conduse împotriva micilor companii care folosesc cuvântul “boss” și rezonanța publică a acestor acțiuni este în defavoarea Reclamantului. Tot astfel, Reclamantul încearcă să-l intimideze pe Pârât prin poziția de forță dată de mărimea companiei sale;

- în comunicările sale comerciale Reclamantul nu folosește cuvântul “boss” singur, ci se adaugă numele companiei HUGO BOSS iar sintagma “BOSS HUGO BOSS” creează unicitate brandului;

- înregistrarea domeniilor cu extensia “.ro” se face pe principiul primul-venit primul-servit atâta timp cât domeniul este liber;

- pentru deținătorii de mărci sau magazine online există extensii speciale, tip “tm.ro” sau “store.ro”;

- la nivelul Uniunii Europene Reclamantul deține 6 nume de domenii “boss” cu indicație de țară din 27 de țări membre, iar la nivelul Spațiului Economic European Reclamantul deține 7 nume de domenii din cele 31 posibile. În plus, și în țările în care Reclamantul deține înregistrări, numele de domenii sunt redirecționate pe website-ul “hugoboss.com” iar ca atare Reclamantul nu este recunoscut după numele de domeniu “boss”;

- Reclamantul a înregistrat numele de domeniu <hugoboss.com> pe 17 august 1999 iar un terț a înregistrat numele de domeniu (în litigiu) <boss.ro> pe 2 decembrie 1999, adică ulterior. Astfel, Reclamantul ar fi putut, dacă dorea, să înregistreze și numele de domeniu <boss.ro> tot în august 1999;

- în perioada 2 decembrie 1999 -1 iunie 2019 numele de domeniu a fost deținut de către un terț persoană juridică și, din cercetările Pârâtului pe “archive.org”, website-ul aferent acestuia a fost utilizat pentru reclame și asocieri cu alte website-uri neavând legătură cu Reclamantul și nu au creat confuzie cu marca Reclamantului timp de 20 de ani. Astfel Pârâtul consideră că nu se poate crea confuzie nici cu numele de domeniu în litigiu deținut de el de numai trei luni;

- Pârâtul administrează societatea Extreme Solutions care operează site-ul EUReg care furnizează, printre altele, servicii de monitorizare și înregistrare prioritară pentru domeniile care sunt șterse din registrul național de nume de domenii. Pârâtul susține că monitorizează personal peste 200 de nume de domenii din anul 2006 și deține un portofoliu important de nume de domenii, majoritatea fiind cuvinte generice sau scurte;

- astfel, la expirarea duratei de înregistrare, numele de domeniu a fost preluat de EUReg care a organizat o licitație publică în perioada 1 iunie 2019 – 29 august 2019. La licitație au participat 12 clienți ai EUReg dar nu și Reclamantul, și numele de domeniu a fost adjudecat pe 30 august 2019 de către o persoană fizică pentru suma de 450 Euro („o sumă pe care eu o consider modică pentru puterea financiară a Reclamantei, o companie cu afaceri anuale de peste 2 miliarde de euro(...)”);

- în ianuarie 2020, în urma notificării trimise de către Reclamant prin platforma EUReg, persoana fizică-deținătorul numelui de domeniu a renunțat la acesta. Astfel, „serviciul de monitorizare EUReg, care verifica regulat starea domeniilor, a detectat numele de domeniu <boss.ro> ca fiind liber pe data de 21 martie 2020 și l-a înregistrat pe numele meu (i.e., Pârâtul), fiind inclus pe lista mea personală de domenii monitorizate”;

- Pârâtul deține peste 100 de nume de domenii generice pe care intenționează să dezvolte servicii publice comerciale, unele obținute din 2008. Tot astfel, numele de domeniu în litigiu ar urma să fie utilizat pentru a oferi clienților săi adrese de email, ca variantă cu plată, sub forma “utilizator@boss.ro”. În luna iunie 2020 Pârâtul a comandat serverele care vor găzdui noul site aferent numelui de domeniu în litigiu și a început dezvoltarea serviciului care urmează să fie lansat comercial în octombrie 2020;

- Pârâtul susține că a lansat în 1997 “www.home.ro”, primul portal care oferea utilizatorilor o adresă de email gratuită dar nu transmite nicio dovadă în acest sens iar website-ul nu este activ la momentul vizitării sale de către Complet. Pârâtul mai susține că a înregistrat domeniul <mail.ro> în 2018 și anul acesta, în 2020, va începe dezvoltarea unui serviciu de email. Numele de domeniu în litigiu este redirecționat pe website-ul “www.mail.ro”, conform informațiilor de la secțiunea 4 de mai sus;

- absența Reclamantului de la licitația organizată de EUReg, faptul că timp de 20 de ani Reclamantul nu a depus eforturi pentru înregistrarea/recuperarea numelui de domeniu <boss.ro>, faptul că Reclamantul utilizează <hugoboss.com> și <hugoboss.ro> demonstrează lipsa de interes a Reclamantului față de numele de domeniu în litigu și nu poate justifica vreo confuzie creată pentru clienții din România;

- Reclamantul nu operează un website în limba română dedicat clienților români, website-ul principal al Reclamantului nu are conținut în limba română și Reclamantul nu deține magazine de desfacere proprii în România iar astfel afirmația că numele de domeniu în litigiu produce confuzie în rândul consumatorilor români care caută website-ul Reclamantului este neadevarată;

- în Facebook Inc. v. Bogdan Surdu and Arcanite Media Ltdsupra citat de Reclamant, Pârâtul nu a fost direct implicat deoarece a înregistrat numele de domeniu <facebook.ro> exclusiv pentru un client EUReg și Pârâtul nu a reușit să transfere acest nume de domeniu clientului până la momentul inițierii procedurii UDRP;

- Reclamantul nu caută soluționări amiabile ci intimidări, de exemplu nu s-a oferit să ramburseze cheltuielile titularului anterior al numelui de domeniu ci s-a limitat la amenințări cu acțiuni legale costisitoare;

- Pârâtul nu a încercat să vândă numele de domeniu în ligitiu Reclamantului sau vreunui concurent de-al său, nu încearcă să întrerupă activitatea Reclamantului, nu este concurent al Reclamantului deoarece activează în industrii diferite, nu încearcă să obțină avantaje pentru website-ul său folosindu-se de marca HUGO BOSS.

6. Discuții și constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ în legătură cu care reclamantul are drepturi;

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe.

A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie

Reclamantul deține marcă înregistrată pentru BOSS. Numele de domeniu în litigiu <boss.ro> reproduce identic marca Reclamantului.

De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că denumirea “.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior (“ccTLDs”) sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior (“gTLD”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii, este în mod obişnuit irelevantă când evaluăm similaritatea care duce la confuzie dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia (“Selecția OMPI 3.0”).

Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i).

B. Drepturi sau interese legitime

Reclamantul susține că nu i-a acordat Pârâtului nicio licență sau alt drept de utilizare sau înregistrare a mărcii sale, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legătură cu o utilizare legitimă necomercială sau echitabilă sau cu o oferire de bunuri și servicii cu bună credință.

Conform Politicii, “când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu aduce probe concludente, se va considera că reclamantul a reușit să dovedească acest al doilea element.” A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.

La acest element, Pârâtul susține în principal faptul că numele de domeniu în litigu este un cuvânt din dicționar, și că “boss” este un termen comun deoarece sunt mulți oameni cu acest nume sau chiar titulari de alte mărci care conțin termenul “boss”.

Deoarece Pârâtul nu deține vreo marcă care cuprinde elementul “boss” și nici nu este cunoscut după acest nume sau denumire, Completul va analiza în continuare situația în care numele de domenii sunt formate din cuvinte din dicționar.

Opinia majoritară a completelor UDRP, reflectată în secțiunea 2.10.1 din Selecția OMPI 3.0, este aceea că simpla înregistrare a unui nume de domeniu care este format dintr-un cuvânt sau frază din dicționar nu îi conferă automat pârâtului drepturi sau interese legitime; completele au concluzionat că, pentru a avea drepturi sau interese legitime într-un nume de domeniu în baza definiției sale din dicționar, numele de domeniu trebuie să fie utilizat în mod real și serios, sau să se poată demonstra intenția acestei utilizări, în legătură cu sensul lui de bază din dicționar și nu pentru a profita de drepturile de marcă ale terților.

De exemplu, un pârât ipotetic ar putea avea interese legitime cu privire la numele de domeniu <orange.com> dacă utilizează numele de domeniu în legatură cu un website care oferă informații despre fructul respectiv, portocala sau despre culoarea portocalie. Același pârât nu ar avea totuși interese legitime în același nume de domeniu dacă pe website-ul aferent acestuia promovează bunuri sau servicii care vizează marca unui terț (în acest examplu: Orange, este binecunoscută inter alia pentru telecomunicații și servicii de Internet) care utilizează același cuvânt ca denumirea mărcii într-un sens diferit de definiția sa din dicționar.

De asemenea, completele analizează și alți factori precum statutul și faima mărcii în cauză și dacă Pârâtul a înregistrat și a utilizat în mod legitim alte nume de domenii care conțin cuvinte sau fraze din dicționar în legătură cu sensul menționat în dicționar.

În această cauză Pârâtul susține că intenționează să utilizeze numele de domeniu în litigiu pentru adrese de email, o activitate foarte generică și care nu are neapărat legătură cu definiția cuvântului “boss” din dicționar. Pârâtul susține că a efectuat pregătirile necesare pentru utilizarea cu bună credință a numelui de domeniu în litigiu, mai precis că redirecționează vizitatorii către un alt nume de domeniu deținut de el din 2018 dar pe care îl dezvoltă în 2020, website unde potențialii vizitatori completează un formular ca să fie puși pe o listă de așteptare. De asemenea, el menționează o comandă de servere pentru a justifica aceste pregătiri.

Referitor la cele peste 100 de nume de domenii generice deținute de către Pârât pentru a dezvolta servicii comerciale, unele din 2008, Pârâtul nu face dovada niciunei folosiri a acestora în legătură cu sensul lor generic/din dicționar sau de orice fel.

Ca atare, Completul apreciază că Pârâtul nu a reușit să facă dovada utilizării sau a pregătirilor demonstrabile de a utiliza numele de domeniu în litigiu cu bună credință și că Pârâtul a dovedit doar că este implicat în activități de monitorizare, achiziționare și revânzare de nume de domenii care, în sine, este o afacere legitimă dacă nu încalcă drepturile anterioare ale terților.

În acest caz, având în vedere toate circumstanțele cauzei, în particular faptul că Pârâtul a avut cunoștință despre interesul Reclamantului în legătură cu numele de domeniu în litigiu anterior înregistrării sale de către Pârât; a calității Pârâtului de profesionist în industria achiziționării și revânzării de nume de domenii și care deci cunoaște valoarea mărcilor; a reputației Reclamantului și a mărcii sale BOSS, probabilitatea ca Pârâtul să fi înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru valoarea sa ca marcă a Reclamantului este mult mai mare decât aceea de a-l fi înregistrat pentru sensul său din dicționar.

Astfel, Completul consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii).

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Reclamantul deține drepturi de marcă pentru denumirea BOSS cel puțin din anul 2000. De asemenea, Reclamantul deține numele de domeniu <boss.com> din 1993 care redirecționează utilizatorii către “www.hugoboss.com”.

Numele de domeniu în litigiu <boss.ro> a fost înregistrat în 2020 de către Pârât, care avea cunoștință de Reclamant, marca sa BOSS și, de asemenea, de interesul Reclamantului cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Exemplele de înregistrare și utilizare cu rea credință enumerate în paragraful 4(b) din Politică sunt neexhaustive și nu acoperă toate circumstanțele în care se poate constata o astfel de rea-credință. A se vedea Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Cazul OMPI nr. D2000-0003. Obiectivul principal al Politicii este acela de a “stopa înregistrarea abuzivă a numelor de domenii în situațiile în care solicitantul înregistrării încearcă să profite și să exploateze marca comercială a altuia”. Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, Cazul OMPI nr. D2004-0230.

Nici prezenta cauză nu se încadrează perfect în tiparele listate de paragraful 4(b) din Politică iar Completul va analiza cauza având în vedere particularitățile acesteia așa cum menționam mai sus, astfel:

- numele de domeniu în litigiu încorporează marca Reclamantului identic, fără nici o adăugare sau alterare;

- la momentul achiziționării numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul avea cunoștință de mărcile Reclamantului și de gradul acestora de recunoaștere pe piață;

- conform documentelor din dosar reiese că, la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, Pârâtul îl cunoștea pe Reclamant, cunoștea pretențiile Reclamantului întemeiate pe drepturile legate de marca BOSS și interesul său de a obține numele de domeniu în litigiu și el a continuat monitorizarea disponibilității numelui de domeniu în litigiu chiar după ce a intermediat și a luat cunoștință despre conținutul notificărilor Reclamantului către foștii deținători ai numelui de domeniu în litigiu și chiar l-a achiziționat în nume propriu când a fost posibil;

- Pârâtul este profesionist în domeniu și, cu atât mai mult, trebuie să cunoască prederile contractului de înregistrare semnat la momentul dobândirii numelui de domeniu în litigiu, cât și dispozițiile paragrafului 2 din Politică care prevăd că un deținător de nume de domeniu este obligat să se asigure că numele selectat sau utilizarea lui nu încalcă drepturile de marcă ale unui terț. În prezenta cauză, Pârâtul avea cunoștință despre drepturile de marcă ale Reclamantului și totuși a continuat să-l monitorizeze și să-l înregistreze imediat ce a devenit disponibil;

- cauzele anterioare listate la secțiunea 4 de mai sus care îl menționează pe Pârât ca deținător al numelui de domeniu înregistrat în registru, respectiv ca pârât, ambele soluționate în favoarea reclamanților;

- Pârâtul nu și-a dezvăluit identitatea la niciuna dintre notificările Reclamantului, până la momentul când Registratorul, în timpul prezentei proceduri, a dezvăluit adevărata sa identitate;

- chiar dacă foarte limitat, conținutul website-ului aferent numelui de domeniu în litigiu este modificat chiar în timpul desfășurării procedurilor: la momentul depunerii Plângerii are un conținut care se modifică la momentul depunerii Răspunsului;

- s-a constatat că simpla înregistrare a unui nume de domeniu care este identic sau similar și duce la confuzie cu marca notorie a unui terț constituie, în sine, prezumție de înregistrare cu rea credință conform Politicii. A se vedea secțiunea 3.1.4 din Selecția OMPI 3.0.;

- Pârâtul susține că suma de 450 de Euro este nesemnificativă pentru Reclamant care are afaceri anuale de peste 2 miliarde de Euro dar care nu a participat la licitația organizată de el prin intermediul EUReg.

Este adevărat că nu s-au menționat avantaje financiare concrete și imediate pentru Pârât dar toate aceste elemente coroborate, îl fac pe Complet să considere că aceste fapte duc la concluzia de

înregistrare și utilizare cu rea credință.

De asemenea, Pârâtul susține că Reclamantul nu deține toate extensiile posibile pentru marca sa, sau că nu a înregistrat la un anumit moment numele de domeniu în litigiu ori ca marca BOSS nu este binecunoscută publicului. Aceste apărări nu sunt relevante, procedura UDRP presupune existența unei mărci înregistrate, un titular de marcă nu poate deține toate variațiunile mărcilor sale ori a numelor de domenii de Internet și nici nu poate fi sancționat că nu le-a înregistrat la un moment dat. În funcție de strategiile sale comerciale, un titular înregistrează mărci, domenii pe anumite teritorii și in anumite perioade în măsura în care le găsește disponibile.

În prezenta cauză, din materialul probator administrat, Completul constată că, punând în balanță toate probabilitățile, numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat mai degrabă pentru valoarea sa de marcă a Reclamantului decât pentru sensul său din dicționar, Pârâtul nu a reușit să demonstreze că are drepturi sau interese legitime cu privire la acesta și, mai mult, Completul concluzionează că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, conform Politicii, paragraful 4(a)(iii).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu <boss.ro> să fie transferat Reclamantului.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 3 noiembrie 2020