Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRE
Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial E Industrial c. Jimmy Chalie Velarde León
Caso No. DPE2020-0001
1. Las Partes
La Reclamante es Techint Compañía Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial E Industrial, Argentina, representada por G. Breuer, Argentina.
El Titular es Jimmy Chalie Velarde León, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <techint.pe>, registrado con NIC.PE.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de octubre de 2020. El 5 de octubre de 2020 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de octubre de 2020, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Reclamante el 28 de octubre de 2020 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto revelados por NIC.PE, e invitando a la Reclamante a realizar una enmienda a la Solicitud. La Reclamante presentó una Solicitud enmendada el 29 de octubre de 2020. En respuesta a una solicitud de aclaración del Centro, la Reclamante presentó una segunda Solicitud enmendada el 30 de octubre de 2020.
El Centro verificó que la Solicitud junto con las Solicitudes enmendadas cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 22 de noviembre de 2020. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a José de Piérola como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 10 de diciembre de 2020 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
4. Antecedentes de hecho
4.1 La Reclamante
La Reclamante es una persona jurídica propietaria de la marca multiclase T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (y logotipo), con certificado No. S00063717, solicitada el 30 de junio de 2010, renovada el 26 de junio de 2020 en la clase 37 de la Nomenclatura Internacional y T TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, con certificado No. S00063718, solicitada el 30 de junio de 2010 y renovada el 26 de junio de 2020, en la clase 42 de la Nomenclatura Internacional inscrita ante la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante “INDECOPI”, y ambas marcas denominadas en adelante conjuntamente “T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”).
La Reclamante tiene registrados los nombres de dominio <techint.com> y <techint.com.pe>.
A fin de sustentar sus argumentos, la Reclamante presentó una serie de medios probatorios entre los que destacan:
- El Acuerdo de Registro de NIC-Perú/Punto.pe.
- Resultados de la búsqueda en el portal de INDECOPI de la marca multiclase T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (y logotipo), inscrita bajo certificado de registro Nos. S00063717 y S00063718, con la cual considera la Reclamante que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión.
- Resultados de la búsqueda en el portal web WhoIs del nombre de dominio en disputa <techint.pe>.
- Resultados de la búsqueda en el portal web WhoIs del nombre de dominio <techint.com.pe> de titularidad de la Reclamante.
- Copias de artículos y notas periodísticas que hacen referencia a la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
- Resultados de la búsqueda completa en todas las clases en el portal web del INDECOPI.
- Resultado obtenido de la página web “www.techint.pe”.
- Resultado obtenido en la página de Facebook donde surge el nombre de dominio en disputa <techint.pe> vinculado a ofertas laborales falsas en nombre de la Reclamante.
4.2 El Titular
El Titular es una persona natural con domicilio en Perú.
4.3 El nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa <techint.pe> se encuentra registrado ante el administrador Red Científica Peruana (NIC-Perú / Punto.pe).
El GRE ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <techint.pe> se encuentra suspendido (sin dirigir a ninguna página web activa).
4.4 Las marcas afectadas por el nombre de dominio en disputa
Se encuentra registrada ante INDECOPI la siguiente marca multiclase, registrada por la Reclamante:
- T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (y logotipo), en la clase 37 de la Nomenclatura Internacional, registrada bajo el certificado No. S00063717, solicitada el 30 de junio de 2010, renovada el 26 de junio de 2020 y vigente hasta el 26 de junio de 2040.
- T TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN (y logotipo), en la clase 42 de la Nomenclatura Internacional, registrada bajo el certificado No. S00063718, solicitada el 30 de junio de 2010, renovada el 26 de junio de 2020 y vigente hasta el 26 de junio de 2040.
5. Alegaciones de las Partes
A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
- El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión respecto a sus marcas registradas en Perú, sobre la que la Reclamante tiene derechos, y a nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
- El nombre de dominio en disputa y sus marcas registradas son idénticas, pues el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.pe”, no tiene una función identificadora y carecen por tanto de significado jurídico.
- La Reclamante es titular de los nombres de dominio <techint.com> y <techint.com.pe>, así como también es titular del famoso sitio web “www.techint.com.pe”.
- El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pues no posee marca registrada, nombre comercial o razón social que contenga el término “techint”, ni es conocido en el mercado peruano con tal denominación, conforme a los reportes de búsqueda emitidos por INDECOPI.
- El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues ha sido su intención aprovecharse de la reputación y notoriedad de la marca y del portal de titularidad de la Reclamante.
- El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues ha sido registrado con la intención de confundirse con la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.
- La marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es notoriamente conocida, lo que también prueba que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.
- El Titular usa el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues ha realizado publicaciones en la red social Facebook, de ofertas laborales falsas en nombre de la Reclamante.
- La identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada de la Reclamante, no puede atribuirse a la mera coincidencia o casualidad. En efecto, el término “techint” carece de significado en el idioma español o en el inglés, lo que demuestra que la intención del Titular al registrar el nombre de dominio en disputa fue aprovecharse de la reputación de la Reclamante.
- De acuerdo con la información obtenida en la base de datos pública WhoIs, el contacto administrativo del nombre de dominio en disputa es Jimmy Chalie Velarde León. El anterior hecho sirve para demostrar la mala fe del Titular al momento de registrar y usar el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó la Reclamación presentada por la Reclamante pese a haber sido notificado de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 del Reglamento.
6. Debate y conclusiones
Conforme a lo dispuesto en el artículo I.a.1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia o anulación del nombre de dominio en disputa son las siguientes:
1. “El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
Conforme el artículo 19 del Reglamento, el GRE resolverá la solicitud de resolución de controversia de conformidad con la Política, el Reglamento, así como las normas generales y principios de derecho que considere aplicables.
La Solicitud ha sido notificada formalmente al Titular por correo electrónico y de acuerdo con el artículo I.e. de la Política, las comunicaciones se realizarán por medio de correo electrónico. Por tanto, el GRE considera que la notificación realizada por el Centro al Titular a la dirección electrónica que figura en el registro ha sido correcta. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Titular no pueden, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento.
Ahora bien, el hecho de que el Titular no haya contestado la Solicitud no libera a la Reclamante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 16 A que “el Grupo de Expertos podrá emitir su decisión […] considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposición”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular en Perú de la marca multiclase T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (y logotipo), asimismo, tiene registrados los nombres de dominio <techint.com.pe> y <techint.com> tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
En virtud de lo anterior, debe determinarse si entre las marcas de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa <techint.pe> existe identidad o semejanza al grado de producir confusión.
Cabe recalcar que a la fecha de esta Decisión, los nombres de dominio <techint.com.pe> y <techint.com> se encuentran activos, demostrando una actividad intensa de la Reclamante.
En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (“ccTLD”), se trata de un requisito de carácter técnico, por lo que el GRE constata que se reproduce el elemento “techint” de la marca de la Reclamante en su integridad, y por ello existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Reclamante T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, . En efecto, es bien sabido que estas diferencias no tienen relevancia alguna a los efectos de comparar el nombre de dominio con la marca registrada.
En este sentido, es evidente que el nombre de dominio en disputa <techint.pe> es cuando menos confusamente similar con los nombres de dominio <techint.com.pe> y <techint.com> y con la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN de la Reclamante.
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que se ha incurrido en el presupuesto jurídico establecido en el artículo I.a.1 de la Política. Es decir, se acredita la identidad o similitud entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa hasta el punto de causar confusión.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El interés legítimo del Titular tiene connotaciones especiales debido a que es un hecho que está referido no al momento de la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa, sino que éste debe demostrarse cuando sea requerido en una controversia, mediante los medios probatorios que se estime pertinente.
En ese orden de ideas, es conveniente que el GRE valore si el Titular se manifiesta o no de modo expreso respecto a los hechos que considere convenientes para demostrar su derecho o interés legítimo y, de ser el caso, si aporta las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La Política, en el artículo I.i, establece una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas por el Titular, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, a saber: i) que el Titular haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) que el Titular es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados; iii) finalmente, que se esté haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la Reclamante con ánimo de lucro.
Un factor importante a considerar es que tal y como ha señalado la Reclamante, y ha podido comprobar el GRE, el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo, toda vez que cuando se accede al mismo se puede apreciar que la página se encuentra suspendida.
Adicionalmente, la denominación correspondiente al nombre de dominio en disputa no corresponde con el propio nombre del Titular, por lo que queda demostrado que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, de igual forma no se tiene conocimiento que el Titular esté haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
De otro lado, de las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa <techint.pe>. Por el contrario, con la Solicitud presentada, la Reclamante demuestra que requiere del Titular que transfiera el nombre de dominio en disputa a su favor. Por tanto, no se ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés legítimo en favor del Titular.
El Titular al no contestar formalmente a la Solicitud no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, si bien el nombre de dominio en disputa no alberga una página web activa, la Reclamante ha aportado evidencias de las que se desprende que el mismo se habría utilizado como dirección de correo electrónico en relación con supuestas ofertas laborales que aparentarían provenir de la Reclamante. De dicho uso no pueden derivarse derechos o intereses legítimos.
Por consiguiente, el GRE concluye que no se ha demostrado la existencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que se ha incurrido en el presupuesto jurídico establecido en el artículo I.a.2 de la Política. Es decir, se evidencia que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si el Titular registró o está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, circunstancias alternativas y no acumulativas.
En opinión del GRE, este requisito puede llegar a tener una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que en dichos supuestos no se puede exigir a la Reclamante en todo caso una prueba absoluta de su existencia.
En este sentido, para facilitar los medios de prueba a la Reclamante, la Política enumera en el artículo I.i. – de forma no exhaustiva – diversos supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, a saber:
i. Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii. que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii. que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
La Reclamante alega que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe pues, dada la notoriedad mundial de su marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN en el rubro de ingeniería y construcción, el Titular ha optado por un nombre de dominio que simule pertenecer a la empresa de la Reclamante con el objeto de realizar ofertas laborales fraudulentas.
En opinión del GRE, se entiende que la Reclamante utiliza la palabra “notoria” en sentido lato, para recalcar que su marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es famosa, sin embargo, es importante recalcar que no se ha aportado como prueba la resolución emitida por INDECOPI a través de la cual se establece que en efecto, la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN cumple con los requisitos establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 para poder ser denominada como marca notoria en sentido estricto.
No obstante, ello no descalifica las alegaciones planteadas por la Reclamante, toda vez que se evidencia – de las pruebas proporcionadas – que, en efecto, la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es notoriamente conocida en el rubro de ingeniería y construcción.
Ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación “techint”, que carece de un significado propio en el español y en el inglés y que constituye más bien un término acuñado por la Reclamante (junto con las empresas de su grupo), y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Además, resulta muy poco probable para el GRE que el Titular no haya conocido la marca de la Reclamante, que constituye una empresa notoria en el ámbito de ingeniería y construcción.
En efecto, de las notas periodísticas y artículos presentadas como pruebas por la Reclamante, se evidencia que la empresa propietaria y la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN son conocidas a nivel mundial en el ámbito de ingeniería y construcción. Estas pruebas contribuyen a reforzar la impresión que tiene el GRE en el sentido que el Titular debió conocer la marca T TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN al momento del registro de su nombre de dominio en disputa.
En conclusión, es práctica reiterada de Grupos de Expertos bajo la Política que en determinadas circunstancias el registro de un nombre de dominio ha sido realizado de mala fe si el titular lo hizo conociendo la existencia previa de una marca probablemente para aprovecharse de la misma (Google Inc. v. Arson Group SAC, Caso OMPI No. DPE2012-0004).
De igual forma, la prueba adjuntada por la Reclamante – el perfil Reclutamiento Techint de la página de la red social Facebook “www.facebook.com/techintmineria” – demuestra que el nombre de dominio en disputa <techint.pe> aparece vinculado a diferentes ofertas laborales que no han sido realizadas por la empresa de la Reclamante. Asimismo, de las pruebas adjuntadas se muestra que todas las personas interesadas en la convocatoria laboral han debido dirigirse a una dirección de correo electrónico que aparenta ser segura, real y vinculada a la Reclamante al reproducir el elemento “techint” de la marca de la Reclamante (siendo dicha dirección de correo electrónico “[...]@techint.pe”). En este sentido, se evidencia que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado de mala fe, pues busca generar confusión en el público.
Por lo anterior, todo hace pensar que el Titular quiso aprovecharse de una denominación conocida y notoria en el sector de ingeniería y construcción.
Finalmente, la existencia en vigor del nombre de dominio en disputa no hace sino entorpecer la actividad de la Reclamante.
Por tanto, el GRE concluye que se ha incurrido en el presupuesto jurídico establecido en el artículo I.a.3. de la Política. Es decir, se acredita que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio en disputa <techint.pe> sea transferido a la Reclamante.
José de Pierola
Único miembro del GRE
Fecha: 29 de diciembre de 2020