Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRE
WWW.PERU.COM S.A. c. Cristina Sendroiu
Caso No. DPE2012-0002
1. Las Partes
La Reclamante es WWW.PERU.COM S.A., con domicilio en Lima, Perú, representada por Allende & Garcia S. Civ de R.L, Perú.
La Titular es Cristina Sendroiu con domicilio en Múnich, Alemania, representada por BPM Legal, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <iquiero.pe>, registrado con la Red Científica Peruana-NIC.PE (“NIC.PE”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 julio de 2012. El 12 de julio de 2012 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
Con fecha 18 de julio de 2012 el Centro notificó a la Reclamante para que subsanara una deficiencia formal contenida en la Solicitud, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para que presentara su subsanación bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su Solicitud.
El 18 de julio de 2012, la Reclamante presentó la subsanación a notificación de deficiencias del Centro.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la "Política"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los artículos 2.a) y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de julio de 2012. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 9 de agosto de 2012. El 9 de agosto de 2012, el Titular solicitó al Centro una extensión del plazo para la presentación de su Escrito de Contestación. En la misma fecha, el Centro notificó a las Partes la extensión del plazo para presentar la contestación a la Solicitud hasta el día 13 de agosto de 2012. El Escrito de Contestación fue presentado ante el Centro el 13 de agosto de 2012.
El Centro nombró a Cristian Calderón Rodríguez, Ana María Pacón y Fanny Aguirre Garayar como miembros del Grupo de Expertos (“GRE”) el 24 de septiembre de 2012 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento y habiendo examinado los escritos, comunicaciones procesales y constancias, y habiendo constatado que las partes han ejercido debidamente su derecho de sustentar sus argumentos, el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
El idioma del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de hecho
La Reclamante es titular de las marcas IQUIERO.COM TU TIENDA EN INTERNET en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Internacional, bajo certificado No. 2305 otorgado con fecha 1 de abril de 2011 por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”).
La Reclamante es titular de los nombres de dominio <iquiero.com>, registrado el 5 de octubre de 1999 ante Network Solutions LLC, e <iquiero.com.pe> registrado ante la NIC.PE, según lo señalado en el expediente y corroborado con la información tomada de las bases de datos públicas denominadas WhoIs.
El nombre de dominio en disputa <iquiero.pe> fue registrado el 15 de mayo del año 2010 conforme la información remitida por el NIC.PE.
5. Alegaciones de las Partes
A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son las siguientes:
- El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de generar confusión con sus marcas registradas.
- La Titular no cuenta con derechos o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que únicamente ha registrado el mismo con la intención de venderles el mismo y así aprovecharse económicamente de dicho registro.
- Con el registro del nombre de dominio en disputa <iquiero.pe> se impide su acceso al mercado a través de dicho nombre de dominio, contando ella ya con los nombres de dominio <iquiero.com.pe> y <iquiero.com>.
- La Titular quiere lucrarse con el nombre de dominio en disputa, habiéndoselo ofrecido a la venta por USD 7,500. Inicialmente, la Reclamante alegó que había sido la Titular la que la buscó para ofrecerle el nombre de dominio en disputa, posteriormente reconoció que un empleado de su empresa fue el que tomó el primer contacto con la Titular.
- La Titular no sólo ha registrado el nombre de dominio en disputa, sino también los nombres de dominio <residencias.pe>; <michamba.pe>; <ellas.pe>; <minimo.pe> y <eautos.pe> habiendo puesto a la venta todos estos nombres de dominio.
- La ausencia de uso del nombre de dominio en disputa en la Web evidencia también su mala fe.
- Se ha ofrecido el nombre de dominio en disputa con argumentos de mala fe, puesto que no existe plazo alguno en la Política sobre cuándo se debe registrar el nombre de dominio tomando como referencia el registro para la marca (la Titular mencionó que la Reclamante tenía un supuesto plazo de 3 años).
B. Titular
La Titular alega en su Escrito de Contestación las siguientes consideraciones:
- La Reclamante ha tratado de intimidarla y dañar su reputación, al contactarla a su dirección electrónica del trabajo.
- Al establecer la Reclamante que las direcciones de trabajo física y electrónica de la Titular fueron obtenidas del banco de datos WhoIs, está presentado una prueba falsa al Centro.
- Lo anterior supone un clásico secuestro a la inversa del nombre de dominio. La Reclamante abusó del presente procedimiento, empleando la Política como su estrategia de "plan B" para obtener el nombre de dominio en disputa si no fuera posible adquirirlo al precio que quería pagar.
- La Reclamante no tiene derecho alguno al nombre de dominio en disputa.
- La Titular registró el nombre de dominio en disputa de buena fe, porque se trata de un término genérico. En este sentido, considera que “I quiero” es un término común en español, no siendo distintivo. La marca de la Reclamante sólo fue registrada debido al diseño gráfico en relación con los elementos textuales “iQuiero.com tu tienda en Internet.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado antes de que la Reclamante haya solicitado su primer registro de marca, por lo que el registro del nombre de dominio en disputa no pudo haber sido efectuado de mala fe.
La Titular no se puso en contacto con la Reclamante para vender el nombre de dominio en disputa, sino que sólo contestó a un e-mail enviado por la Reclamante. Por lo tanto, las aseveraciones de la Reclamante en este sentido son falsas.
La Reclamante no ha presentado pruebas que demuestren que posee derechos no registrados relativos a la expresión “i quiero”. Tampoco ha presentado pruebas relativas al uso y el reconocimiento extensos de su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa, por lo que no logró demostrar que “i quiero” se ha convertido en un elemento distintivo de sus servicios.
- Existen suficientes decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) que establecen que el uso de palabras y frases comunes empleadas en nombres de dominio para hacer publicidad en un asunto determinado, es legítimo.
- Hay casi 220.000 usos de terceros de la fase “i quiero”, lo que demuestra que se trata de una frase genérica.
- El nombre de dominio en disputa fue obtenido junto con el registro de otros 16 nombres de dominio descriptivos. La intención de la Titular, una ciudadana rumana, al registrar estos nombres de dominio fue crear diferentes sitios Web en el Perú. La Titular se había averiguado junto con su hermano y su ex compañero que el desarrollo de Internet y el comportamiento de usuarios de Internet en el Perú en el 2010 eran muy similares a los observados en Rumania hace diez años. El proyecto, finalmente, no prosperó al haberse concluido la relación de la Titular con su ex compañero y socio del proyecto. Por esta razón, en enero del 2012 la Titular puso a la venta los nombres de dominio adquiridos en el 2010. Todos estos hechos son sustentados con una Declaración Jurada de la Titular, adjuntada junto con el escrito de Contestación.
- Siendo su nacionalidad rumana y domiciliada en Alemania, la Titular no podía conocer en forma alguna a la Reclamante a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa.
- Solicitar la cantidad de USD 7,500 por la transferencia del nombre de dominio en disputa no supone actuar de mala fe. Cualquiera está facultado a registrar y vender un nombre de dominio registrado en base de su significado genérico, siempre que no exista intención alguna de lucrarse en relación a una marca comercial.
- La demora en interponer la presente Solicitud por parte de la Reclamante (dos años tras el registro del nombre de dominio en disputa) pone en tela de juicio la confianza de la Reclamante en relación al éxito del presente procedimiento relacionada con el nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
El GRE, en aplicación de lo dispuesto por la Política, procederá a analizar la posición de las partes, teniendo en consideración la Política, el Reglamento así como considerará aquellas normas generales y principios generales del derecho aplicable que considere oportunas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.a) de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones anteriores adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política UDRP, la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular de la marca IQUIERO TU TIENDA EN INTERNET en Perú en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Internacional, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante ha adquirido en Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En consecuencia, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en Perú con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante, pero que es relevante en relación al tercer elemento (registro de mala fe). (Ver Reckitt BenckinserPlc v. EunsookWi, Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), punto1.4.)
Por tanto, el GRE considera que la alegación de la Titular del defecto de la Reclamante de no inscribir su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa no es determinante para verificar el cumplimiento de este primer requisito.
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre las marcas de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa <iquiero.pe> existe identidad o semejanza al grado de producir confusión.
El GRE considera que en las marcas registradas de la Reclamante IQUIERO.COM TU TIENDA EN INTERNET el elemento más distintivo constituye la denominación “iquiero”, no sólo porque han sido resaltadas de manera expresa por la Reclamante en su solicitud de registro, sino porque la expresión “tu tienda en internet” constituye un elemento descriptivo de la forma de prestación de los servicios con los que se distinguen dichas marcas, quedando su apariencia de la siguiente forma:
En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (“ccTLD”) carece de carácter distintivo, por lo que el GRE constata que existe similitud entre el nombre de dominio en disputa y el elemento distintivo de las marcas de la Reclamante hasta el punto de crear confusión. En efecto, es bien sabido que esta diferencia no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca registrada (Ver Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2008-0039).
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Titular no ha acreditado tener un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Se entiende como “derecho” aquel título distinto al emanado del registro del dominio que goce o ejerza la actual Titular. Por su lado, la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre la marca IQUIERO TU TIENDA EN INTERNET, que llevan a la convicción de tener un mejor derecho que la Titular.
Respecto al derecho o interés legítimo que debe tener la Titular, la Política establece en el artículo I (i) una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión de los argumentos de la Titular, se desprende que la Titular no ha demostrado que haya hecho en el pasado o esté haciendo actualmente un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el GRE ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa no conduce a ninguna página Web que ofrezca algún producto o servicio de la Titular, sino que en su página Web sólo aparece el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa. Si bien la Titular ha alegado haber realizado en el pasado actos preparativos para la utilización del mismo, no ha adjuntado pruebas fehacientes de dicho actos. Asimismo, la Titular ha expresado las motivaciones y proyectos que la llevaron al registro del nombre de dominio en disputa, pero tampoco ha adjuntado pruebas ciertas de estas motivaciones.
La Titular tampoco ha podido demostrar que es conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
De otro lado, de las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que la Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca IQUIERO o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar la expresión <iquiero.pe>.
Por el contrario, con la Solicitud actual, la Reclamante demuestra que requiere de la Titular la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.
Además, desde enero del 2012 la Titular ha puesto el nombre de dominio en venta siendo así que el ofrecimiento de venta viene siendo considerado una evidencia de la falta de interés legítimo (ver INGGROEP N.V. c. Amario Díaz López; y Open Bank Santander Consumer v. Cibergirona, S.L., Caso OMPI No. DES2009-0007; Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que no se ha demostrado la existencia de un derecho o interés legítimo de la Titular en el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe
Según el texto del artículo 1.3).a) de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales1 radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
En opinión de este GRE, este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo ala Reclamante una especie de probatio diabólica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. v. Domainadmin., Caso OMPI No. D2011-0031).
Esta figura se encuentra asimismo recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el numeral 3 acápite 1 inciso a) de la Política.
La Política, de manera, enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“ i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Ahora bien, el artículo de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del GRE. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio a la Reclamante. En opinión del GRE, probablemente en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en este texto normativo como actos de mala fe, no lo sean, pero la Titular al registrar su dominio bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas.
Registro o uso de mala fe
La Titular defiende su buena fe, en el entendido que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo antes de la solicitud de marca de la Reclamante, lo cual es a criterio del GRE insuficiente. En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que la Titular eligiera literalmente la denominación “iquiero”, que carece, en su conjunto, de un significado propio en el español y que constituye más bien un término acuñado por los creadores de este portal y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo del signo distintivo que conforma la marca registrada.
En tal sentido, el GRE no concuerda con la alegación realizada por la Titular en el sentido que la denominación constituye una expresión genérica o descriptiva en el idioma español. Las pruebas aportadas por la Titular que demuestran diversos usos de la expresión “iquiero” se dan en contextos diferentes a la presente disputa y no sirven para demostrar el significado genérico o descriptivo de esta expresión en el idioma español.
De las pruebas adjuntadas y de las verificaciones que el GRE ha realizado en base a la información que obra en el expediente, el GRE ha podido comprobar que el portal Web donde se viene ofreciendo productos o servicios con la marca registrada viene utilizándose en Perú desde el año 2000 y constituye en Perú uno de los portales de noticias más visitado en el país.
En opinión del GRE, si fuese cierto que la Titular decidió registrar el nombre de dominio en disputa para emprender una actividad comercial dado que había averiguado del desarrollo de Internet en Perú y el comportamiento de usuarios de Internet en Perú, entonces no resulta creíble que la Titular haya dejado de lado información pública y relevante para Internet de Perú y para su plan de negocios, como era la existencia de un portal Web altamente visitado por usuarios peruanos donde justamente se ofrece una oferta similar o idéntica a la que aparentemente pretendía iniciar la Titular.
En este orden de ideas, de ser ciertos los actos preparativos alegados por la Titular en este procedimiento, el GRE tendría que afirmar que el conocimiento del mercado peruano (competidores, usuarios, tendencias, inversiones, etc.) incluía conocer que la Reclamante lideraba el mismo con la marca IQUIERO.COM TU TIENDA EN INTERNET. En este sentido, es práctica reiterada de los expertos del Centro considerar que el registro de un nombre de dominio ha sido realizado de mala fe si el titular lo hizo conociendo la existencia previa de una marca (ver Facebook Inc. v. UstaCafer, Caso OMPI No. DES2009-0006; Cederroth Ibérica S.A.U. v. Jesús VidrialesFrancho; y EdintorniEurope SRL v. New Business Synergies, S.L., Supra).
Se deduce de la información del expediente, y ha sido comprobado por este GRE que la Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para alguna actividad o para ofrecer sus productos o servicios (Ver EdintorniEurope SRL v. New Business SynergiesS.L., Supra). Por el contrario – como lo ha manifestado la misma Titular - desde enero del 2012 viene ofreciendo en venta a través de su página Web el nombre de dominio en disputa, es decir, antes de cualquier comunicación recibida por la Reclamante para conocer el precio de venta del nombre de dominio en disputa.
Cuando la Reclamante contacta a la Titular, el precio que la Titular inicialmente ofreció – así como el que finalmente estuvo dispuesta a aceptar - por la venta del nombre de dominio en disputa supera altamente los costes relacionados directamente con el registro o mantenimiento de los nombres de dominio en Perú. Para el GRE, lo anterior es otra muestra del uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Así, ha sido considerado en diferentes decisiones adoptadas por expertos del Centro (Sanofi Aventis v. Holger Kirgiz, Caso OMPI No. DES2006-0007; Heineken España, S.A. v. Rubén Omar García Mantecón, Caso OMPI No. DES2008-0008; Compagnie Gervais Danone SA v. José Gregorio Hernández Quintero, Caso OMPI No. DES2009-0032).
De otro lado, el GRE ha podido comprobar que en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, la Reclamante ya tenía actividad comercial en Internet. Por tanto, para el GRE existe la convicción que el actual uso del nombre de dominio en disputa perturba la actividad comercial de la Reclamante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código de país “.pe”. La Reclamante a través de la oferta de compra, ha demostrado y exteriorizado su voluntad de ampliar su posición en el mercado completando una oferta que ya existe. Prueba de la necesidad de contar con dicho nombre de dominio para su actividad comercial fue el ofrecimiento por parte de la Reclamante de una suma mucho mayor al costo real del dominio y su mantenimiento y/o renovación. También consta en el expediente, la comunicación de la Reclamante de verse obligada a retrasar su actividad comercial, sin que dicha comunicación - conocida por la Titular - haya sido rebatida durante este proceso.
En tal sentido, aplicando mutatis mutandi (el primer inciso del acápite) de probanza de mala fe, podemos afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa a un reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio; también, en aplicación mutatis mutandi del segundo acápite podemos afirmar que la Titular hoy día utiliza el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que la Reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, toda vez que el uso del nombre de dominio se ha realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio en disputa por su Titular.
De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política.
D. Secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa
La Titular en su Escrito de Contestación así como en escritos posteriores ha alegado recurrentemente que la conducta de la Reclamante – por haber manifestado erróneamente que el proceso de negociación de transferencia del nombre de dominio en disputa fue iniciado por la Titular, así como por el hecho de haberse comunicado con ésta última a través de la dirección electrónica de su trabajo - deben tipificarse como un secuestro a la inversa de nombre de dominio en disputa.
La figura del secuestro a la inversa está regulada en el artículo 15.e) del Reglamento de la Política UDRP, en el que se prevé que el experto, una vez considerada la demanda y documentos presentados, “podrá concluir que la demanda ha sido presentada de mala fe en un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio por lo que el grupo de expertos declarará que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.”
El GRE desea manifestar que a pesar de que la Política no parece regular esta figura, examinará los argumentos de la Reclamante por su solicitud expresa.
En primer lugar, el GRE considera que esta conducta presupone la existencia de buena fe de la Titular del nombre del dominio en disputa, y conforme se desprende del análisis de la presente disputa, en opinión del GRE este requisito no se ha cumplido.
Adicionalmente, después de haber examinado las alegaciones y documentos presentados por ambas partes, el GRE no considera que concurra en la Reclamante la conducta de hostigamiento a la Titular que pueda dar lugar a la declaración de secuestro a la inversa de nombre de dominio en disputa. El hecho que la Reclamante haya alegado inicialmente ciertos hechos de forma incorrecta no son para el GRE suficientes para calificar su conducta como de mala fe.
En cuanto a las comunicaciones enviadas al correo electrónico del trabajo de la Titular, el GRE ha podido comprobar que la misma Titular contestó alguna de las comunicaciones entabladas con la Reclamante a través de esta dirección, y es una práctica habitual que las partes busquen asegurarse que las comunicaciones que se cursan se hagan a través de la mayor cantidad de direcciones electrónicas disponibles por parte de las partes.
En consecuencia, esta Solicitud de la Titular de declarar el secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa resulta para el GRE improcedente.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <iquiero.pe> sea transferido a la Reclamante.
Cristian Leonardo Calderón Rodríguez
Experto Presidente
Fanny Aguirre Garayar
Experto
Ana María Pacón
Experto
En Lima, 27 de octubre de 2012
1 Manuel Ossorio. Trigésima Edición Edit. Heliasta. Isbn: 9789508850553