WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

J.D. ten Voorde v. K. Tas

Zaaknr. DNL2021-0024

1. Partijen

Eiser is J.D. ten Voorde, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is K. Tas, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <abcled.nl> is geregistreerd bij SIDN via TransIP Group en zal hierna verder worden aangeduid als “de Domeinnaam”.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 april 2021. Het Instituut heeft op 20 april 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 april 2021 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 30 april 2021 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 30 april 2021 een aangepaste Eis ingediend.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 april 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 20 mei 2021. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 30 april 2021.

Op 3 mei 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 25 mei 2021 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 18 juni 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser verkoopt via een webshop gelinkt aan de domeinnaam <abc-led.nl> onder andere ledverlichting. De bedrijfsactiviteiten werden ondergebracht in ABC webshops B.V.

Eiser is houder van het Benelux woordmerk ABC-LED met inschrijvingsnummer 0950794, gedeponeerd op 8 januari 2014 en ingeschreven op 3 april 2014, hierna te noemen “het Merk”. Eiser beroept zich ook op een handelsnaamrecht.

SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Domeinnaam voor het eerst geregistreerd werd op 16 augustus 2017, en dat de datum van de huidige registratie 27 mei 2019 was door een wijziging van de houder.

De Domeinnaam is in gebruik. Ten tijde van het indienen van de klacht werden Internetgebruikers na het ingeven van de Domeinnaam doorgelinkt naar de website “www.detelegraaf.nl”. De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat de Domeinnaam ten tijde van de Uitspraak is doorgelinkt naar de website “www.ledlichtstunter.nl”.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser verkoopt sinds ongeveer tien jaar elektronische producten, waaronder ledverlichting, aan eindgebruikers, middels zijn vennootschap ABC webshops B.V. Zijn webshop is verbonden aan de domeinnaam <abc-led.nl>.

De Domeinnaam omvat het Merk volledig. Alleen een koppelteken maakt onderscheid tussen het Merk (ABC-LED) en de Domeinnaam (<abcled.nl>). De kans op verwarring tussen de Domeinnaam en het Merk is daarom zeer groot.

Verweerder heeft geen rechten, noch een legitiem belang ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming verkregen om gebruik te maken van de Domeinnaam. Verweerder biedt geen producten of diensten aan onder de Domeinnaam. Daarnaast is Verweerder niet bekend onder deze naam.

De Domeinnaam is door Verweerder te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt. De Domeinnaam werd eerder doorgelinkt naar een ander bedrijf; later is dit aangepast waardoor de Domeinnaam nu doorlinkt naar een landelijk dagblad, waar Eiser geen verbinding of raakvlakken mee heeft. Klanten raken in verwarring doordat Eiser producten aanbiedt onder de domeinnaam <abc-led.nl> die slechts één leesteken verschilt van de Domeinnaam. Tevens ontstaat hiermee het risico dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor phishing of andere ongewenste praktijken. Verweerder is tevens eigenaar van een bedrijf (ledstripspecialist.nl) dat zich op dezelfde markt en eindgebruiker richt als het bedrijf van Eiser. Ook door niet te reageren op een verzoek tot overdracht van de Domeinnaam gebruikt Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder ontkent dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Hij heeft de Domeinnaam in 2017 geregistreerd tezamen met meer dan 350 andere domeinnamen die “LED” gerelateerd zijn. Verweerder is sinds 2012 actief als ondernemer in LED. De ondernemingen zijn allen onderdeel van BV Ledstores, het grootste e-commerce bedrijf in verlichting. Ledstores heeft plannen om de Domeinnaam actief te gebruiken; nu wordt deze doorverwezen naar een van Ledstores’ webwinkels. Verweerder stelt dat “ABCLED is geregistreerd zoals LED24 omdat dit in lijn was met deze gedachte”.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser voldoende heeft aangetoond rechthebbende op het Merk te zijn.

Naar vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain “.nl” bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten (zie ook Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Case No. DNL2008-0008).

De Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eiser, afgezien van de weglating van een verbindingsstreepje “-” tussen de woorden “abc” en “led”, hetgeen geen relevant verschil maakt (zie ook Eva Solo A/S v. Intrec B.V., WIPO Zaaknr. DNL2011-0060; QSoft Consulting Limited v. Lotom Group S.A., WIPO Zaak No. DNL2009-0018; en Royal Canin v. “Planet Media Group N.V.”, WIPO Zaak No. DNL2008-0009).

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, rust deze bewijslast prima facie op de eiser. Voldoet de eiser hieraan, dan heeft de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht op of belang bij de betreffende domeinnaam heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft (zie ook: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sectie 2.1).¹

Eiser heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming verkregen van Eiser om gebruik te maken van de Domeinnaam. Alhoewel Verweerder een verweerschrift heeft ingediend, heeft hij nagelaten daar in aan te voeren waarom hij enig recht of legitiem belang zou hebben met betrekking tot de Domeinnaam, waar deze overeenkomt met reeds bestaande rechten van Eiser als een rechtstreekse concurrent. Er is geen indicatie dat Verweerder de Domeinnaam als handelsnaam heeft gebruikt en Verweerder heeft ook niet aangevoerd, laat staan aangetoond, over oudere merkrechten te beschikken. Op basis van het hem voorliggende dossier, acht de Geschillenbeslechter aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam registreerde met Eiser en diens rechten in het achterhoofd.

Aldus is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder heeft in zijn Verweerschrift aangekondigd dat hij de Domeinnaam zou gaan gebruiken voor één van zijn webwinkels. De Geschillenbeslechter heeft ambtshalve geconstateerd dat dat inmiddels inderdaad het geval is. De Domeinnaam leidt Internetgebruikers thans naar een webwinkel waar producten worden aangeboden die rechtstreeks concurreren met de producten die Eiser aanbiedt.

Aldus gebruikt Verweerder de Domeinnaam om commercieel voordeel te behalen, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan tussen de Domeinnaam en het Merk van Eiser, welk Merk ook het onderscheidende deel uitmaakt van de handelsnaam en de domeinnaam die Eiser gebruikt (zie ook WIPO Overview 3.0, sectie 3.1 sub (iv)).

Verweerder heeft geen geldige reden genoemd waarom hij een domeinnaam heeft geregistreerd die slechts één leesteken verschilt van die van één van zijn concurrenten, welke bovendien gesteund wordt door merkenrecht. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Verweerder de domeinnaam van zijn concurrent niet kende.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <abcled.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 2 juli 2021

¹ Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedent, en dus WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).