WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Beperfect Clinics BV v. DJB Breuker

Zaaknr. DNL2011-0029

1. Partijen

Eiser is Beperfect Clinics BV uit Amstelveen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is DJB Breuker uit Ruinerwold, Nederland, vertegenwoordigd door Nysingh Advocaten-Notarissen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <perfect-smile.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Solcon Internetdiensten B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 april 2011. Het Instituut heeft op 29 april 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 3 mei 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 3 mei 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 mei 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 23 mei 2011.

Op 27 mei 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 22 juni 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 19 juli 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Zowel Verweerder als Eiser hebben verzocht nadere stukken in het geding te mogen brengen (op 19 juli 2011 en op 15 en 17 augustus 2011). De Geschillenbeslechter heeft geoordeeld dat deze nadere stukken niet in het geding worden toegelaten, onder meer omdat ze te laat zijn ingediend. Op 16 en 18 augustus 2011 heeft het Instituut partijen geïnformeerd dat de nadere stukken niet in het geding worden toegelaten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderneming die zich onder andere bezig houdt met esthetische tandheelkunde en tandtechniek. Eiser biedt zijn producten en diensten aan op de website “www.perfectsmile.nl”.

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 6 juni 2005 en exclusief in gebruik gegeven aan zijn partner ten behoeve van het exploiteren van haar onderneming Perfect-Smile. Uit het handelsregister blijkt dat Perfect-Smile van 18 maart 2005 tot 5 maart 2010 stond ingeschreven voor het uitoefenen van een orthodontiepraktijk.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser beroept zich in deze procedure op het Gemeenschapswoordmerk PERFECTSMILE (registratienummer 4958161, hierna te noemen het “Merk”), ingeschreven op 23 april 2007 voor alle relevante klassen met betrekking tot tandheelkundige diensten en stelt dat hij houder is van de domeinnaam <perfectsmile.nl>. Doordat Verweerder de Domeinnaam voor een orthodontiepraktijk gebruikt, is verwarring volgens Eiser evident en aantoonbaar.

Eiser stelt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Er is sprake van verwarring en de Domeinnaam is strijdig met het Merk.

Eiser stelt dat het Verweerder inmiddels bekend is dat hij in strijd handelt met het Merk.

B. Verweerder

Verweerder stelt vooraf dat het gebruik van de Domeinnaam door de partner van Verweerder moet worden opgevat als gebruik door Verweerder zelf. De Domeinnaam is geregistreerd uitsluitend ten behoeve van de orthodontiepraktijk Perfect-Smile.

Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat het Merk waarop Eiser zich beroept niet heeft te gelden als een naar Nederlands recht beschermd merk. Verweerder is van mening dat het Merk nietig is omdat het beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. Subsidiair voert Verweerder aan dat van verwarring geen sprake kan zijn doordat het Merk onderscheidend vermogen mist.

Volgens Verweerder heeft hij recht op en legitiem belang bij het registreren en geregistreerd houden van de Domeinnaam. Perfect-Smile stond van 2005 tot en met 2010 onder die naam ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Na die tijd is de orthodontiepraktijk ondergebracht in een andere vennootschap, maar bleef zij de handelsnaam “Perfect-Smile” onveranderd voeren. Verweerder gebruikt de Domeinnaam ten behoeve van orthodontiepraktijk Perfect-Smile sinds de registratie in 2005, derhalve voordat Eiser het Merk deponeerde. Vanaf 2005 geniet Perfect-Smile aanzienlijke bekendheid waardoor zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

Tenslotte heeft Verweerder de Domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd. Registratie vond plaats voordat het Merk was geregistreerd. De Domeinnaam is uitsluitend geregistreerd ten behoeve van orthodontiepraktijk Perfect-Smile en niet met het doel deze te verkopen, verhuren of over te dragen aan Eiser of Eiser te beletten de Domeinnaam te gebruiken. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam kon geen sprake zijn van verwarring, nu het Merk nog niet was geregistreerd. Uit de website gekoppeld aan de Domeinnaam blijkt duidelijk dat het gaat om orthodontiepraktijk Perfect-Smile met vestigingen in Groningen en later ook in Assen. De orthodontiepraktijk gebruikte vanaf het begin een eigen, gestileerd logo. Er is derhalve geen sprake van het genereren van traffic of behalen van commercieel voordeel, noch is er sprake van verwarring.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het Merk staat volgens de door Eiser overgelegde stukken ingeschreven op naam van Simply Interactive B.V. Deze onderneming is niet ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en het is onduidelijk wat de status is. Blijkens het online register van Gemeenschapsmerken is Eiser de houder van het Merk. Bovendien heeft Verweerder aangegeven dat Simply Interactive B.V. de oude statutaire naam is van Eiser. Gelet op deze informatie zal er hierna van uit worden gegaan dat Eiser rechthebbende is op het Merk.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Bij de vergelijking tussen de Domeinnaam en het Merk wordt het top level domain “.nl” buiten beschouwing gelaten (Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Domeinnaam wijkt slechts af door het verbindingsstreepje tussen “perfect” en “smile”. Dit is ten opzichte van het Merk slechts een ondergeschikt verschil (Live Nation Worldwide, Inc. en Mojo Concerts B.V. v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0057).

Voor zover Verweerder heeft willen betogen dat het Merk nietig is omdat dit louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist, wijst de Geschillenbeslechter er op dat in dit geschil de Regeling, en derhalve niet de Gemeenschapsmerkenverordening, de voorwaarden bepaalt op grond waarvan de Eis moet worden beoordeeld. Aangezien Eiser heeft aangetoond dat het Merk is ingeschreven, moet de Geschillenbeslechter van het bestaan daarvan uitgaan. Het Merk kan slechts in een procedure voor het OHIM of de gewone rechter nietig worden verklaard (Pardoel Automotive B.V. v. Eco Drive Opleidingsinstituut, WIPO Zaaknr. DNL2010-0002).

Aan de eerste eis van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft. Eiser heeft in dat verband aangevoerd dat verwarring zou zijn aangetoond en dat de Domeinnaam strijdig is met het Merk. Hiermee heeft Eiser niet aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Hoewel Eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen rechtmatig belang heeft, zal volledigheidshalve toch worden ingegaan op het verweer van Verweerder. Verweerder heeft aangetoond dat hij de Domeinnaam vanaf 2005 heeft gebruikt om te goeder trouw diensten aan te bieden (althans door orthodontiepraktijk Perfect-Smile). De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder een legitiem belang heeft de Domeinnaam te blijven gebruiken. Nu Verweerder reeds om deze reden een legitiem belang heeft, kan in het midden blijven of hij (althans Perfect-Smile) tevens algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

De Eis voldoet derhalve niet aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Een beoordeling van de door Eiser gestelde kwade trouw zou daarom achterwege kunnen blijven. Het navolgende wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser heeft gesteld dat Verweerder ermee bekend is dat hij handelt in strijd met het Merk. Het is echter evident dat Verweerder niet bekend was met het Merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Verweerder had bekend kunnen zijn met de domeinnaam van Eiser die in december 2004 is geregistreerd, waarop Eiser zich tevens lijkt te beroepen. Dit punt is door Eiser echter verder niet onderbouwd.

De website onder de Domeinnaam van Verweerder wordt uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van de diensten van orthodontiepraktijk Perfect-Smile. Er doen zich geen omstandigheden voor zoals genoemd in artikel 3.2 sub a t/m c van de Regeling nu Verweerder de Domeinnaam niet te koop aanbiedt, noch deze heeft geregistreerd met het doel Verweerder te beletten deze te gebruiken of Verweerder’s activiteiten te verstoren. Tevens is niet gebleken van andere relevante omstandigheden die registratie of gebruik te kwader trouw zouden kunnen aantonen.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 2 augustus 2011