Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Yves Saint Laurent Parfums c. Zhao Yunxia
Caso No. DMX2021-0041
1. Las Partes
La Promovente es Yves Saint Laurent Parfums, Francia, representada por Dreyfus & Associés, Francia.
El Titular es Zhao Yunxia, China.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <yslbeauty.com.mx> y <yslbeauty.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es InterNetX GmbH.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2021. El 23 de diciembre de 2021 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de diciembre de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de enero de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 28 de enero de 2022.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de febrero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía francesa, subsidiaria de L'Oréal, domiciliada en París, Francia.
La Promovente tiene presencia mundial en el mercado de prendas de vestir de alta costura y artículos de perfumería y maquillaje de lujo, bajo las marcas YVES SAINT LAURENT e YSL.
La Promovente tiene presencia comercial en China, donde reside el Titular, y en México, país al que corresponde el código de país de los nombres de dominio en disputa.
Las marcas YSL e YVES SAINT LAURENT gozan de fama internacional en el mercado relevante de artículos de vestir y belleza de lujo.
La Promovente tiene registrada la marca YSL en numerosos países.
La Promovente es titular del registro de marca mexicano No. 906147 “YSL”, mismo que fue concedido el 27 de octubre de 2005 y se encuentra vigente para distinguir los siguientes productos de la Clase 3 Internacional: (PERFUMES, AGUA DE COLONIA, AGUA DE TOCADOR, DESODORANTES PARA USO PERSONAL; ACEITES ESENCIALES, ACEITES PARA USO COSMETICO; JABONES; LECHE LIMPIADORA DE TOCADOR; PREPARACIONES COSMETICAS PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL; COSMETICOS; CREMAS COSMETICAS, GELES, LOCIONES Y PREPARACIONES COSMETICAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; CREMAS ANTI-ARRUGAS (CREMAS COSMETICAS); GELES ANTI-ARRUGAS (CREMAS COSMETICAS); MASCARILLAS DE BELLEZA; PREPARACIONES COSMETICAS CON PROPOSITOS PARA ADELGAZAR, A SABER CREMAS Y GELES PARA EL CUERPO PARA ADELGAZAR; PREPARACIONES COSMETICAS PARA BRONCEAR LA PIEL, A SABER PREPARACIONES COSMETICAS PARA BRONCEARSE, CREMAS PARA DESPUES DE BRONCEARSE Y GELES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL; TOALLITAS IMPREGNADAS CON LOCIONES COSMETICAS; PREPARACIONES COSMETICAS PARA EL BAÑO, A SABER GELES PARA EL BAÑO, BURBUJAS PARA EL BAÑO; CREMAS, GELES Y LOCIONES PARA EL CUIDADO DE LA CARA Y EL CUERPO; PREPARACIONES PARA DESMAQUILLAR; PREPARACIONES PARA MAQUILLAJE, A SABER BASE PARA MAQUILLAJE, RUBOR, POLVOS PARA MAQUILLAR, MASCARA PARA PESTAÑAS, LAPICES COSMETICOS, A SABER LAPICES PARA LOS OJOS, DELINEADORES [LAPICES COSMETICOS]; LAPICES PARA CEJAS, SOMBRAS PARA LOS OJOS, SOMBRAS PARA LAS MEJILLAS; ESMALTE PARA UÑAS; LABIALES; BRILLO PARA LABIOS; LAPIZ DE LABIOS; BALSAMOS PARA LABIOS Y UÑAS [PREPARACIONES COSMETICAS]; LOCIONES CAPILARES, CHAMPUES; PREPARACIONES PARA AFEITAR A SABER BALSAMOS PARA DESPUES DE AFEITAR, LOCIONES PARA DESPUES DE AFEITAR, CREMAS HUMECTANTES PARA DESPUES DE AFEITAR; JABON PARA AFEITAR..
La Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio <yslbeauty.com> con fecha de alta del 19 de febrero de 2007; <ysl.cn> con fecha de alta del 8 de julio de 2005.
El Titular registró los nombres de dominio en disputa el 27 de septiembre de 2017. Esto es, 12 años después de que la Promovente obtuviera el registro de su marca YSL en México (27 de octubre de 2005).
Actualmente los nombres de dominio en disputa están direccionados a sitios web inactivos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Que es una empresa francesa, subsidiaria de L’Oreal, domiciliada en París, Francia.
Que tiene más de 55 años en el mercado de moda de alta costura, perfumería y maquillaje de lujo bajo las marcas YVES SAINT LAURENT e YSL, con presencia en todo el mundo, incluyendo China, donde reside el Titular.
Que la historia de las fragancias de Yves Saint Laurent está marcada por éxitos, desde la creación de “Y” en 1964, hace más de 55 años. Hoy en día, muchas fragancias de la marca se han convertido en referencias imprescindibles tanto para hombres, con L'Homme, La Nuit de l’Homme como para las mujeres, con Opium, Black Opium, Paris y Mon Paris.
Que los nombres de dominio en disputa que reproducen la marca YSL bajo el código de país “.mx” y “.com.mx” ( México) , fueron dados de alta por el Titular el 27 de septiembre de 2017.
Que al momento de iniciar este procedimiento los nombres de dominio en disputa <yslbeauty.mx> y <yslbeauty.com.mx> redirigían a páginas inactivas. No obstante, previamente, el nombre de dominio en disputa <yslbeauty.mx> remitía a una página de parking, incluyendo un enlace de compra del nombre de dominio en disputa que dirigía a los usuarios a la plataforma del sitio Sedo, en donde se ofertaba a la venta y mostraba un formulario para presentar una oferta de compra. Por otro lado, el nombre de dominio en disputa <yslbeauty.com.mx>, desde su detección, remitía a una página inactiva
Que antes de iniciar el presente procedimiento, la Promovente intentó contactar al Titular y al revendedor (Sedo) para resolver este asunto de forma amistosa. El revendedor retiró la oferta de los nombres de dominio en disputa de su plataforma, desactivando por igual la página infractora. El Titular respondió a su solicitud con una oferta de venta de los mismos por una cantidad de USD 6.500.
Que es titular de numerosas marcas en todo el mundo, incluyendo la marca nominativa mexicana YSL No. 906147, misma que fue concedida el 27 de octubre de 2005, se encuentra vigente y cubre productos en la Clase 3;
Que la Promovente es titular de múltiples nombres de dominio que reflejan su marca y que utiliza para la promoción de sus productos y servicios, entre los que se incluyen <yslbeauty.com> con fecha de alta del 19 de febrero de 2007; <ysl.cn> con fecha de alta del 8 de julio de 2005.
Que los nombres de dominio en disputa <yslbeauty.mx> y <yslbeauty.com.mx> son prácticamente idénticos a su marca comercial YSL misma que ha sido considerada “notoria” en casos anteriores (Yves Saint Laurent v. Khita Kongsansatien, Caso OMPI No. D2016-0496, Yves Saint Laurent, SAS v. 尹素兰 (Yin Sulan), Caso OMPI No. D2018-0873, Yves Saint Laurent v. Lin Yunfei, Caso OMPI No. D2020-2892, Yves Saint Laurent, SAS v. Mo Zeghloul, Caso OMPI No. D2017-2594).
Que no hay evidencia de que el Titular sea conocido comúnmente por el nombre YSL y no cabe la interpretación de que tenía la intención de desarrollar una actividad legítima a través de los nombres de dominio en disputa. En efecto, el hecho de que los nombres de domino en disputa incluyan el término genérico “beauty” (belleza en inglés), evidencia la intención de asociarlos a la marca YSL aplicada específicamente a productos de belleza.
Que el uso que anteriormente el Titular hacía del nombre de dominio en disputa <yslbeauty.mx> para remitir a los usuarios a una página de “parking” con enlaces comerciales, incluido el enlace hacia la página del revendedor, no puede considerarse ni como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como uso legítimo no comercial, ya que el Titular busca aprovecharse de forma indebida de la fama de YSL para obtener ganancias no legítimas.
Que el Titular no ha hecho ningún uso del nombre de dominio en disputa <yslbeauty.com.mx>, ya que se encuentra inactivo desde su detección por parte del Promovente, lo que demuestra la falta de interés legítimo con respecto a dicho nombre de dominio en disputa, y sugiere una evidente mala fe detrás del registro.
Que el uso que hace el Titular de los nombres de dominio en disputa es de mala fe, en tanto que busca atraer a los usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca YSL.
Que el Titular conocía la marca YSL, debido a su carácter notorio previo a la adopción de los nombres de dominio.
Que el Titular intentó vender los nombres de dominio en disputa por una suma de USD6.500, suma que supera los gastos de registro, lo cual presenta una clara evidencia de registro y uso de mala fe.
Que el nombre de dominio en disputa <yslbeauty.com.mx> remite a una página inactiva desde su detección. Destacando que el estado de inactividad no significa que el nombre de dominio en disputa se use de buena fe. Los expertos ya han considerado en otros casos que deben de examinarse todas las circunstancias del caso para determinar si el titular actúa de mala fe. Entre los ejemplos de circunstancias acumulativas que pueden considerarse indicativas de mala fe se encuentran el hecho de que la Promovente tenga una marca notoria, que no se haya presentado ninguna respuesta a la Solicitud y, por tanto, el Titular no haya aportado ninguna prueba de un uso de los nombres de dominio en disputa de buena fe. Que todas las circunstancias mencionadas anteriormente confirman que los nombres de dominio en disputa se utilizan de mala fe.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009). 1
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa reproducen en su totalidad la marca registrada YSL, sobre la cual La Promovente tiene derechos exclusivos en México. La adición del término “beauty” (belleza en inglés), no impide una conclusión de similitud en grado de confusión con respecto de la marca registrada YSL.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa:
“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca YSL en México, con 12 años de anticipación a la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca YSL.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como YSL. En opinión del Experto, la adición del término “beauty” (belleza en inglés), permite inferir que el Titular, al adoptar los nombres de dominio en disputa, buscaba ser asociado con la Promovente.
Actualmente, las páginas de Internet a las que direccionan los nombres de dominio en disputa son sitios inactivos, por lo que no puede desprenderse de las mismas que el Titular esté haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo no comercial o justo a través de los mismos.
Asimismo, existe evidencia de que, previo a que diera inicio el presente procedimiento, el nombre de dominio en disputa <yslbeauty.mx> se encontraba alojado en el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado dicho nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe, ya que su intención era venderlo.
Además, la composición de los nombres de dominio en disputa conllevan un riesgo de confusión por asociación dado que la actividad comercial de la Promovente se centra en artículos de belleza. De hecho, la propia Promovente emplea el nombre de dominio <yslbeauty.com> para operar su página de Internet.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca YSL en México y en múltiples países a nivel global.
Que la marca YSL fue registrada en México en el año 2005. Esto es, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró los nombres de dominio en disputa (2017).
Que la marca YSL es una marca notoria en México y a nivel global en el sector relevante de productos de belleza de lujo.
El Experto encuentra que el Titular conocía la marca YSL antes de registrar los nombres de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
El hecho que los nombres de dominio en disputa direccionen a un sitio web inactivo en el momento de la presentación de la Solicitud no impide la constatación de mala fe en su registro. Véase la sección 3.2 y 3.3 de la Sinopsis de la OMPI 3.0. , en donde se establece que el grupo de expertos debe examinar todas las circunstancias del caso para determinar si el Titular actúa de mala fe, sin que el hecho de que los nombres de dominio en disputa direccionen a un sitio web inactivo impida una conclusión de mala fe.
En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales sugieren que la adopción de los nombres de dominio en disputa por el Titular es de mala fe. Dichas circunstancias incluyen: la notoriedad de la marca YSL y, por ende, la inferencia de que el Titular la conocía al momento de obtener los nombres de dominio en disputa, la adición del término “beauty” a los nombres de dominio en disputa y, en consecuencia, la evidente intención del Titular de que se asocien a los productos de belleza de la marca YSL; la falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento, la falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente y la oferta de los nombres de dominio en disputa a un precio aparentemente mucho mayor al costo en que se hubiera incurrido normalmente por el registro de los mismos. Ver. “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., Caso OMPI No. D2017-0246, <docmartens.xyz>.
El Experto, considera que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <yslbeauty.com.mx> y <yslbeauty.mx> sean transferidos a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 26 de febrero de 2022
1 En vista de las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).