Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Comisión Federal de Electricidad c. Juan Padilla
Caso No. DMX2021-0037
1. Las Partes
La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, México, internamente representada.
El Titular es Juan Padilla, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ventascfe.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de diciembre de 2021. El 17 de diciembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de diciembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de enero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de enero de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de enero de 2022.
El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa productiva propiedad del Estado Mexicano dirigida a la prestación de servicios de electricidad.
La Promovente tiene derechos sobre, entre otras, las marcas mexicanas:
CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO (y diseño), la cual ha sido registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el número de registro 922707, con fecha de registro 28 de febrero de 2006.
CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL (y diseño), la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 896137, con fecha de registro 23 de agosto de 2005.
CFEMATICO (y diseño), la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 901388, con fecha de registro 27 de septiembre de 2005.
CFE MÁTICO (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 910484, con fecha de registro 28 de noviembre de 2005.
CFE TELECOM (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número de registro 1013905, con fecha de registro 27 de noviembre de 2007.
CFE ACCESO, la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 910484, con fecha de registro 3 de agosto de 2007.
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (y Diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 1080996, con fecha 26 de enero de 2009.
CFE (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 1107934, con fecha de registro 24 de junio de 2009.
CFE (y diseño) la cual ha sido registrada ante el IMPI bajo el número 1080751, con fecha de registro 23 de junio de 2009.
Las fechas legales de los registros de marca propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del IMPI, las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.
Del mismo modo, en el archivo de dichos registros de marca, no consta que exista una licencia o autorización otorgada por la Promovente a un tercero para el uso de las marcas antes mencionadas.
El nombre de dominio en disputa <ventascfe.mx> fue registrado por el Titular el pasado 2 de julio de 2021.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa no aloja ningún sitio web activo. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, el Titular pareció haber utilizado en algún momento el nombre de dominio en disputa para promocionar y vender automóviles que supuestamente no eran usados por la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a los registros de marca propiedad de la Promovente.
Que el acrónimo “cfe” constituye un signo distintivo a tal grado que se considera una marca famosa con prestigio a nivel nacional e internacional.
Que el término “ventas” no es distintivo y que el término “cfe” reproduce íntegramente a la marca CFE propiedad de la Promovente, siendo el elemento dominante o relevante del nombre de dominio en disputa.
Que es claro que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca famosa de CFE y que incluso, la fama de la referida marca ha sido reconocida en otros procedimientos ante el Centro.
Que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con algún título de registro de marca que lo justifique.
Que el Titular no tiene ninguna relación con la marca reconocida CFE, ni con cualquiera de sus variaciones, no contando con licencia, autorización o permiso otorgado por la Promovente para el uso del nombre de dominio en disputa.
Que el Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio en disputa, tomando ventaja de la buena reputación de la marca famosa CFE, creando confusión en los usuarios, haciéndoles creer que tiene relación directa con la Promovente, ya que no sólo se incluye la marca CFE en el nombre de dominio en disputa sino en el contenido de la página web.
Que el Titular del nombre de dominio en disputa lo ha utilizado haciendo uso de la marca de CFE para atraer deliberadamente a usuarios de Internet a su página web para la venta de vehículos, mediante phishing, engañando a los clientes haciéndoles creer que los vehículos provienen de la Promovente, lo cual ocasiona un daño a la reputación de los servicios prestados por ésta.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y
b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), dadas las similitudes entre la LDRP y la UDRP.
Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <ventascfe.mx> es semejante en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente.
Lo anterior, tomando en consideración que la marca CFE se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <ventascfe.mx> (ver Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Caso OMPI No. D2002-0615).
Es importante señalar que la adición del término “ventas” a la marca CFE no impide la conclusión de que el nombre de dominio en disputa tiene similitud en grado de confusión con la marca CFE(ver la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondiente a México “.mx” carece de significación jurídica alguna a los efectos del presente análisis por ser un requisito técnico del sistema de nombres de dominio (ver, por ejemplo, la sección 1.11.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación CFE en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente, dichos registros marcarios son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
La Promovente negó que el Titular contara con autorización para usar la marca CFE y el Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.
Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el Titular del nombre de dominio en disputa pareció haber replicado marcas de la Promovente, en una página web a través de la cual supuestamente se vendían vehículos a nombre de la Comisión Federal de Electricidad. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo iba dirigido a crear una confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente
Por lo anterior, no existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso prima facie respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. (ver INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, Caso OMPI No. D2000-1467; Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc., Caso OMPI No. D2000-1521; y Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration, Caso OMPI No. D2011-0222).
Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En opinión de este Experto, la Promovente en este procedimiento ha acreditado que la marca CFE es famosa en México, tal y como ya ha sido reconocido en decisiones previamente adoptadas bajo la LDRP y la UDRP (ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee, Caso OMPI No. DMX2015-0031; Comisión Federal de Electricidad v. Jose Miguel Torres, Caso OMPI No. DMX2017-0038; Comisión Federal de Electricidad v. Jose Luis Ocampo Moreno, Caso OMPI No. D2016-1373).
Adicionalmente, la Promovente ha demostrado ser titular de diversas marcas conformadas por el término CFE que fueron registradas en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la marca famosa CFE de la Promovente unida a la combinación del término “ventas” (término descriptivo) podría perseguir la creación en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.
Por lo anterior, este Experto considera que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas conformadas por el término CFE.
En consecuencia, este Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto al origen del nombre de dominio en disputa.
Lo anterior se ve reforzado por el hecho de, que de acuerdo a la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio de consultas históricas denominado “The Way Back Machine”, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio de consultas históricas, se desprende que el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción y venta de vehículos suplantando la identidad de la Promovente.
De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa <ventascfe.mx> fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa, Caso OMPI No. D2006-0614; Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir, Caso OMPI No. D2013−0013; Audi AG v. John Smith, Caso OMPI No. D2016-0184.
Este Experto estima que la actividad comercial realizada por el Titular puede constituir un acto de “phishing” utilizando las marcas y demás simbología de la Promovente para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet.
Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por el Titular.
Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <ventascfe.mx>, sea transferido a la Promovente.
Luis C. Schmidt
Experto Único
Fecha: 17 de febrero de 2022