Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Reddit, Inc. c. Private Registrant / J.J.
Caso No. DMX2021-0035
1. Las Partes
El Promovente es Reddit, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Olivares & Cia, México.
El Titular es Private Registrant / J.J., Estados Unidos, por su propio derecho.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <reddit.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 101domain GRS Limited.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de diciembre de 2021. El 2 de diciembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de diciembre de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de diciembre de 2021. Esta fecha se extendió posteriormente al 1 de enero de 2022, de conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento. La Contestación fue presentada el mismo 1 de enero de 2022.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es REDDIT, INC., una compañía estadounidense creadora de un sitio web de marcadores sociales y noticias, donde sus usuarios pueden publicar textos, imágenes, videos y enlaces. Cuenta con el registro del nombre de dominio para <reddit.com>, registrado el 29 de abril de 2005.
La Promovente es titular del registro de marca No. 4087966 REDDIT en la clase 25. Dicho registro fue otorgado el 17 de enero de 2011, por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Asimismo, la Promovente es titular del registro de marca No. 1245945 REDDIT en la clase 41, otorgado el 19 de octubre de 2011 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y titular de los nombres de domino <reddit.com> creado desde el 2005 y <redditinc.com> creado desde el 2017.
De acuerdo con la información proporcionada por el Registro, el nombre de dominio en disputa <reddit.mx> fue registrado el 8 de junio de 2011.
A la fecha de emisión de esta decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a un marcador en el sitio web de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada REDDIT, propiedad de la Promovente.
2) La Promovente es titular de diversos registros para la marca REDDIT y variantes, en México y alrededor del mundo, en diversas clases internacionales, que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales.
3) El dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, no influye en el análisis de identidad o grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas.
4) El único titular de derechos sobre el término REDDIT ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la Promovente, por lo que el Titular no cuenta con elementos que le brinden derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
5) La Promovente no ha otorgado autorización o licencia alguna a ningún tercero con el que no tenga relación, por lo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa, es contrario a derecho.
6) El nombre de dominio en disputa redirecciona al sitio web de la Promovente, específicamente a la versión diseñada para México.
7) El hecho de no poder comprobarse una compensación monetaria para el redireccionamiento, de ninguna forma impide que pueda determinarse que no hay una oferta de buena fe.
8) Se ha estudiado y resuelto por diversos panelistas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que redirigir al sitio web de la Promovente no constituye un uso legítimo y no comercial.
9) Al redireccionar el sitio web de la Promovente, el Titular no hace uso del mismo, salvo para realizar tal acción con lo que se demuestra el pleno conocimiento previo que tenía de la marca REDDIT.
10) Teniendo en cuenta la composición del nombre de dominio en disputa, el redireccionamiento es una amenaza de mala fe para la Promovente, y por tanto, un uso continuado de mala fe del nombre de dominio en disputa.
11) La Promovente presume que el Titular, al redirigir a su sitio web, pretendía aparentar que no existían actos de mala fe. Sin embargo, esto implica que el Titular puede en cualquier momento modificar el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa contiene el término del que se compone la marca REDDIT.
2) El nombre de dominio en disputa redirige al subreddit de México, no al sitio web principal de la Promovente, que es una comunidad distinta dentro del sitio web.
3) La Promovente asume incorrectamente que sólo hay dos explicaciones para el uso actual del nombre de dominio en disputa, ninguna es correcta.
4) El Titular registró el nombre de dominio originalmente para usarlo como atajo, sin intención de venderlo o con la intención de impedir que la Promovente tuviera un nombre de dominio con terminación “.mx”.
5) La Promovente actualmente cuenta con el registro del nombre de dominio <reddit.com.mx>, lo que implica que no se le ha impedido adquirir un nombre de dominio con el ccTLD “.mx”.
6) El nombre de dominio en disputa y su uso para redirigir al sitio web de la Promovente es un servicio no comercial, está abierto al público.
7) Usuarios del subreddit de México han utilizado el nombre de dominio en disputa como un atajo para acceder.
8) El Titular no ha desviado o engañado a usuarios del sitio web de la Promovente hacia otro sitio, por lo que se trata de un servicio legítimo y no comercial.
9) El Titular niega haber registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Cuestión Preliminar: Idioma del Procedimiento
De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento, a menos que las partes acuerden lo contrario el idioma del procedimiento será el español, dejando a los expertos la facultad de decidir sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias de cada procedimiento.
El idioma del acuerdo de registro es español y no existe evidencia en el expediente sobre un acuerdo entre las partes para determinar el idioma del procedimiento. No obstante, el Titular ha manifestado que no comprende el español y su primer idioma es el inglés. Aclaró que sus comunicaciones serían presentadas utilizando el servicio de traducción de Google.
El Experto nota que, a pesar de esta afirmación, el Titular ha logrado comunicar al Centro sus inquietudes, así como preparar y presentar la Contestación, utilizando el formato proporcionado para tal efecto en el sitio web del Centro.
Asimismo, se hace notar que el idioma corriente de los usuarios del foro o subreddit al que redirige el nombre de dominio en disputa, es el español. A esto se suma que, como se demuestra en los Anexos 5, 6 y 7 de la Contestación, el Titular pudo identificar que algunos comentarios de los usuarios hacían referencia al nombre de dominio en disputa y su redirección.
En virtud de lo anterior, puede inferirse que el Titular es capaz de entender y expresarse en español, sea esto por medio de un servicio de traducción o por otro medio. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, y con el objeto de mantener el objetivo de la Política, en el sentido de sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, el Experto determina que el idioma del procedimiento será el español.
B. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
La Promovente ha demostrado ser la titular de registros para la marca REDDIT ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
La fecha de concesión del registro de marca otorgada por la oficina local de México es posterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Al respecto, se aclara que para efectos del análisis de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca en cuestión, la Política solamente exige que dicha marca se encuentre registrada, sin exigir que ésta haya sido otorgada en México o se refiera a un registro de marca otorgado en otra jurisdicción (ver Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019).
Las marcas registradas de la Promovente se encuentran comprendidas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa, <reddit.mx>. El ccTLD “.mx” carece de relevancia para el análisis de la identidad o similitud en grado de confusión conforme a la Política.
Por lo anterior, a juicio del Experto, la Promovente acreditó plenamente el primer requisito establecido en la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o
ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, recae en el Titular la carga de demostrar aportar evidencia o argumentos para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver VKR Holding A/S v. Li Pinglong, Caso OMPI No. D2016-2269).
La Promovente alega que el uso actual del nombre de dominio en disputa, redirigiendo al sitio web de la Promovente, no califica como oferta de servicios de buena fe, o como uso legítimo o no comercial. Argumenta la Promovente que la redirección del nombre de dominio en disputa le representa una amenaza al contar el Titular con la posibilidad de modificar su uso.
El Titular argumenta que esta redirección, al hacerse de forma directa al foro o subreddit de México en el sitio web de la Promovente, no busca otra cosa que servir como atajo para los usuarios de éste. En efecto, el Titular ha presentado evidencia de distintos usuarios que han identificado y utilizado la redirección mediante el nombre de dominio en disputa (Anexos Cinco, Seis y Siete de la Contestación). El Titular argumenta lo siguiente, para respaldar sus argumentos sobre uso de buena fe del nombre de dominio en disputa:
i. no ha buscado monetizar su registro del nombre de dominio en disputa,
ii. no ha redirigido a otro sitio que no sea el foro mencionado,
iii. no ha redirigido el tráfico a contenido ofensivo o ilegal,
iv. no ha intentado vender el nombre de dominio en disputa, y
v. no ha configurado servicio de correo electrónico y por tanto no existe el riesgo de utilizarlo para enviar spam o un esquema de phishing.
Se advierte que el hecho de no existir en el expediente evidencia de monetización, redirección a contenido ofensivo o cualquier otra conducta que pudiera interpretarse como un aprovechamiento o ganancia económica ilícita, como lo señala el Titular, no implica por sí mismo que se cumpla con los estándares necesarios para la consideración de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política.
En opinión de paneles de expertos que han emitido decisiones bajo la UDRP en casos similares, el uso de un nombre de dominio en disputa para redirigir al sitio web de la Promovente, no es evidencia de derechos o intereses legítimos en favor del Titular (ver Carrefour v. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, Caso OMPI No. D2017-2533; y Skyscanner Limited v. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD, Caso OMPI No. D2019-2974; y Mandarin Oriental Services B.V. v. Domain Administrator, Matama, Caso OMPI No. D2017-0615).
Estas decisiones toman como base distintas circunstancias propias de cada caso, pero coinciden en que un nombre de dominio idéntico o similar a la marca de la Promovente no coincide con el uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.
Este Experto observa que los motivos expuestos por el Titular para su registro y uso del nombre de dominio en disputa sirven como una explicación de sus acciones, mas no como justificación de la necesidad de registrar un nombre de dominio compuesto por la marca de un tercero, sin su consentimiento y el uso del mismo para intereses personales.
De igual forma, llama la atención del Experto que el Titular ha sido omiso en aclarar la razón por la que eligió específicamente el foro o subreddit dedicado a México en el sitio web de la Promovente, y por consiguiente un nombre de dominio con el ccTLD “.mx”. De acuerdo con el propio Titular, éste no habla español, por lo que resulta difícil concebir o justificar su relación con un foro en el que predomina dicho idioma, relacionado con un país en el cual es el idioma oficial.
A esto se agrega que utilizar el nombre de dominio en disputa en la manera en que lo hace el Titular, es un acto que podría implementar la propia Promovente, en uso de sus derechos legítimos sobre la marca REDDIT, sin la necesidad de la intervención de un tercero. Es decir, no hay razón para que un tercero detente el registro del nombre de dominio en disputa y el control sobre este que ello implica, para utilizarlo para un acto que debería ser una prerrogativa de la propia Promovente.
En la ausencia de una la licencia o autorización de la Promovente para registrar un nombre de dominio y redirigirlo al sitio web de la Promovente, sea este el sitio principal o cualquiera de sus foros, el Titular no tenía derecho alguno para utilizar la marca REDDIT en el nombre de dominio en disputa. Dicho de otra manera, el Titular no puede de manera unilateral determinar que el uso de la marca de un tercero es apropiado o benéfico (ver C. Crane Company Inc. v. Robbie Crossley, Caso OMPI No. D2009-0815).
Todo lo anterior, lejos de traducirse en una intención de servir como un simple atajo generado en buena fe como lo argumenta el Titular, tiene el potencial de generar la impresión de la existencia de una relación, licencia o autorización por parte de la Promovente en favor del Titular.
Como se detalla en el análisis del tercer elemento de la Política, utilizar un nombre de dominio para redirigir al sitio web de una Promovente, acarrea un riesgo latente para esa última, consistente en la modificación de dicho uso en cualquier momento. Por tal motivo, bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que se acredita plenamente el segundo requisito establecido en la Política.
D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Las acciones y manifestaciones del Titular indican de forma inequívoca que sabía de la existencia de la Promovente, su marca y su sitio web al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. El registro de un nombre de dominio a sabiendas de que incorpora la marca de un tercero, sin consentimiento de éste, es por sí mismo un indicador del registro de mala fe, de acuerdo con el consenso entre los expertos al resolver disputas con arreglo a la Política a lo largo de los años (ver sección 3.2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
No obstante, el Experto considera que, en este caso, es relevante aclarar que la redirección del nombre de dominio en disputa al sitio web de la Promovente, sin una razón creíble para ello, puede también aportar al hallazgo de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, como lo sugiere la sección 3.1.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El uso del nombre de dominio en disputa para redirigir al sitio de la Promovente sólo incrementa el riesgo de confusión de usuarios de Internet sobre si existe una licencia o algún tipo de control por parte de la Promovente. Algunos expertos han inferido que este incremento en el riesgo de confusión puede ser el resultado de la intención del Titular de aprovechar la fama o atractivo de la marca de la Promovente (ver PayPal Inc. v. Jon Shanks, Caso OMPI No. D2014-0888; y AXA S.S., AXA Investment Managers S.A. v. Domains By Proxy, Inc. / Adam Long, Caso OMPI No. D2009-0452).
Otros Expertos han concluido que la intención detrás de redirigir el nombre de dominio en disputa al sitio web de la promovente, es el de llamar la atención de este último, y atraer una oferta de compra (ver Statoil ASA v. Domains By Proxy, LLC / John Brendon, Caso OMPI No. D2013-1074).
En el presente caso, no existe evidencia para concluir de manera inequívoca que el Titular tuviera la intención de vender el nombre de dominio en disputa, o utilizarlo como parte de un esquema de fraude. Sin embargo, dado el reconocimiento y afluencia del sitio web de la Promovente, y considerando los precedentes arriba citados, el Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa conlleva el riesgo de que el Titular pudiera en cualquier momento aprovechar el tráfico de usuarios de Internet para redirigir a un sitio web distinto al de la Promovente. Este riesgo puede compararse al acarreado por el referido uso-pasivo, que ha servido como base para hallazgos de uso de mala fe en distintas decisiones (ver MySpace, Inc. v. Mari Gomez, Caso OMPI No. D2007-1231; y Ann Summers Limited v. Domains By Proxy, LLC / Mingchun Chen, Caso OMPI No. D2018-0625).
El Experto coincide con esta apreciación y considera que, a falta de una razón válida y creíble para el registro y uso continuado del nombre de dominio en disputa, y a falta de una autorización expresa por parte de la Promovente, es dable concluir que en el presente caso se actualiza uso de mala fe.
El Experto concluye que se cumplió con el tercer requisito.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <reddit.mx> sea transferido al Promovente.
Martin Michaus Romero
Experto
Fecha: 30 de enero de 2022