Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Sanford L.P. c. Crispin Aguilar Berumen
Caso No. DMX2021-0034
1. Las Partes
La Promovente es Sanford L.P., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.
El Titular es Crispin Aguilar Berumen, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <elmers.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa Akky Online Solutions.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de noviembre de 2021. El 26 de noviembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de noviembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y financiero.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de diciembre de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Promovente es una compañía norteamericana fundada en 1857, con presencia internacional, dedicada a la venta y distribución de productos adhesivos, artesanales, de reparación del hogar y suministros de oficina.
La Promovente aplica la marca ELMER´S a un pegamento de uso escolar que goza de amplio reconocimiento en el público consumidor de artículos escolares.
La Promovente tiene una amplia presencia comercial en México.
La Promovente tiene registrada la marca ELMER’S en numerosos países. En México y en Estados Unidos, entre otros, es titular de los siguientes registros de marca, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:
Registro mexicano 658160 ELMER´S, otorgado con fecha 31 de mayo de 2000, para distinguir “adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”.
Registro mexicano 658161 ELMER´S, otorgado con fecha 31 de mayo de 2000, para distinguir “adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa”.
Registro estadounidense 566899, otorgado con fecha 18 de noviembre de 1952, para distinguir productos de la clase 16 Internacional.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa <elmers.mx> con fecha 4 de septiembre de 2018. Esto es mucho tiempo después de que la Promovente obtuviera el registro de su marca ELMER’S en México (31 de mayo de 2000) y registrara el nombre de dominio <elmers.com> (10 de octubre de 1996).
El nombre de dominio en disputa está direccionado a un sitio web inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente hace valer lo siguiente:
Que es una empresa norteamericana fundada en el año 1857 por Frederick W. Redington y William H. Sanford, Jr. en Massachusets, bajo el nombre “Sanford Manufacturing Company”. Que en 1992, la empresa de la Promovente fue adquirida por el conglomerado de empresas conocido en la actualidad como “Newell Brands Inc.”.
Que es dueña de la marca ELMER’S, registrada en numerosas jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo México.
Que la marca ELMER’S entró al mercado en 1947 y actualmente es la marca líder de pegamento de uso escolar en Estados Unidos; siendo reconocida como una de las Marcas Favoritas de Estados Unidos (“America’s Favorite Brands”).
Que la marca ELMER’S tiene una presencia importante en México y continúa creciendo.
Que la empresa asociada de la Promovente, Berol Corporation, registró el nombre de dominio principal del Promovente, <elmers.com> el 10 de octubre de 1996. Según los datos del proveedor de DNS esta página web recibió un total de 12 millones de visitas en el periodo de 12 meses desde septiembre de 2020 a agosto de 2021.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca ELMER´S, ya que reproduce la totalidad de la marca. La ausencia del apostrofe de la marca registrada en el nombre de dominio en disputa no distingue al mismo de la marca ELMER’S. Dado que los nombres de dominio no pueden incluir apostrofes, su ausencia no disminuye el grado de confusión con su marca.
Que el Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, lo cual prueba que carece de derechos o intereses legítimos, en virtud de lo expuesto en la Política LDRP, 1(c)(ii).
Que no le ha dado autorización al Titular para registrar nombres de dominio que incorporen la marca ELMER´S y por tanto, no se puede alegar razonablemente algún uso real o contemplado de buena fe o legítimo del nombre de dominio en disputa. Ver Sportswear Company S.P.A. c. Tang Hong, Caso OMPI No. D2014-1875 1.
Que no existe ninguna prueba que sugiera que el Titular “Crispin Aguilar Berumen”, sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, incluida la información de WhoIs, por lo que no se puede considerar que el Titular haya adquirido derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ver Moncler S.p.A. c. Bestinfo, Caso OMPI No. D2004-1049.
Que la marca ELMER’S es ampliamente reconocida a nivel internacional, incluyendo México; por lo que, cuando el Titular registró el nombre de dominio en disputa, conocía o debía de conocer la marca ELMER’S.
Que el nombre de dominio en disputa hospeda una página en blanco que carece de contenido, lo cual prueba la falta de interés legítimo del Titular sobre el mismo.
Que, aunque en la actualidad el nombre de dominio en disputa hospeda una página en blanco, es posible que en un futuro sea utilizado de manera fraudulenta.
Que el Titular ha ignorado los esfuerzos de la Promovente en ponerse en contacto con él para resolver este asunto fuera del ámbito de este proceso administrativo.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.
El nombre de dominio en disputa <elmers.mx> reproduce en su totalidad la marca registrada ELMER´S sobre la cual tiene derechos la Promovente. La eliminación del apóstrofe en el nombre de dominio resulta intrascendente derivado de que, por un lado, la pronunciación es idéntica a la marca y, por otro, los nombres de dominio no pueden incluir apóstrofes. Prueba de lo anterior, es que el nombre de dominio oficial de la Promovente no incluye apóstrofe: <elmers.com>.
El criterio de similitud confusa establece que si el nombre de dominio en disputa incluye la marca de la Promovente en su totalidad, éste será considerado idéntico o confusamente similar con la marca (sección 1.7. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;
o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, prima facie, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005‑0899).
Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca ELMER´S registrada en México, con 21 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cuál comprende en su totalidad la marca ELMER´S.
No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como ELMER´S.
La página de Internet a la que se despliega el nombre de dominio en disputa es un sitio inactivo, por lo que no puede desprenderse de la misma que el Titular está haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo no comercial o justo del nombre de dominio en disputa.
Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;
o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;
o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.
Que la Promovente ha probado ser titular de la marca ELMER´S en México y en múltiples países a nivel global.
Que la marca ELMER´S fue registrada en Estados Unidos en el año 1952 y en México en el año 2000. Esto es, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.
Que derivado del uso profuso de la marca ELMER´S en México y a nivel internacional, es una marca ampliamente reconocida en el sector relevante de artículos escolares.
El Experto encuentra que el Titular conocía o debía haber conocido la marca ELMER´S antes de registrar el nombre de dominio en disputa.
El hecho que el nombre de dominio en disputa direccione a un sitio web inactivo en el momento de la presentación de la Solicitud no impide la constatación de mala fe en su registro. Véase el párrafo 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0., en donde se establece que el grupo de expertos debe examinar todas las circunstancias del caso para determinar si el titular actúa de mala fe. Entre los ejemplos de circunstancias acumulativas que pueden considerarse indicativas de mala fe se encuentran el hecho de que el denunciante tenga una marca notoria, que no se haya presentado ninguna respuesta a la Solicitud y que el titular de registro haya ocultado su identidad”.
En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso sugieren fuertemente que la falta de uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular es de mala fe. Dichas circunstancias incluyen la fuerza y notoriedad de la marca ELMER´S, la falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento y la falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente. Ver “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., Caso OMPI No. D2017-0246.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1(a) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <elmers.mx> sea transferido a la Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 28 de enero de 2022.
1 Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).