Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Louis Vuitton Malletier SAS c. Carlos Zerpa

Caso No. DMX2021-0007

1. Las Partes

La Promovente es Louis Vuitton Malletier SAS, Francia representada por Studio Barbero, Italia.

El Titular es Carlos Zerpa (el “Titular Zerpa”), México ¹ .

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <louisvuitton.com.mx> (el “primer nombre de dominio en disputa”) y <louisvuitton.mx> (el “segundo nombre de dominio en disputa”).

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2021. El 26 de febrero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de febrero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular Zerpa es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación a las partes el 3 de marzo de 2021 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Solicitud se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Promovente presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 3 de marzo de 2021. El Sr. Gil solicitó el mismo día que el idioma del procedimiento sea el español, mientras que el Titular Zerpa lo solicitó el 6 de marzo de 2021.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a los Titulares, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de marzo de 2021. El Sr. Gil presentó una Contestación a la Solicitud en fecha 30 de marzo de 2021. El Titular Zerpa no presentó Contestación.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de abril de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

3.1 Idioma del Procedimiento

La Solicitud fue presentada en inglés.

De acuerdo con el párrafo 13 del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el del acuerdo de registro, es decir, el español, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o que las circunstancias del caso así lo ameriten.

La Promovente solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en inglés. El Sr. Gil solicitó que el procedimiento se llevara a cabo en español, y presentó una Contestación en español. El Titular Zerpa también solicitó que el procedimiento se llevara a cabo en español.

La Promovente ha presentado una cadena de correos electrónicos que muestran comunicaciones sostenidas en español y en inglés, entre una agencia contratada por la Promovente y el Sr. Gil de donde se desprende que éste entiende, escribe y puede comunicarse fluidamente en inglés.

En esa misma cadena de correos electrónicos se encuentra un mensaje enviado por el Titular Zerpa al Sr. Gil, redactado en español, en el cual éste declaró que “mi inglés no es el mejor del mundo”.

El Centro remitió sus comunicaciones a las Partes en inglés y en español.

Debido a que no existe consenso entre las Partes sobre el cambio del idioma del procedimiento solicitado por la Promovente, el Experto determina que éste sea el del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa, o sea, el español. Sin embargo, el Experto considera que aceptar la Solicitud presentada en inglés no afecta al resultado del procedimiento en tanto que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca notoriamente conocida de la Promovente. Las consecuencias de dicha identidad son objetivas e inexorables como se analizará en la presente Decisión, y no se verían afectadas en su caso por la traducción de la Solicitud al español. En consecuencia, con objeto de mantener el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, el Experto acepta la Solicitud, pruebas y comunicaciones que la Promovente presentó en inglés, y emitirá su decisión en español.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, Louis Vuitton Malletier SAS, fue fundada en 1854 y se dedica a la comercialización de artículos de lujo.

Entre otros, la Promovente es titular de los siguientes registros de marca:

A su vez, la Promovente es titular de varios nombres de dominio que incorporan su marca LOUIS VUITTON, entre otros, <louis-vuitton.com>, <louis-vuitton.com.mx>, <louis-vuitton.mx>, <louisvuitton.es>, y <louisvuitton.fr>.

El nombre de dominio en disputa <louisvuitton.mx> fue registrado el 16 de julio de 2020 y el nombre de dominio en disputa <louisvuitton.com.mx> fue registrado el 26 de julio de 2020.

La Promovente ha argumentado y probado que el Sr. Gilera titular de los nombres de dominio en disputa antes de haber recibido las cartas de cese y desistimiento de la Promovente, y que después de haberse enviado dichas cartas, el titular registrante fue cambiado por el Titular Zerpa.

Las pruebas presentadas por la Promovente señalan que el Sr. Gil declaró que el Titular Zerpa es su cliente, a quien le administra sus sitios web y sus nombres de dominio, entre los cuales se encuentran los nombres de dominio en disputa. En este mismo sentido se pronuncian las comunicaciones remitidas en el marco del presente procedimiento por el Sr. Gil.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta en su Solicitud lo siguiente:

Que es una empresa francesa con más de 165 años de existencia dentro del sector de la producción y comercialización de artículos de lujo, con 160.000 empleados y más de 5.000 tiendas alrededor del mundo.

I. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Que es titular de registros para la marca LOUIS VUITTON en diversas jurisdicciones, entre las que se cuentan la Unión Europea, Estados Unidos de América y México.

Que es titular de varios nombres de dominio que incorporan la marca LOUIS VUITTON, entre otros,
<louis-vuitton.com>, <louis-vuitton.com.mx>, <louis-vuitton.mx>, <louisvuitton.es>, y <louisvuitton.fr>.

Que la marca LOUIS VUITTON es notoriamente conocida y ha sido reconocida como una de las marcas más valiosas a nivel mundial.

Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas registradas LOUIS VUITTON, propiedad de la Promovente, con la única diferencia de la adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com”, los cuales no son considerados a los efectos de la comparativa de dichos nombres de dominio en disputa con las marcas de la Promovente bajo el test del primer elemento.

II. Derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa

Que los Titulares no son comúnmente conocidos por los nombres de dominio en disputa.

Que no ha autorizado u otorgado a los Titulares licencia para usar la marca LOUIS VUITTON.

Que la Promovente envió dos cartas de cese y desistimiento solicitando a los Titulares la transferencia de los nombres de dominio en disputa, a la que no hubo respuesta formal, pero que en fecha posterior a la emisión de éstas, el Sr. Gil, hizo cambios a la base de datos WhoIs para que apareciera como registrante el Titular Zerpa, y que a partir de ese evento los nombres de dominio en disputa empezaron a resolver a páginas web estáticas que desplegaban la leyenda: “The domain is not for sale” o en español: “El dominio no está en venta”.

Que la resolución a páginas web estáticas puede considerarse como tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa, lo cual, a su vez, impide que los Titulares puedan tener derechos o intereses legítimos sobre dichos nombres de dominio en disputa.

Que el Sr. Gil es un comerciante profesional de nombres de dominios, que usa distintos alias, como “Jesús Navarro Saracibar” o “Whois Privacy”.

Que el Sr. Gil y Carlos Zerpa son la misma persona o que, de existir esta última, ambas actúan de manera concertada.

Que la Promovente ha presentado un caso prima facie en relación con la falta de derechos o intereses legítimos de los Titulares y que por tanto la carga de la prueba se revierte sobre estos.

III. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Que, debido a que la marca LOUIS VUITTON es notoriamente conocida, es inconcebible que el Titular no supiera de la existencia de dicha marca y de su reputación mundial, cuando los nombres de dominio en disputa fueron registrados.

Que la incorporación de una marca notoriamente conocida en un nombre de dominio constituye por sí misma una conducta de mala fe.

Que el Sr. Gil y el Titular Zerpa registraron los nombres de dominio en disputa para venderlos, en el contexto de su negocio como comerciante de nombres de dominio.

Que el Sr. Gil solicitó indirectamente una oferta de aproximadamente EUR 12.500 (al haber propuesto que se pagaran, por lo menos parcialmente, los supuestos costos derivados de la adquisición de un nombre de dominio alternativo).

Que el Sr. Gil ha incurrido en un patrón de registro de mala fe de nombres de dominio que incorporan marcas notoriamente conocidas (y menciona que el Sr. Gil ha registrado <mercedezbenz.com.mx>, <greenpeace.com.mx>, <ralphlauren.com.mx> y <ipods.com.mx>).

B. Titular

El Sr. Gil presentó una contestación a la Solicitud interpuesta por la Promovente alegando que él no es titular de los nombres de dominio en disputa, y que estos pertenecen al Titular Zerpa, quien es su cliente. En ese escrito, el Sr. Gil alega lo siguiente:

Que tiene como actividad el registrar nombres de dominio para sus clientes, para posteriormente transferírselos.

Que refuta todas y cada una de las acusaciones hechas en su contra y alega que la incorporación de su nombre en el presente procedimiento puede dañar su imagen con los clientes actuales y potenciales que lo conocen por los servicios que presta en relación con la administración de páginas web, DNS y dominios.

Que el Titular Zerpa tiene todo el derecho de contar con la titularidad de los nombres de dominio en disputa, porque lleva la contabilidad de su cuñado, quien tiene al menos una tienda relacionada con la marca LOUIS VUITTON en México.

El Titular Zerpa no presentó Contestación a la Solicitud de la Promovente. El Sr. Gil alega que el Titular Zerpa no está en condiciones de atender o defender la solicitud puesto que se encuentra en el hospital.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en diputa.

(i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa;
(iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Con carácter previo al análisis de los requisitos del párrafo 1.a) de la Política, el Experto quiere abordar la cuestión planteada por la Promovente, en cuanto a la identidad del/los Titular/es, en el presente procedimiento.

La Solicitud fue presentada contra el Sr. Gil y el Titular Zerpa. De conformidad con la información facilitada por la Promovente, el Sr. Gil habría sido titular de los nombres de dominio en disputa con anterioridad al envío de una carta de cese y desistimiento por la Promovente. El Titular Zerpa ha sido confirmado por Registry .MX como el actual titular de los nombres de dominio en disputa. La Promovente alega que el Sr. Gil y el Titular Zerpa son de hecho la misma persona o que al menos están relacionados y vinculados ejerciendo un control común sobre los nombres de dominio en disputa, señalando aquellos elementos que en consideración de la Promovente indicarían un concierto, relación y/o control común.

El Sr. Gil dio contestación a la Solicitud interpuesta por la Promovente alegando que él no es titular de los nombres de dominio en disputa, y que estos pertenecen al Titular Zerpa, quien es su cliente, siendo la actividad del Sr. Gil registrar nombres de dominio para sus clientes, para posteriormente transferírselos.

El expediente del caso no contiene evidencias suficientes para concluir que el Sr. Gil y el Titular Zerpa sean realmente la misma persona operando con distintos alias. Por otro lado, las pruebas presentadas por la Promovente sí constituyen indicios que apuntan a suponer que el Titular Zerpa y el Sr. Gil están relacionados, cosa que el propio Sr. Gil reconoce cuando indica que el Titular Zerpa es su cliente. Sin embargo, dicha relación o vínculo no parece suficiente para concluir sobre la existencia de un control común sobre los nombres de dominio en disputa, dándose la circunstancia en el presente procedimiento de que el Sr. Gil explica que, si bien habría sido el titular originario de los nombres de dominio en disputa, éste los administra para su cliente el Titular Zerpa. Por tanto, parece desprenderse del expediente que quien realiza el control sobre los nombres de dominio en disputa sería el Titular Zerpa, y que el Sr. Gil actuaría siguiendo las instrucciones del Titular Zerpa.

En consecuencia, a la vista de lo anterior, el Experto ha decidido considerar como “Titular” en el presente procedimiento únicamente al Titular Zerpa.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

La Promovente ha probado que es titular de diversos registros de marca para LOUIS VUITTON en varias clases y distintas jurisdicciones, entre las que se encuentran Estados Unidos de América, México, y la Unión Europea.

El Experto concuerda con los expertos anteriormente nombrados conforme a la Política UDRP que han determinado que la marca LOUIS VUITTON es notoriamente conocida (ver, por ejemplo, Louis Vuitton v. Net-Promotion, Caso OMPI No. D2000-0430).

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca LOUIS VUITTON de la Promovente, al reproducirla en su totalidad.

La inclusión del ccTLD “.mx” en el caso del segundo nombre de dominio en disputa, y de dicho ccTLD en conjunto con el dominio de segundo nivel “.com” en el caso del primer nombre de dominio en disputa obedecen a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), por lo que carecen de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento bajo la Política (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI No. D2000-0300).

Por lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente argumentó que ni el Titular Zerpa ni el Sr. Gil le exhibieron pruebas de uso, o de haber efectuado preparativos demostrables para el uso de los nombres de dominio en diputa, antes de que hubieran recibido las cartas de cese y desistimiento de la Promovente, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, y que no hay indicios de que el Titular Zerpa y/o el Sr. Gil estén llevando a cabo uso legítimo o no comercial alguno de los nombres de dominio en disputa.

El Sr. Gil, en sus comunicaciones con la agencia contratada por la Promovente, presentados por ésta como prueba, declaró que su cliente, el Titular Zerpa, no estaba interesado en vender los nombres de dominio en disputa, porque estaba planeando usarlos en el futuro cercano, y acompañó una comunicación enviada por el Titular Zerpa al Sr. Gil, en donde aquél le comunica a éste su intención de adquirir una franquicia y hacer ventas en línea. Sin embargo, ni el Sr. Gil ni el Titular Zerpa presentaron pruebas que soportaran sus dichos.

Posteriormente, el Sr. Gil, en su escrito de Contestación, manifestó que el Titular Zerpa lleva la contabilidad de su cuñado, quien tiene al menos una tienda relacionada con la marca LOUIS VUITTON. Ni el Titular Zerpa ni el Sr. Gil presentaron pruebas que sustentaran estas alegaciones. El expediente del caso no contiene pruebas que demuestren que los nombres de dominio en disputa sean utilizados en dicho sentido. Aun cuando fuera esa la intención del Titular Zerpa al adquirir los nombres de dominio en disputa, a la vista de la identidad con la marca notoria de la Promovente, no se pueden derivar derechos o intereses legítimos para el Titular Zerpa sobre los nombres de dominio en disputa.

La Promovente argumentó que ni el Sr. Gil ni el Titular Zerpa son conocidos por los nombres de dominio en disputa. No existe evidencia en el presente caso que demuestre que los mismos sean comúnmente conocidos por los nombres de dominio en disputa, ni que hayan sido asociados de manera alguna con la marca LOUIS VUITTON (ver Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431; y Six Continents Hotels, Inc. v. IQ Management Corporation, Caso OMPI No. D2004-0272).

La Promovente afirma que no ha concedido licencia o autorización alguna al Titular Zerpa para usar su marca y que éste carece de derechos previos relacionados con la marca LOUIS VUITTON. No se refutó estas manifestaciones.

Así, la Promovente ha presentado un caso prima facie, alegando que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. El Titular Zerpa no presentó pruebas que desvirtúen dichos argumentos.

Finalmente, el Experto nota la composición de los nombres de dominio en disputa, que resultan idénticos, a los efectos de la Política, con la marca notoriamente conocida de la Promovente. Dicha composición conlleva un riesgo implícito de confusión por la asociación con la marca LOUIS VUITTON, por lo que los nombres de dominio en disputa no son susceptibles de generar derechos o intereses legítimos a favor del Titular Zerpa. Véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En consecuencia, el Experto estima que se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

La Promovente es titular de un número considerable de registros para la marca notoriamente conocida LOUIS VUITTON en diversas jurisdicciones, entre las que se encuentra México, en donde el Titular Zerpa ha declarado estar domiciliado; y la Unión Europea, en la que la Promovente tiene su domicilio.

Dada la notoriedad de la marca LOUIS VUITTON y su presencia y reconocimiento tanto a nivel mundial, como en el mercado en el que el Titular Zerpa ha manifestado tener su domicilio, es dable deducir que el Titular Zerpa conocía y tenía en mente a la Promovente cuando se convirtió en titular registrante de los mismos, los cuales son idénticos a dicha marca.

El propio Sr. Gil ha declarado que el Titular Zerpa conocía a la Promovente y que quería ser su franquiciatario, o bien que éste le llevaba la contabilidad a su cuñado, quien era dueño de por lo menos una tienda relacionada con la marca LOUIS VUITTON, lo que confirma el conocimiento de la marca del Promovente.

El hecho de que el Titular Zerpa haya adquirido los nombres de dominio en disputa que reproducen en su totalidad la marca notoriamente conocida LOUIS VUITTON, constituye en sí mismo mala fe (ver Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006).

Los hechos anteriormente narrados también constituyen indicios de que el Titular Zerpa se había fijado como objetivo la marca LOUIS VUITTON de la Promovente, al momento de la adquisición de los nombres de dominio en disputa, lo cual denota una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también L’Oréal v. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter, Caso OMPI No. D2018-1937; Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. v. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot, Caso OMPI No. D2019-0980; Dream Marriage Group, Inc. v. Romantic Lines LP, Vadim Parhomchuk, Caso OMPI No. D2020-1344; y Valentino S.p.A. v. Qiu Yufeng, Li Lianye, Caso OMPI No. D2016-1747).

Conforme a la Política, el hallazgo de mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa es suficiente para determinar que se cumple con el tercer elemento de dicha Política. Sin embargo, dadas las circunstancias particulares del caso, el Experto procederá al análisis del resto de los argumentos presentados por la Promovente en su Solicitud.

La Promovente argumenta que el Titular Zerpa obtuvo los nombres de dominio en disputa con la finalidad de venderlos a la Promovente.

Los nombres de dominio en disputa resuelven a un sitio web inactivo que solamente despliega la leyenda “The domain is not for sale”, que se traduce al español como: “El dominio no está en venta”. Sin embargo, la prueba presentada por la Promovente, correspondiente a la cadena de correos electrónicos intercambiados entre la agencia web contratada por la Promovente y el Sr. Gil, indican que si bien éste no hizo una oferta directa de venta de los nombres de dominio en disputa por USD 12.500, éste sí solicitó de manera indirecta ofertas de compra de los nombres de dominio en disputa por un valor que parecería superar los costos previsiblemente relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.

En particular, el Sr. Gil mencionó que su cliente, el Titular Zerpa, podría considerar adquirir el nombre de dominio <lv.com.mx>, como un nombre de dominio sustitutivo de los nombres de dominio en disputa, por la cantidad de EUR 12.500, insinuando que si la oferta de compra de los nombres de dominio en disputa se acercaba al costo del nombre de dominio <lv.com.mx>, el Titular Zerpa podría vender dichos nombres de dominio en disputa.

Otros Expertos nombrados conforme a la Política y la UDRP han abordado ya casos similares, en donde el titular en cuestión ha dicho que el nombre de dominio en disputa no estaba a la venta, pero al mismo tiempo ha abierto la puerta a una compra o venta (por ejemplo, en Pesola Praezisionswaagen AG v. Registral.com, LLC, Caso OMPI No. D2001-1117, el experto determinó que a pesar de que el titular había aseverado que el nombre de dominio en disputa no estaba y nunca había estado a la venta, el titular siempre había tenido en mente el prospecto de venderlo, y que, aunque las comunicaciones del titular declaraban enérgicamente que el nombre de dominio en disputa no estaba a la venta, éste mantenía abierta la perspectiva de una venta potencial).

De la evidencia aportada no se puede desprender que la solicitud indirecta de una oferta por los nombres de dominio en disputa fuera para cubrir unos costos documentados derivados del registro de los nombres de dominio en disputa, sino que la solicitud indirecta de dicha oferta viene motivada por el precio de venta de otro nombre de dominio que el Titular Zerpa estaría interesado en adquirir.

A la luz de lo anterior, el Experto determina que el Titular Zerpa adquirió los nombres de dominio en disputa presumiblemente con la intención de venderlos a la Promovente (dada la identidad de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Promovente y las solicitudes indirectas de ofertas de compra) por un valor cierto que superaría los costos relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa, conducta que constituye adicionalmente mala fe conforme al párrafo 1(b)(i) de la Política.

Finalmente, el Experto pasa al análisis de la alegación de la Promovente sobre una supuesta tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa.

Conforme a la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva.

Los nombres de dominio en disputa resuelven a páginas web estáticas. Sin embargo, los siguientes hechos son relevantes para el análisis de tenencia pasiva, conforme a la doctrina establecida en Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003:

- La marca LOUIS VUITTON de la Promovente es notoriamente conocida y goza de gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional.
- Los nombres de dominio en disputa reproducen en su totalidad la marca LOUIS VUITTON.
- La marca LOUIS VUITTON se asocia directa y particularmente con la Promovente y sus productos.

- Cuando el Titular Zerpa adquirió los nombres de dominio en disputa tenía conocimiento de la Promovente y de la marca LOUIS VUITTON y por lo tanto los adquirió de mala fe.

Tomando en cuenta lo anterior, no es posible concebir un uso activo real o previsto de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular que no sea ilegítimo y de mala fe de conformidad con lo establecido en la Política (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra y CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI No. D2000-0400).

Por lo anterior, se actualiza el supuesto del último elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <louisvuitton.com.mx> y <louisvuitton.mx> sean transferidos a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 20 de abril de 2021

¹ La Solicitud se dirigió contra el Titular y contra el Sr. Gil. Sin embargo, el Experto considera que el Titular en el presente procedimiento es el Titular Zerpa.