Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V. c. Trust MX LLC
Caso No. DMX2021-0003
1. Las Partes
La Promovente es Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V., México, representada internamente.
El Titular es Trust MX LLC, Estados Unidos de América, representado por David Avendaño, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <alfaguara.com.mx> y <altea.com.mx>.
El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de febrero de 2021. El 9 de febrero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 12 de febrero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de marzo de 2021. La Contestación fue presentada el 16 de marzo de 2021. La Promovente presentó un escrito suplementario el 18 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de abril de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
A. Cuestión Procedimental
De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas (véase, por ejemplo, Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez, Caso OMPI No. DMX2011‑0025).
Como se estableció líneas arriba, el 18 de marzo de 2021 el Centro recibió de la Promovente un escrito suplementario no solicitado. Este Experto resolvió desestimar dicho escrito de la Promovente dado que las manifestaciones de la Promovente en dicho escrito suplementario no aportan elementos novedosos de relevancia o que no pudiese haber anticipado y hecho valer en la Solicitud. En todo caso, si este Experto hubiese aceptado dicha comunicación suplementaria de la Promovente, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, una sociedad mexicana que forma parte del grupo internacional Penguin Random House, es una empresa editorial que se dedica a la publicación y distribución de libros en Latinoamérica, España y Portugal.
La Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas, entre otras, las cuales tiene registradas en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”): (i) ALFAGUARA bajo el registro No. 388261 en clases 16 y 28, y el registro No. 388262 en clase 9, ambas concedidas el 11 de diciembre de 1990 y con fecha declarada de inicio de uso 1 de febrero de 1972; (ii) ALFAGUARA y diseño bajo el registro No. 389174 en clases 16 y 28, y el registro No. 389176 en clase 41, ambas concedidas el 15 de enero de 1991 y con fecha declarada de inicio de uso 1 de febrero de 1972; (iii) ALTEA bajo el registro No. 388259 en clase 41, concedida el 11 de diciembre de 1990, con fecha declarada de inicio de uso 1 de febrero de 1972; y (iv) ALTEA y diseño bajo el registro No. 583015 en clase 9, concedida el 30 de julio de 1998, y el registro No. 583734 en clases 16 y 28, concedida el 31 de julio de 1998, ambas con fecha declarada de inicio de uso 1 de junio de 1998.
Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 28 de abril de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud (i) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <alfaguara.com.mx> mostraba, entre otros, lo siguiente: “Dominio en VENTA O RENTA. Informes en [...]@premium.mx”, “Alfaguara.com.mx”, “Vínculos relacionados”, “Gratis Audiolibro”, “Publicar Libro Barato”, “Plataformas para Publicar Libros”, “Editorial Alfaguara”; y (ii) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <altea.com.mx> mostraba, entre otros, lo siguiente: “Dominio en VENTA O RENTA. Informes en [...]@premium.mx”, “Altea.com.mx”, “Vínculos relacionados”, “Factura Electronica”, “Amarres”, “Paquetes a Todo Incluido”, “Hoteles Valencia”, “Apartamento en Venta”, “Casas en Barcelona”, “Internet en Vacaciones”, “Casas en Venta Inmobiliarias”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos de la Promovente se pueden resumir como sigue.
La Promovente, división en lengua española de la reconocida compañía internacional Penguin Random House, cuenta con cuarenta sellos editoriales, y edita y publica alrededor de 17.000 títulos al año.
Los sellos editoriales y marcas registradas ALFAGUARA y ALTEA han estado presentes en el mercado desde el año 1972. Ambos son plenamente reconocidos en el ámbito de la publicación editorial, los cuales están ligados con la Promovente, con presencia tanto en Internet como en el espacio físico. Durante el año 2008, la entonces titular de las marcas, Santillana, tenía el registro del nombre de dominio <alfaguara.com.mx>, que usaba para promocionar los libros publicados bajo ese sello editorial.
ALFAGURA distingue publicaciones literarias en lengua española y cuenta con su propia página en Facebook e Instagram,así también la publicidad para promover la marca se encuentra en diferentes sitios de interés y por campañas publicitarias. ALTEA es destinada a la publicación de literatura infantil y juvenil, con calidad literaria, y se han realizado campañas de publicidad para dar a conocer los libros publicados bajo esta marca.
Es perceptible que los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas de la Promovente. Los nombres de dominio en disputa reproducen la totalidad de ALFAGUARA y ALTEA, respectivamente, quedando acreditado el supuesto de identidad entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.
El Titular no posee derecho o interés alguno sobre los nombres de dominio en disputa en virtud de que no puede demostrar que: a) que antes de la notificación de esta controversia, los haya utilizado, o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los mismos, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; b) haya sido conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa; o c) hace un uso legítimo y leal o no comercial de los mismos, sin la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada en cuestión, con ánimo de lucro.
La Promovente es la titular de las marcas ALFAGUARA y ALTEA, así como de toda la publicidad y difusión, lo que demuestra que el Titular no ha sido conocido comúnmente en el ámbito editorial o algún otro con los nombres de dominio en disputa.
El Titular hace uso de la práctica pago-por-clic en los sitios web vinculados a los nombres de dominio en disputa que, sin autorización ni interés legítimo ha registrado; así, ha insertado publicidad o lista de enlaces a otras páginas web, que están relacionadas con los productos y servicios de las marcas de la Promovente, obteniendo ganancias a través del número de clics de los visitantes y a costa de los derechos marcarios y renombre de la Promovente.
El Titular registró y usa los nombres de dominios en disputa infringiendo las marcas de la Promovente. El Titular adquirió los nombres de dominio en disputa años después del registro en México de las marcas ALFAGUARA y ALTEA, siendo signos distintivos posicionados y reconocidos. El Titular, quien no posee ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, los ha registrado y/o utiliza de mala fe, impidiendo que la Promovente refleje sus marcas en el nombre de dominio correspondiente.
El contenido de los sitios web vinculados a los nombres de dominio en disputa muestra que se han registrado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera los nombres de dominio en disputa. El Titular pone a disposición para compra o renta los nombres de dominio en disputa, señalando en la parte superior de la página web una dirección de correo electrónico para tal efecto, además de que ha registrado los nombres de dominio en disputa recientemente por lo que no cuenta con antecedentes de uso de buena fe.
La Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
El Titular cuenta con un amplio portafolio de dominios en el idioma castellano y con la extensión “.com.mx”, correspondientes a diversas categorías y compuestos por palabras genéricas que aparecen en el diccionario. El Titular es un inversionista de dominios especializado en el mercado secundario de México. Desde hace más de 10 años el Titular tiene interés en los dominios genéricos, de una palabra y en castellano, dado su alto potencial de ser identificados y recordados en los proyectos que sean empleados. Por ello, mucho tiempo antes de haber recibido la notificación de controversia, adquirió dominios genéricos tales como <azul.com.mx>, <entrenador.com.mx>, <promocionales.com.mx>, <pedregal.com.mx>, <telefonia.com.mx>, <garibaldi.com.mx>, <pilates.com.mx>, <dir.com.mx>, <ve.com.mx>, <metropolitana.com.mx>, entre otros, lo que muestra el interés legítimo sobre ese tipo de dominios.1
En la pasada década ha ayudado a cientos de personas, organizaciones y empresas de diversas partes del mundo a obtener los dominios MX más adecuados para sus proyectos, siendo conocido como proveedor de palabras clave de búsqueda para publicidad en línea empleando el tráfico que llega a los dominios. Cada dominio que forma parte del portafolio del Titular es un esfuerzo de inversión y parte fundamental de su estrategia de negocio que consiste en invertir en dominios genéricos, palabras comunes de diccionario, para ponerlos en venta en el mercado secundario.
Las marcas de la Promovente son palabras comunes que si bien pueden ser registradas y utilizadas como marcas comerciales, nadie debería de tener derechos exclusivos de uso sobre ellas. Los términos que conforman los nombres de dominio en disputa corresponden a palabras de diccionario tal y como lo muestra el diccionario en línea de la Real Academia Española: (a) altea “Del lat. althaea, y este del gr. ἀλθαία althaía. 1. f. malvavisco (‖ planta)”, y (b) alfaguara “Del ár. hisp. alfawwára, y este del ár. clás. fawwārah 'surtidor'. 1. f. Manantial copioso que surge con violencia”.2 Las palabras altea y alfaguara son palabras que al ser genéricas y de diccionario, no necesariamente se relacionan con una marca comercial en particular y que podrían referirse a nombres de lugares e incluso nombres de personas.
Los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas sobre las cuales la Promovente tiene derechos.
El Titular tiene interés legítimo en dominios genéricos tales como los nombres de dominio en disputa. El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa <altea.com.mx> derivado del carácter genérico de “altea”. Hay varios sitios web que emplean el término “altea” como parte de su dominio y ninguno de ellos está relacionado con la industria editorial; incluso al buscar en Google el término “altea”, no aparece la marca de la Promovente en primer lugar. De igual forma se muestra algún sitio web con el término “alfaguara”. Además, existe más de una empresa con marcas registradas en México sobre los términos “altea” y “alfaguara”, y por ello el Titular asume que el uso legítimo y de buena fe que le brinda a los nombres de dominio en disputa es hacerlo disponible para cualquiera que tenga interés de comprarlo o rentarlo en el mercado secundario.
Si el Titular no tuviera una intención legítima con respecto a los nombres de dominio en disputa, tampoco habría invertido lo que representa el costo del registro y la renovación de casi 300 dominios en los pasados 10 años, creando un portafolio de dominios genéricos muy atractivo para el mercado mexicano. Este caso no se trata de alguien adquiriendo dos nombres de dominio para venderlos específicamente a una empresa y así obtener un rendimiento económico. En el caso de los nombres de dominio en disputa, la Promovente asume que le corresponden ignorando el hecho de que se componen de palabras de diccionario y de que hay otras entidades que también tienen marcas relacionadas con esos términos y que deberían de contar con los mismos derechos sobre los términos que componen los mismos. La Promovente actúa de mala fe ya que es plenamente consciente de que sus marcas se componen de palabras de uso común y que pudo haber obtenido los nombres de dominio en disputa a través de otro medio.
La Promovente se equivoca al asumir que los términos genéricos “altea” y “alfaguara” son exclusivos de uso en el ámbito editorial, cuando una simple búsqueda en redes sociales arroja resultados relacionados con personas, organizaciones y empresas que utilizan estos términos y que no tienen que ver con la industria editorial y mucho menos con la Promovente. Por ello, el Titular no necesita tener relación alguna con el ámbito editorial para tener interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Cada dominio que forma parte del portafolio del Titular es un esfuerzo de inversión y parte fundamental de su estrategia de negocio que consiste en invertir en dominios genéricos, palabras comunes de diccionario, para ponerlos en venta en el mercado secundario. El poner en venta o renta los dominios de su portafolio es una oferta de buena fe dado que están conformados por palabras comunes de diccionario.
La Promovente no ha podido comprobar que el Titular no tiene interés legítimo en contar con los nombres de dominio en disputa. Ha presentado pruebas de una escueta y muy limitada presencia promocional en redes sociales y publicidad en medios de transporte público. La Promovente no ha probado que la marca ALTEA sea conocida, relevante y vigente, incluso hace referencia a que desde el año 2008, hace más de 13 años, su marca registrada no cuenta con presencia en Internet en México. Por lo anterior, el Titular rechaza cualquier alegato relacionado con el aprovechamiento de la reputación de la marca cuando ha sido la misma Promovente quien la ha dejado en el olvido.
El Titular pone en duda el interés legítimo de la Promovente al no encontrar presencia suficiente de sus marcas en su página web. Las redes sociales que menciona la Promovente muestran un sitio web diverso que a su vez desvía el tráfico hacia el sitio “www.penguinlibros.com” en donde no aparece en primera instancia referencia alguna a los términos “altea” y “alfaguara” y es prácticamente imperceptible la presencia de dichas marcas.
Las marcas de la Promovente no son suficientemente conocidas como para asegurar que el Titular o cualquier persona promedio en México las conoce. Las pruebas que muestra la Promovente muestran que el alcance de los medios publicitarios empleados es sumamente reducido considerando el tamaño de la población en México. El sitio “www.penguinlibros.com” es un portal que muestra libros en venta; en dicho sitio no hay una sola referencia, un logo o incluso una mención a los términos “altea” y “alfaguara” en la página principal, siendo que es hasta la sección de “Editoriales” en donde aparecen entre un mar de logos.
La Promovente no ha podido demostrar que los nombres de dominio en disputa fueron registrados con mala fe por el Titular, y no tiene elementos para demostrar que sus marcas ALTEA y ALFAGUARA son suficientemente conocidas como para inferir que el Titular tenía consciencia de su existencia al momento de registrar los mismos. Para poder demostrar que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe, primero se tiene que demostrar que la marca es conocida y relevante, así como demostrar que el Titular era consciente de la marca al momento de registrar cada uno. Sin embargo, no existe evidencia por parte de la Promovente para comprobarlo.
El Titular, hasta antes de recibir la notificación de la presente disputa, no había escuchado ni tenía conocimiento de una marca relacionada con las palabras de diccionario “altea” y “alfaguara”. El Titular nunca ha visto ningún tipo de publicidad relacionada con dichos términos y reconoce que fue hasta que recibió la notificación de esta disputa que buscó en Google: existen varias empresas, entre las que aparece la Promovente, que utilizan como marca esas palabras de diccionario. El Titular asegura que no conocía ni había escuchado hablar de las marcas de la Promovente con anterioridad, sin que la Promovente haya demostrado lo contrario.
Se rechaza cualquier tipo de alegación que indique que cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. La Promovente ha mostrado muy pocas evidencias que comprueban que sus marcas son de conocimiento popular. Las fotos mostradas de 3 autobuses de transporte público con fecha del 1 de enero del 2019 no son una prueba contundente que pueda ser utilizada para asumir que el Titular conocía las marcas de la Promovente antes de registrar los nombres de dominio en disputa. La Promovente declara derechos exclusivos cuando no es la única que en México cuenta con marcas registradas relacionadas con esos términos.
La publicidad (PPC) que aparece en los nombres de dominio en disputa estacionados la muestra de manera aleatoria y con base en un algoritmo específico la empresa Google, y no dependen del Titular los anuncios que se muestran. La Promovente acusa una supuesta mala fe en el uso de los nombres de dominio en disputa cuando no cuenta con ningún tipo de dominio alternativo para sus marcas, por ejemplo, <altea.mx> registrado por una empresa mexicana en 2013, o bien, que no cuente con <alfaguara.mx> que hasta hace algunos días se encontraba libre.
El Titular solicita se desestime la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones la Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud en grado de confusión
La Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas ALFAGUARA y ALTEA, las cuales tiene registradas ante el IMPI.
Por otra parte, no hay controversia bajo este apartado dado que en su escrito de Contestación el Titular reconoció expresamente que había identidad (o similitud en grado de confusión) entre los nombres de dominio en disputa y dichas marcas de la Promovente.3
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La Promovente afirma que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, alegando que a éste no le es posible demostrar ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 1.c de la Política. La Promovente acreditó que sus marcas ALFAGUARA y ALTEA se encuentran registradas desde 1990, ambas con fecha declarada de inicio de uso desde 1972. La Promovente así mismo acreditó que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa muestran enlaces patrocinados PPC, algunos de ellos sugestivos de áreas de negocios competitivas o similares al negocio editorial de la Promovente.
En esencia, el Titular alega tener derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa dado que los mismos se componen de palabras de diccionario y a que desde hace 10 años se dedica a registrar, como nombres de dominio bajo el código territorial “.mx”, términos de una sola palabra en español, genéricos o de diccionario, para su posterior renta o venta, aduciendo que lo anterior constituye una oferta de buena fe. Varias decisiones bajo la Política y la UDRP han reconocido que un titular puede tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio formado por alguna palabra común o de diccionario cuando el uso del mismo esté relacionado con el significado de dicha palabra.4
El Titular así mismo pretende establecer sus derechos o intereses sobre los nombres de dominio en disputa rechazando que las marcas de la Promovente sean de conocimiento popular, alegando que hay terceros ajenos cuyo nombre o denominación corresponde a dichas marcas, o que existen marcas de terceros iguales o similares a las de la Promovente, o el lugar en que aparecen en el buscador de Google. Este Experto considera que dichos argumentos son irrelevantes ya que no necesariamente sirven para demostrar derechos o intereses legítimos.5
Este Experto considera que si bien el negocio del Titular pudiese parecer legítimo, en este caso el uso que se hacía de los nombres de dominio en disputa de conformidad con la evidencia aportada al momento de la presentación de la Solicitud no se corresponde con el significado de los términos de diccionario alegado por el Titular, y en consecuencia el mismo no le confiere derechos o legitimidad para registrar como nombre de dominio la marca de un tercero, aún y cuando dicha marca corresponda a una palabra de diccionario.6 Si bien cada nombre de dominio en disputa se compone de una palabra de diccionario, también resulta cierto que dichas palabras se encuentran protegidas como marca bajo la legislación aplicable y que el sitio web al que resolvía cada nombre de dominio en disputa no muestra contenido alguno relativo al significado de diccionario de dichas palabras que ha sido alegado por el Titular. El contenido de los sitios web que se ubicaban bajo cada nombre de dominio en disputa (tal y como evidenció la Promovente) muestran enlaces patrocinados ajenos al significado de dichas palabras. Este Experto considera que dicha conducta no constituye una oferta de buena fe de productos ni un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.7
En base a lo anterior, la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular haya logrado establecer lo contrario.8
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Titular alega que no conocía las marcas de la Promovente. Este Experto considera que, si tal y como se alega en la Contestación el Titular fuera un “inversionista de dominios”, al ser un profesional dedicado al negocio de registro de nombres de dominio, el Titular está consciente de que corre el riesgo de registrar palabras (aún de diccionario) como nombres de dominio que ya se encuentran protegidas como marcas bajo la legislación aplicable. Ese riesgo conlleva a situaciones como la contemplada en este caso, en que el registrante de la marca hace valer sus derechos bajo la Política.9 Este Experto considera que en el balance de las probabilidades el Titular podría o debía haber conocido que los nombres de dominio en disputa eran idénticos a las marcas de la Promovente, especialmente a la vista del uso de dichas marcas por la Promovente.
Ha quedado acreditado que ALFAGUARA y ALTEA son marcas registradas y que su registro es por muchos años anterior al registro de los nombres de dominio en disputa. Este Experto considera que la Promovente sí acreditó el uso y difusión de dichas marcas y, además, de que se trata de marcas conocidas en relación a los productos a los que se aplican. Este Experto nota que el Titular habría registrado dos nombres de dominio en disputa idénticos a las marcas del Promovente, sin que los nombres de dominio en disputa hayan sido utilizados al momento de la presentación de la Solicitud en los términos que señalaba el Titular (esto es conforme a su significado en el diccionario). Asimismo, dada la completa identidad de los nombres de dominio en disputa con las marcas de la Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por la Promovente bajo sus marcas precisamente bajo los nombres de dominio en disputa, lo que permite inferir que estos crean una posibilidad de que exista confusión o un riesgo de asociación con las marcas del Promovente.
El contenido del sitio web asociado a cada nombre de dominio en disputa permite inferir que el uso de los mismos es con ánimo de lucro para atraer usuarios de Internet a dichos portales, aprovechando la posibilidad de que exista confusión o asociación dada la identidad de los mismos con las marcas de la Promovente, pudiendo surgir una confusión respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos y los productos o servicios publicitados en dichos sitios web o accedidos a través de ellos. Como se estableció líneas arriba, ha quedado acreditado que dichos sitios web mostraban enlaces patrocinados, y que al menos el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <alfaguara.com.mx> mostraba enlaces sugestivos de áreas de negocios competitivas o similares al negocio editorial de la Promovente. Para este Experto todo ello constituye un uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa.10
El hecho que un tercero diverso al Titular hubiese sido el generador del contenido de dichos sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa no releva de responsabilidad al Titular respecto al contenido ahí mostrado.11 Tampoco se ha demostrado por el Titular ningún intento de mitigar o evitar que los enlaces que se publican en la web disponible a través del nombre de dominio en disputa <alfaguara.com.mx> apunten a la actividad o negocio de la Promovente.
Por lo anterior, considerando en su conjunto lo planteado por las Partes y las constancias que obran en el expediente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <alfaguara.com.mx> y <altea.com.mx> sean transferidos a la Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 18 de abril de 2021
1 El Titular presentó una larga lista de nombres de dominio sin que hubiese acreditado ser titular de ninguno de ellos, motivo por el cual el 16 de marzo de 2021 este Experto consultó los correspondientes registros WhoIs de los citados en esta Decisión, y se percató que al menos 4 de ellos están registrados a nombre de una persona física que no consta como parte en el presente procedimiento (ni en su caso su conexión con el Titular de haber tal conexión).
2 Diccionario de la lengua española disponible en “www.rae.es”.
3 Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
4 Véase Tightrope Media Systems Corporation v. DomainCollection.com, Caso OMPI No. D2006-0446: “registration of common words as domain names, and the posting of advertising or hyperlinks relevant to that common word, can be a legitimate interest if the advertising and links are clearly and directly related to the common word”. Véase también Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2008-0666, y la sección 2.10 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
5 Véase Mármoles Arca, S.A. de C.V. c. Francisco Javier Puente Farfán, Caso OMPI No. DMX2017-0012: “el hecho de que puedan existir terceros con una denominación social similar a la de la Promovente no genera derechos o intereses legítimos en favor del Titular.” Véase también Ayse Emek Eyigoz y Simpex Farma, S.L. c. Miguel Carminati, Caso OMPI No. D2018-0643.
6 Véase Bose Corporation c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2017-0030: “este Experto considera que la realización dichos estudios, investigaciones y análisis no confiere al Titular un derecho o interés legítimo para registrar como nombre de dominio la marca de un tercero.” Véase también Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2015-0022: “Este Experto no controvierte que el uso de nombres de dominio que se encuentran conformados por términos genéricos o descriptivos puede servir para acreditar un interés legítimo de acuerdo a la Política. No obstante lo anterior, dado que existe un registro de marca [...] existe constituido un derecho de uso exclusivo respecto de dicha denominación, por lo que no nos encontramos únicamente frente a la presencia de una denominación descriptiva o genérica [...] el hecho de que el Titular haya registrado diversos nombres de dominio conformados por palabras o términos descriptivos o genéricos, no puede por si sólo generar un interés legítimo en su favor.”
7 Véase Compart AG v. Compart.com / Vertical Axis, Inc., Caso OMPI No. D2009-0462: “Respondent is not using the Domain Name in any way that is related to its generic meaning. It is using the Domain Name for a PPC parking page [...] the mere fact that a word identical to the Domain Name exists as a defined dictionary term does not give rise to any rights or legitimate interests in the name on the part of a respondent who uses it in ways like this that are not tied to the generic meaning of that word.” En Trend Micro Kabushiki Kaisha v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2010-0002 se estableció: “en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente [...] Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal.”
8 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular aportar evidencias para demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
9 En Superboletos Monterrey, S.A. de C.V. c. Jesús Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2016-0029 se estableció: “El hecho de que el Titular manifieste que los términos que componen a las marcas de la Promovente son términos de diccionario, no afecta que la Promovente tenga derechos exclusivos legalmente constituidos sobre la marca [...] la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial en México de los registros que sobre dicha marca tiene la Promovente le ha surtido efectos al Titular, [lo que] corrobora la determinación que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó a sabiendas y de mala fe. El conocimiento expreso o implícito de una marca, al momento del registro de un nombre de dominio en disputa, es un factor que refuerza un hallazgo de mala fe.” Véase también Société des Produits Nestlé S.A. c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2015-0022 “si bien es cierto que no se puede imponer una carga u obligación a titulares de nombres de dominio de hacer búsquedas de marcas previo el registro de los respectivos nombres de dominio, también es cierto que en particular los profesionales del registro de nombres de dominio tienen un deber de no infringir derechos de terceros y de hecho existen precedentes en donde se ha aceptado como un consenso mayoritario que los titulares tienen un deber mínimo consistente en realizar búsquedas simples de Google respecto al término o términos que conformarán el nombre de dominio respectivo”.
10 Véase Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2009-0012: “El Titular ha estacionado el nombre de dominio en disputa, en el sitio ubicado en ‘www.sedo.com’ [...] En el presente caso, los desvíos se han hecho específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de la Promovente [...] Esta conducta es de mala fe, y encuadra en el párrafo 1.B.iv) de la Política.” Véase también Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala, Caso OMPI No. DMX2013-0024.
11 En el mismo sentido Nu Pagamentos S.A. v. Oziel Figueiredo, PlugApps, Caso OMPI No. DMX2018-0026. En Bose Corporation c. Jesus Navarro Saracibar, Caso OMPI No. DMX2017-0030, este Experto estableció: “para acreditar mala fe no es necesario que el Titular mismo haya obtenido una ganancia, siendo suficiente que un tercero pueda haber obtenido un lucro.” Véase también la sección 3.5 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.