Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Activos Inc., S.A. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC
Caso No. DMX2020-0030
1. Las Partes
La Promovente es Activos Inc., S.A. DE C.V., México, representada por Selco, México.
El Titular es Registration Private, Domains By Proxy, LLC, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cuadrastore.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Godaddy.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de diciembre de 2020. El 4 de enero de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de enero de 2021 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 18 de enero de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de febrero de 2021. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 9 de febrero de 2021.
El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de febrero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
De acuerdo con información y datos que el Experto ha corroborado, se tiene por acreditado que:
(a) La Promovente es una sociedad mercantil mexicana y que forma parte del mismo grupo económico de interés de la empresa Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. y cuentan con un representante legal común.
(b) Dichas empresas se dedican a la fabricación y comercialización de calzado, vestuario, artículos de sombrería y accesorios de piel, desde hace tres décadas y sus mercados incluyen México, Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Perú.
(c) La Promovente es titular, entre otros, de los registros vigentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: marca 590634 CUADRA registrada el 26 de octubre de 1998 en clase 25; aviso comercial 42841 CUADRA TRADICIÓN GENUINA registrado el 29 de junio de 2007 en clase 35; marca 439729 CUADRA WESTERN BOOTS registrada el 13 de julio de 1993 en clase 25; marca 520985 CUADRA registrada el 25 de abril de 1996 en clase 35; y marca 1506497 CUADRA y diseño registrada el 15 de enero de 2015 en clase 35 (en lo sucesivo MARCAS CUADRA).
(d) Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. cuenta con registro marcario en Estados Unidos de América.
(e) Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. es titular del nombre de dominio <cuadra.com.mx> registrado desde el año 1998 y en dicho sitio se despliega un comunicado en el cual se lee que el sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa “www.cuadrastore.com.mx no es un sitio oficial de CUADRA”.
(f) La Promovente, en su carácter de licenciante, y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V., en su carácter de licenciataria, tienen celebrado un contrato de licencia de uso de las marcas CUADRA.
(g) En el sitio <cuadrastore.com.mx> se pudo verificar que se despliega la marca CUADRA y otras, ofreciendo, entre otros productos, botas, botines, y cinturones.
(h) El nombre de dominio en disputa se creó el 19 de noviembre de 2020.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente aduce que:
(a) Ya sea dicha Promovente o Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. son titulares de las marcas CUADRA en México y el extranjero, así como de nombres de dominio, tales como <cuadrafootwear.com>, <cuadralifestyle.com>, <cuadrausa.com>, etc. y que dichos nombres de dominio incluyen la denominación “cuadra”.
(b) Las marcas CUADRA son conocidas en diversos países.
(c) El nombre de dominio en disputa reproduce la palabra “cuadra” y añade la denominación “store” (tienda en idioma inglés) y por tanto es idéntico o semejante en grado de confusión con las marcas CUADRA.
(d) Es muy probable que en el sitio donde se utiliza el nombre de dominio en disputa se vendan productos apócrifos, ya que los precios de los productos originales difieren mucho.
(e) El Titular no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que: no tiente registros de marcas CUADRA u otro derecho de propiedad intelectual exclusivos; tampoco hace uso razonable o no comercial legítimo del mismo ni usa comercialmente el término “cuadra”.
(f) En línea con lo anterior, no hay evidencia que sugiera que el Titular es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa registrado de manera espuria.
(g) El Titular no tiene relación o afiliación con la Promovente ni propósitos o razones legítimas para utilizar las marcas CUADRA.
(h) El Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer indebidamente clientela que cree acceder a un sitio original de la Promovente, aprovechándose de su crédito comercial.
(i) El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
(j) El Titular registró el nombre de dominio en disputa, conociendo de antemano, las marcas CUADRA y con intención de confundir a cibernautas para hacerles creer que era un sitio legítimo de la Promovente.
(k) El Titular usa indiscriminadamente las marcas CUADRA para comercializar artículos similares a los de la Promovente.
(l) El solo uso del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con las marcas CUADRA en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del multicitado sitio.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurran, conjuntamente, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo sobre las que la Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Es de señalarse que en casos como el que nos ocupa, en el que no hubo apersonamiento del Titular, el artículo 16. C) del Reglamento permite a los Expertos inferir ciertas cosas de la ausencia de contestación. En línea con lo anterior, se han generado criterios similares contenidos en la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP 1 , tercera edición (“OMPI 3.0”), entre otros la sección 4.3.
Toda vez que el Titular no contestó a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables y fundadas (ver Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Asociación Civil c. Sergio Perez, Caso OMPI No. DMX2018-0035y Privalia Venta Directa, S.A. v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Caso OMPI No. DMX2019-0016).
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos
A juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado tener derechos sobre las marcas CUADRA. Y al efecto procede analizar si los mismos son idénticos o semejantes en grado de confusión con el nombre de dominio en disputa.
Hecho el análisis, se determina que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas CUADRA de la Promovente, ya que la denominación “cuadra” es reproducida íntegramente; la adición de la palabra “store” no impide una conclusión de similitud en grado de confusión; y como es de explorado derecho y se ha determinado en numerosos casos, la comparación entre las marcas y los nombres de dominio debe realizarse excluyendo los dominios de primer nivel tales como “.mx” o “.com”, ya que los mismos corresponden a un requerimiento técnico del sistema (ver Pepsico, Inc. c. Puede Ser, Caso OMPI No. D2012-0954, Disney Enterprises, Inc., c. D. Alfredo Juan López-Sidro Gil, Caso OMPI No. DES2015-0003). Por tanto, se colma el supuesto del primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1. c) de la Política establece las circunstancias en virtud de las cuales el Titular puede acreditar tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Y es de señalarse que el Titular no presentó Contestación a la Solicitud, no alegó ni demostró tener derechos o intereses legítimos.
A mayor abundamiento, la Promovente y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. manifestaron que no existe relación con el Titular y que no existe indicio alguno de que el Titular realiza un buen uso del nombre de dominio en disputa o que es conocido en el mercado como <cuadrastore.com.mx>. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca CUADRA en su integridad, junto con el término en inglés “store” (traducido al español como “tienda”). Dicha composición del nombre de dominio en disputa es susceptible de causar una confusión por asociación con la marca de la Promovente, confusión que se ve afirmada por el sitio al que resuelve el nombre de dominio en disputa.
En términos de lo establecido en la Política, este Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, el segundo elemento de la Política se ha probado.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El artículo 1. b) de la Política establece las circunstancias que constituyen prueba de registro o uso de un nombre de dominio de mala fe y se analizarán las mismas a la luz de las pruebas ofrecidas por la Promovente.
Se ha demostrado que el Titular llevó a cabo el registro – entre otros – con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, conociendo de antemano el valor de sus derechos de propiedad intelectual, y de manera intencionada, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web e incluso con la posibilidad de que los productos vendidos sean apócrifos.
Además, el Titular oferta, bajo los mismos registros de marca cuya titularidad ostenta la Promovente, productos aparentemente de la marca CUADRA. El nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con la marca CUADRA en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web.
Este Experto determina que se ha acreditado el tercer elemento de la Política (ver eBay Inc. c. Benigno Fernández Aguilar, Caso OMPI No. DMX2014-0023).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <cuadrastore.com.mx> sea transferido a la Promovente.
Enrique Ochoa
Experto Único
5 de marzo de 2021
1 UDRP es el acrónimo de “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, que es la Política de resolución de controversias para nombres de dominio en la que se basó la creación de la LDRP, por ello se considera pertinente mencionarla, ya que es un instrumento afín y que ha sido utilizada en infinidad de casos parecidos.