Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Banque Delubac Et Cie c. Saul Millan
Caso No. DMX2020-0028
1. Las Partes
La Promovente es Banque Delubac Et Cie, Francia, representada por Nameshield, Francia.
El Titular es Saul Millan, México, representado por Fernanda Anaya López, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <delubac.com.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de noviembre de 2020. El 12 de noviembre de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de diciembre de 2020. El 25 de noviembre de 2020, el Centro recibió una comunicación electrónica por parte del Titular. El 30 de noviembre de 2020, la Promovente solicitó la suspensión del procedimiento. El Centro confirmó la suspensión del procedimiento desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020. La Contestación fue presentada en fecha 31 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de febrero de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una institución financiera independiente fundada en Francia en 1924, que ofrece servicios bancarios especializados. Cuenta con el registro del nombre de dominio <delubac.com>, registrado el 21 de febrero de 1998.
La Promovente es titular del registro de marca No. 017978583 DELUBAC en las clases 9, 16, 35, 36, 38 y 41. Dicho registro fue solicitado el 31 de octubre de 2018, y otorgado el 19 de marzo de 2019, por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
El nombre de dominio en disputa, <delubac.com.mx>, fue registrado el 30 de octubre de 2020.
El 10 de noviembre de 2020, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web de pago por click (“pay-per-click”).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca DELUBAC.
2) Los derechos de la Promovente sobre el término DELUBAC han sido reconocidos en el caso: Banque Delubac et Cie c. Global Domain Privacy / Michel Vivier, Caso OMPI No. D2020-0925.
3) El dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) “.mx” y su dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com”, son elementos necesarios para el registro de un nombre de dominio y no constituyen una adición voluntaria.
4) Al establecer que el Titular carece de derechos o intereses legítimos, basándose en indicios razonables y fundamentos justificados, es el Titular quien debe demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
5) La Promovente no está afiliada al Titular, no desempeña actividad o negocio algunos con el Titular, ni éste cuenta con su autorización.
6) El Titular no es conocido por el término que compone al nombre de dominio en disputa.
7) El nombre de dominio en disputa resuelve a una página de estacionamiento con enlaces comerciales que publicitan servicios en relación con las actividades de la Promovente, lo cual no califica como un uso de buena fe.
8) Los resultados de ingresar el término “Delubac” en el motor de búsqueda de Google están relacionados con la Promovente y con su marca comercial, la Promovente fue fundada en 1924 y sus marcas son utilizadas previo al año 2010.
10) Como consecuencia de lo anterior, es razonable inferir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de la marca de la Promovente, con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación, y dando la impresión de operar en el mercado en asociación al Promovente.
11) El nombre de dominio en disputa dirige a una página de estacionamiento con enlaces comerciales que publicitan servicios relacionados con las actividades de la Promovente, por lo que intentó atraer intencionalmente a usuarios de Internet a sus sitios web para obtener ganancias comerciales, causando un riesgo de confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de sus sitios web.
B. Titular
El Titular sostiene en sus alegaciones que:
1) A pesar de coincidir con el registro de marca No. 017978583 DELUBAC, de la Unión Europea, no hay confusión con el nombre de dominio en disputa.
2) El registro de marca de la Promovente protege productos y servicios en las clases internacionales 9, 16, 35, 36, 38 y 41, mientras que el Titular utiliza el nombre de dominio para comercializar aceites lubricantes para uso automotriz, comprendidos en la clase internacional 4.
3) La pronunciación de la marca de la Promovente es diferente a la forma en la que el Titular utiliza el término que compone al nombre de dominio en disputa.
4) El ccTLD “.mx” está reservado para territorio mexicano, donde la Promovente no es conocida y donde no cuenta con registro como institución financiera o con autorización de uso de denominación o razón social.
5) La Promovente no cuenta con registro de marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien un registro otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
6) El Titular se ha dedicado a la venta de productos automotrices bajo su nombre, desde el año 2014 en plataformas de compraventa en Internet.
7) El Titular señaló que la información en su sitio web se encontraba protegida por derechos de autor desde el registro del nombre de dominio en disputa, un mes antes de la recepción de la solicitud de transferencia de la Promovente.
8) El uso del nombre de dominio en disputa se debe a una relación comercial de distribución con la sociedad mexicana RALOY, dedicada a la fabricación de lubricantes para uso industrial y agrícola, entre otros. Al respecto, señala el Titular que la referida sociedad, cuenta con una acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación.
9) Al analizar el uso de un nombre de dominio, en términos del segundo elemento de la Política, se considera que los bienes o servicios ofrecidos en el nombre de dominio se ofrezcan con anticipación a que el Titular tenga conocimiento de la controversia y que el ofrecimiento de dichos bienes y servicios se haga sin intención de engañar o confundir a los usuarios de Internet.
10) El Titular no tiene intenciones de vender el nombre de dominio en disputa a la Promovente o a cualquier otra persona, ni ha sido registrado para causarle perjuicio a la Promovente.
11) El Titular no busca atraer o desviar clientes, ya que las personas que estén interesadas en servicios como los ofrecidos por la Promovente, no tendrán interés en el uso actual del nombre de dominio en disputa.
12) El uso del nombre de dominio en disputa no ha causado perjuicio o detrimento alguno a la Promovente.
13) La Promovente ha iniciado diversas disputas solicitando la transferencia de nombres de dominio que guardan algún parecido con la marca “Delubac”, siendo que coincide con un apellido común en Francia, de Lubac.
14) En el caso BANQUE DELUBAC ET CIE c. An Yan Bin, Caso OMPI No. D2020-0815, se resolvió que, aunque el nombre de dominio era similar a la marca DELUBAC de la Promovente, considerando las circunstancias del caso, no se resolvió ordenar la transferencia del nombre de dominio.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre las que la Promovente tiene derechos; y
ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe
En virtud de lo anterior, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento; a resolver la controversia planteada, basándose en la Solicitud de la Promovente, el escrito de contestación del Titular, así como en las pruebas aportadas por las partes.
El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
La Promovente ha demostrado ser la titular de al menos un registro para la marca DELUBAC en la Unión Europea.
El Titular ha traído a la atención del Experto que la Promovente no cuenta con registros para la marca DELUBAC en México y que aparentemente no tiene actividades en dicho país, resaltando que el nombre de dominio en disputa está acompañado del ccTLD “.mx”, el código geográfico de dicha jurisdicción.
Al respecto, cabe señalar que, para efectos del análisis de la identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca en cuestión, la Política solamente exige que dicha marca se encuentre registrada, pero no necesariamente que ésta haya sido otorgada en México (ver Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019; y NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009).
En cuanto al resto de las aseveraciones del Titular respecto del primer elemento, refiriéndose a la cobertura de la marca de la Promovente y la supuesta pronunciación de la marca en ambos casos, se señala que el análisis del primer elemento de la Política se limita a una comparación de los componentes textuales del nombre de dominio en disputa y los de la marca en cuestión, para determinar si es posible reconocer la marca dentro del nombre de dominio en disputa (ver sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Lo anterior implica que, por regla general, ni la alegada pronunciación del nombre de dominio en disputa, ni las actividades de la Promovente en una determinada jurisdicción, son relevantes para el análisis de la identidad o similitud en grado de confusión.
Por lo anterior, el Experto considera que las marcas registradas de la Promovente se encuentran comprendidas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa.
Cabe señalar que el ccTLD “.mx” y su SLD “.com” carecen de relevancia para el análisis de la identidad o similitud en grado de confusión conforme a la Política.
A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el artículo 1(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el Titular en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Promovente demostró al menos de manera prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, correspondió al Titular aportar evidencia o argumentos para demostrar que cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279).
El Titular alude un uso del sitio web que guarda relación con las supuestas actividades comerciales con las que asegura se relaciona el nombre de dominio en disputa, de manera previa a la notificación de la Solicitud de la Promovente. A lo largo de la Contestación, el Titular asegura que su uso de la página inició el 30 de octubre de 2020.
El Experto advierte que, a la fecha de la emisión de esta decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el cual se refleja el uso de un logotipo compuesto por el término “Delubac” estilizado en colores amarillo, negro y rojo. Este sitio web, parece corresponder a la descripción que hace el Titular de sus actividades como comerciante de aceites, mostrando en su página principal la siguiente leyenda “Productos automotrices e industriales (Aceites y Lubricantes) en México”.
A este respecto, el Experto atiende al Anexo 6 de la Solicitud de la Promovente, el cual refleja que con fecha 10 de noviembre de 2020, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web que ofrecía en venta el propio nombre de dominio en disputa, y cuyo contenido albergaba a un sitio web de pago por clic (“pay-per-click”).
Como consta en el expediente de este procedimiento, dos días después de la captura de pantalla referida en el párrafo anterior, el 12 de noviembre de 2020, fue presentada la Solicitud de la Promovente. En las constancias de envío de dicha Solicitud, no hay evidencia de que la misma se haya enviado al Titular en esta misma fecha.
Tanto el Anexo 1 como el Anexo 8 del escrito de Contestación, que aparentemente son capturas de pantalla del sitio web del Titular, no incluyen información que revele el origen de las mismas, o la fecha en que fueron obtenidas. Es decir, que resulta imposible vincular las imágenes mostradas con el nombre de dominio en disputa, o situar la asignación de su contenido en determinada fecha, a saber, el 30 de octubre de 2020, como lo afirma el Titular.
Contrario a lo que afirma el Titular, la Promovente demostró mediante el Anexo 6 de su Solicitud, que el 10 de noviembre de 2020, tan sólo dos días antes a la presentación la Solicitud, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web de pago por clic (“pay-per-click”).
Es decir, que el nombre de dominio en disputa no resolvió al sitio web mostrado en los Anexos 1 y 8 desde su registro el 30 de octubre de 2020, sino que fue posterior al 10 de noviembre de 2020. Esta aseveración y el Anexo que la respalda no fueron refutadas ni negadas por el Titular.
En cualquier caso, aun cuando el Titular hubiera utilizado el nombre de dominio en disputa con anterioridad a la presentación de la Solicitud, el mero uso de un nombre de dominio en relación con la venta de bienes o servicios antes de tener conocimiento de las objeciones de un tercero, no es suficiente en sí mismo y por sí sólo para calificarlo como un uso de buena fe sino que habrá que atender a las restantes circunstancias del caso (ver The Planetary Society c. Salvador Rosillo Domainsforlife.com, Caso OMPI No. D2001-1228). Por lo tanto, es necesario analizar la posibilidad de que el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular, pudiera situarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1.(c)(i) de la Política.
Es generalmente aceptado que la actualización de los supuestos previstos por el artículo 1.(c)(i) de la Política, requiere evidencia clara y comprobable que permita asumir que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Es una realidad que los planes de negocios y relaciones comerciales pueden tomar tiempo para desarrollarse. Esto podría argumentarse en favor del Titular, al versar este procedimiento sobre un registro relativamente reciente del nombre de domino en disputa, que precede por un corto plazo a la Solicitud de la Promovente.
El Titular no argumentó que careciera de evidencia de una oferta de buena fe de bienes o servicios debido al corto plazo desde su registro. El mismo Titular hizo aseveraciones respecto de un largo historial como comerciante y atribuyó el registro del nombre de dominio en disputa a una supuesta relación comercial con un tercero. En específico, el Titular afirma lo siguiente:
a) Que se ha dedicado a la venta de productos automotrices bajo su nombre, desde el año 2014 en plataformas de compraventa en Internet. Aportando para tal efecto el Anexo 7, conforme a la designación del propio Titular, una captura de pantalla en la cual se muestra un producto con la marca de un tercero, así como el nombre de del Titular, debajo de cuyo nombre se señala: “En Segundamano desde Mayo 2014”.
El Anexo 7 de la Contestación, consiste en una imagen que muestra a un usuario por el nombre del Titular, que ofrece en venta un producto que refleja la marca de un tercero. Sin embargo, la evidencia aportada por el Titular no establece de manera alguna que dicho usuario hubiera desempeñado sus actividades en relación con un tipo determinado de producto desde el año 2014. Además, dicha captura de pantalla identifica a Saúl Millán (es decir, al Titular) como usuario de Segundamano, pero tampoco serviría ni siquiera para establecer derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que dicha evidencia no demuestra que su negocio sea conocido como “Delubac”, pues no aparece dicho término en el anuncio.
En ejercicio de sus facultades concedidas por el artículo 12 del Reglamento, y con objeto de allegarse información que conduzca a esclarecer el presente caso, el Experto ha realizado una visita al sitio web Segundamano (ver la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). El Experto ha comprobado que al momento de emitirse esta decisión, el usuario del Titular en el sitio web Segundamano, tiene tres únicas publicaciones de productos, todas ellas posteriores a la fecha de notificación de la Solicitud de la Promovente, a saber, fechadas el 6 y 11 de diciembre de 2020, y el 11 de febrero de 2021.
b) Que la información en su sitio web se encontraba protegida por derechos de autor desde el registro del nombre de dominio en disputa, el 30 de octubre de 2020, un mes antes de ser notificado de la disputa en su contra. El Experto nota en la evidencia del Titular una captura de pantalla que incluye la leyenda: “Copyright © Delubac – Todos los derechos reservados”. El Titular describe esta leyenda como: “un depósito COPYRIGHT, protegiendo el diseño, la fecha y existencia de su creación en todos los países firmantes del Convenio de Berna, del cual Francia es parte.”
Sin embargo, la indicación a la que hace referencia el Titular, sobre haber hecho un “depósito ‘COPYRIGHT’ o de derechos de autor”, no tiene el alcance que éste le pretende atribuir, puesto que dicha leyenda tiene el propósito de reclamar la autoría sobre un sitio web, pero ello no implica per se que le otorgue un derecho o interés legítimo a los efectos de la Política sobre el nombre de dominio al que se encuentra conectado el sitio web. El Titular puede ser autor de una web, pero esa autoría no genera derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (el mero registro del nombre de dominio en disputa, o la creación de una web a la que dirige el mismo, no son suficiente a los efectos del presente elemento de la Política). Además el Experto nota que le preceden los derechos con que cuenta la Promovente respecto de la marca DELUBAC.
c) Que el uso del nombre de dominio en disputa se debe a una relación comercial de distribución con una sociedad mexicana, dedicada a la fabricación de lubricantes para uso industrial y agrícola, entre otros. Al respecto, señala el Titular que la referida sociedad, cuenta con una acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación, indicando como soporte el Anexo 9 de su Contestación. Dicho Anexo consta de una captura de pantalla, que muestra un logotipo con la estilización de la marca de un tercero.
El Anexo 9 carece de cualquier información adicional que pudiera confirmar su relación con una página web en particular. De igual manera, es imposible advertir que exista una relación comercial entre el Titular y la marca mostrada en la imagen o una sociedad homónima. Tampoco se desprende de dicho Anexo, que exista una acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación en favor del tercero. En cualquier caso, el Titular podría ser un distribuidor de los productos de la marca de un tercero (como es RALOY), pero ello no justifica el registro del nombre de dominio en disputa que comprende íntegramente la marca DELUBAC.
A pesar de lo afirmado en su Contestación, el Titular no proporcionó evidencia real que demostrara que el nombre de dominio en disputa resolviera a un sitio web diverso al mostrado en la evidencia de la Promovente desde su registro, que se dedicó al comercio de aceites desde el año 2014, que su relación comercial con la marca o sociedad RALOY fuera real, o que tuviera algún tipo de protección de derechos de autor mediante un título de registro por parte de la autoridad correspondiente, y no mediante una simple leyenda. El Titular no solamente fue omiso en presentar cualquier evidencia documental válida, sino que el Experto considera que incurrió en desatinos y contradicciones, hechas evidentes por su propia evidencia.
Ahora bien, aunque las afirmaciones del Titular hubieran sido probadas, éstas únicamente demostrarían que éste comercializó productos de la marca RALOY bajo su propio nombre, más no que éste hizo uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Para demostrar esto último, el Titular hubiera requerido presentar pruebas de uso relacionadas con el propio nombre de dominio en disputa o el término que lo compone. Es importante tener en claro que la Promovente no negó que el Titular tuviera derecho a comercializar aceites, sino que negó que el Titular tuviera derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Wal-Mart Stores, Inc. c. Walmarket Canada, Caso OMPI No. D2000-0150).
En atención al contenido del sitio web del Titular, se aclara que el mismo no presenta una simplicidad tal que pudiera calificarse como una simple portada o marcador de lugar, colocados con el único propósito de presentar un frente y reservarse modificaciones para el futuro. No obstante, la falta de la evidencia más mínima y básica de una oferta de buena fe de productos o servicios, presente o futura, aunada a la falta de complejidad en los argumentos del Titular, no permiten que las afirmaciones de éste sean creíbles. A falta de facturas, recibos, comunicaciones por escrito, órdenes de compra, evidencia de inversión, o cualquier otro documento que pudiera probar la operación de un comerciante bajo el término “Delubac”, el sitio web del Titular se presenta como evidencia única e insuficiente de un supuesto uso de buena fe.
La evidencia de haber utilizado el nombre de dominio en disputa, haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o el uso de un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, no puede ser meramente simbólica, sino que debe ser inherentemente creíble y respaldada por evidencia que preceda a la Solicitud (véase la sección 2.2. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Por lo anterior, el Experto concluye que el uso del nombre de dominio en disputa en este caso, no califica como una oferta de buena fe de bienes o servicios y por lo tanto, el Titular no demostró contar con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Todo lo anterior se resalta en atención a que, al menos hasta el 10 de noviembre de 2020, el nombre de dominio en disputa resolvió a un sitio web de pago por click (“pay-per-click”), hecho que no fue negado ni refutado por el Titular. Los hipervínculos mostrados en el sitio web, reflejaban leyendas como “Asset Management” (“administración de activos”), “Free Demat Account Opening Online” (“apertura gratuita de cuentas desmaterializadas en línea”), “Saxo Markets Fees” (en evidente alusión a las cuotas de mercado del banco Saxo), “Managed Pension Funds” (“fondos de pensión gestionados”), “Cie” (coincidentemente la abreviación de la palabra francesa para compañía), y “Stock’s” (posiblemente como referencia a activos o valores de bolsa).
Este uso es responsabilidad del Titular del nombre de dominio en disputa, y no puede ser considerado como una oferta de buena fe de bienes o servicios o un uso legítimo del nombre de domino en disputa, especialmente cuando los hipervínculos están relacionados con productos y servicios que compiten con aquellos ofrecidos por la Promovente (ver Virgin Enterprises Limited c. LINYANXIAO aka lin yanxiao, Caso OMPI No. D2016-2302).
Razón por la cual se cumple con el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el artículo 1(b) de la Política, se consideran pruebas del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
El Experto no identifica elementos en el expediente de este caso, que indiquen que los cambios al uso del nombre de dominio en disputa fueran realizados en atención al inicio de una disputa en contra del Titular.
Sin perjuicio de lo anterior, como se señaló en el análisis del segundo elemento, existen discrepancias en la argumentación y evidencia presentados por el Titular, mismos que se detallan a continuación y que permiten considerar que el uso del nombre de dominio se realiza de mala fe.
a. Los Anexos 1, 7, 8, 9 y 10, consistentes en capturas de pantalla, carecen de información sobre el nombre de dominio al que corresponden o la fecha en que fueron obtenidas. Esto es especialmente conveniente para el Titular si se considera que utiliza los Anexos 1 y 8, para mostrar el que asegura es el contenido de su sitio web desde el 30 de octubre de 2020, fecha de registro del nombre de dominio en disputa. La Promovente demostró con evidencia fechada que, al 10 de noviembre de 2020, el sitio web del Titular se componía de un servicio de pago por clic (“pay-per-click”). A pesar de la evidencia en contra, el Titular insistió en este hecho a lo largo de su escrito, retirando la información relevante de las capturas de pantalla.
b. En ejercicio de las facultades conferidas por la Política, el Experto comprobó que al momento de emitirse esta decisión, el usuario del Titular en el sitio web Segundamano, cuenta con tres únicas publicaciones de productos, todas ellas posteriores a la fecha en la que fe notificado de la Solicitud de la Promovente. Convenientemente, la captura de pantalla presentada como Anexo 7 de la Contestación, omite incluir la fecha en la que fue tomada o la fecha en la que fue publicada dicha oferta, el 6 de diciembre de 2020. Esto hace factible que la publicación a que se hace referencia y las subsecuentes, fueran realizadas con el solo propósito de engañar e influir en la presente decisión.
Ya sea que las imprecisiones aquí descritas sean el producto de un descuido o del actuar malintencionado del Titular, lo cierto es que restan aún más credibilidad a sus afirmaciones respecto del uso del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, afirmaciones cuya única evidencia era el sitio web al que resuelve actualmente el nombre de dominio en disputa.
Resta entonces analizar si, a la luz de lo expuesto, es posible determinar que el nombre de dominio en disputa fue registrado o usado de mala fe.
Previo a la presentación de la Solicitud por la Promovente, el sitio web del Titular resolvía a un servicio de pago por clic (“pay-per-click”), en el cual se mostraban hipervínculos a servicios financieros, relacionados con las actividades de la Promovente, incluyendo a por lo menos uno de sus competidores. Por admisión del Titular, éste tuvo control de dicho sitio web desde el registro del nombre de dominio en disputa, en donde agregó la leyenda “COPYRIGHT”. Como se concluyó en el análisis del segundo elemento, el Titular no demostró el uso del nombre de dominio en disputa en relación con sus propias actividades comerciales, ni tampoco un uso de buena fe. El Titular tampoco demostró que el término “Delubac” fuera en efecto un apellido común en Francia y, aun cuando lo hubiera sido, el Experto no entiende la conexión entre que “Delubac” pueda ser un apellido común en Francia y la supuesta justificación del Titular (cuyo apellido es diferente) de registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa para un negocio de reventa de aceites. Por el contrario, la Promovente demostró que al ingresar dicho término en el motor de búsqueda de Google, los primeros resultados estaban relacionados con la Promovente y su marca.
Asimismo, el Experto nota que la Promovente opera el nombre de dominio <delubac.com> con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, siendo que el Titular tuvo control de su sitio web desde el registro del nombre de dominio en disputa, mismo que incluía hipervínculos a servicios financieros y diversos bancos, que era consciente de la composición del nombre de dominio en disputa, por el término “Delubac”, y considerando la disponibilidad de información directamente relacionada con la Promovente, no sería creíble que el Titular no tuviera conocimiento de la existencia de la Promovente y su marca al momento del registro del nombre de dominio en disputa (ver Lo Monaco Hogar, S.L. c. MailPlanet.com, Inc., Caso OMPI No. D2005-0896). A esto se agrega que el Titular no se pronunció al respecto, ni negó que previo a la presentación de la Solicitud por la Promovente, se hubiera utilizado el servicio de pago por clic (“pay-per-click”).
Las consecuencias de los actos del Titular devienen en un aprovechamiento a costa de la marca de la Promovente, haya sido éste su fin primario o no, por lo que el Experto concluye que hubo una intención que se puede calificar como mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa (ver Lo Monaco Hogar, supra; y Paule Ka c. Paula Korenek, Caso OMPI No. D2003-0453).
Adicionalmente, el servicio de pago por clic (“pay-per-click”), utilizado por el Titular en su sitio web, representó una ganancia a costa de la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca DEBULAC de la Promovente (ya sea una ganancia para sí mismo o para un tercero). Por esta razón, además de haber creado un riesgo de confusión por asociación, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, (ver Alpine Entertainment Group, Inc. c. Walter Alvarez, Caso OMPI No. D2007-1082; y Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267).
El Titular ha incurrido en el registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, entre otros motivos de conformidad con el Artículo 1(c)(iv) de la Política, por lo cual se ha cumplido el tercer requisito en la misma.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <delubac.com.mx> sea transferido al Promovente.
Martin Michaus Romer
Experto Único
Fecha: 26 de febrero de 2021