Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Lopez
Caso No. DMX2020-0019
1. Las Partes
La Promovente es Mölnlycke Health Care AB, Suecia, representada por Arochi & Lindner, México.
El Titular es Alejandro Lopez, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <granulox.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de septiembre de 2020. El 11 de septiembre de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de septiembre de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En observancia del artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de octubre de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 22 de octubre de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de noviembre de 2020, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente, fundada en Mölnlycke, Suecia, en 1849, fabrica productos quirúrgicos y para el cuidado de las heridas, los cuales comercializa en casi 100 países, incluyendo México donde el Titular tiene señalado su domicilio.
Entre los productos de la Promovente se encuentra un aerosol cicatrizante (hecho a base de hemoglobina altamente purificada) que se comercializa con el nombre de “Granulox”, el cual está registrado como marca internacional G (Reg. No. 1099469) desde el 22 de octubre de 2011, con relación a “preparaciones farmacéuticas cicatrizantes” comprendidas en la clase 5 del nomenclador internacional de marcas.
Este registro internacional de la Promovente1 otorga protección a la marca GRANULOX en: Australia, Bahrein, China, Egipto, los Estados Unidos de América, Indonesia, Islandia, Israel, Noruega, Nueva Zelandia, Federación de Rusia, Serbia, Singapur, Turquía, y la Unión Europea, entre otros países y/o jurisdicciones.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de septiembre de 2020 y desde entonces se utiliza en un sitio Web que ofrece en venta el producto identificado con la marca GRANULOX de la Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
i. El 2 de julio de 2018, la Promovente adquirió la sociedad alemana Sastomed GmbH, y con ello se hizo de la titularidad de las marcas de esta última, entre ellas la marca GRANULOX;
ii. Existe identidad entre la marca GRANULOX de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, desde luego excluyendo del análisis el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” en tanto que no es un elemento distintivo del nombre de dominio en disputa;
iii. La Promovente no ha suscrito contrato alguno con el Titular a efecto de que este último pueda distribuir legalmente los productos de la Promovente;
iv. El Titular no cuenta con ningún registro de marca en México que tenga por objeto el término “granulox”;
v. El uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa no satisface las condiciones fijadas en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, en especial la que impone al registrante del nombre de dominio en disputa la carga de revelar en el sitio Web respectivo la relación que mantiene con el dueño de la marca de los productos o servicios ofertados en el propio sitio Web;
vi. El Titular es omiso en señalar en el sitio Web que hospeda al nombre de dominio en disputa quién es el fabricante del producto que lleva por marca GRANULOX, y particularmente cuál es la supuesta relación comercial entre el Titular y la Promovente;
vii. El Titular tampoco indica el nombre de la persona física o moral que ofrece y distribuye el producto identificado con la marca GRANULOX, limitándose únicamente a señalar un correo electrónico de contacto, lo cual es insuficiente para acreditar un uso legal y de buena fe del nombre de dominio en disputa;
viii. El sitio Web del Titular emplea la marca registrada GRANULOX sin autorización de la Promovente, lo que acarrea que el uso del nombre de dominio en disputa no pueda reputarse de buena fe, legítimo o leal;
ix. Es evidente que el Titular estaba consciente del prestigio de la marca GRANULOX al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual se corrobora por el uso de la marca, la imagen comercial y las obras audiovisuales de la Promovente, en el sitio Web del Titular, sin contar con la autorización de la Promovente;
x. El portal vinculado al nombre de dominio en disputa crea la impresión de que existe una relación comercial entre el Titular y la Promovente, lo cual es falso;
xi. El Titular estuvo implicado, aunque bajo un nombre diferente, en el registro y uso de mala fe del nombre de dominio <granulox.online>, cuya transferencia fue ordenada por el experto en Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Chillón, Caso OMPI No. D2020-1326;
xii. El contenido del portal “www.granulox.mx” es idéntico a aquel que tenía el sitio “www.granulox.online”, según puede apreciarse en los archivos de Internet (“https://archive.org/web”).
B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud, dejando así de oponer las excepciones y defensas que pudieran convenir a sus intereses.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación, se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o similitud en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, es idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Promovente funda la Solicitud en el registro internacional de marca No. 1099469, otorgado el 22 de octubre de 2011 por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ampara el uso de la marca GRANULOX con relación a “preparaciones farmacéuticas cicatrizantes” comprendidas en la clase 5 de la clasificación internacional de marcas. El citado registro internacional de marca es oponible en Australia, Bahrein, China, Egipto, los Estados Unidos de América, Indonesia, Islandia, Israel, Noruega, Nueva Zelandia, Federación de Rusia, Serbia, Singapur, Turquía, y la Unión Europea, entre otros países y/o jurisdicciones.
Al confrontar el nombre de dominio en disputa <granulox.mx> con la marca internacional registrada GRANULOX, el Experto advierte que ambos signos se perciben igual visual y fonéticamente.
La extensión “.mx” del nombre de dominio en disputa es intrascendente para efectos del artículo 1.a.i de la Política. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0, donde se da cuenta que los dominios de nivel superior, tanto genéricos (“gTLD” por sus siglas en inglés) como geográficos (ccTLDs) son estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio y por tanto son irrelevantes para determinar si se actualiza o no el primer requisito de la Política.
Atento a estas consideraciones, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GRANULOX de la Promovente.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Con relación a la falta de derechos e intereses legítimos del Titular, la Promovente alega que: el Titular no es conocido por el término “granulox” ni tiene una marca registrada en México que lo faculte a usar dicho término en el comercio; el Titular no cuenta con autorización de la Promovente para distribuir y comercializar el aerosol cicatrizante que ostenta la marca GRANULOX; el Titular omite señalar en su sitio Web quién es el fabricante del producto al que se aplica la marca GRANULOX, y particularmente cuál es la supuesta relación comercial entre el Titular y la Promovente, ver Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903.
Habida cuenta de que estas alegaciones no fueron refutadas por el Titular y al mismo tiempo resultan verosímiles a la luz de las constancias que integran el expediente, el Experto presume que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
A mayor abundamiento, la elección y explotación del nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca GRANULOX suponen para el Experto un aprovechamiento indebido de la reputación que se ha ganado la marca GRANOLUX en el mercado global. Este abuso de la marca de la Promovente le impide al Experto concluir que el Titular realiza una oferta de productos de buena fe conforme a la Política. Ver Eli Lilly and Company v. Protected Domain Services, Customer ID: NCR-1221337/JM Networks, Caso OMPI No. D2010-1477 (la demandada carece de derechos e intereses legítimos porque se aprovechó indebidamente de la fama y el éxito comercial de la marca del demandante al adoptar y usar el nombre de dominio en disputa).
En las condiciones arriba apuntadas este Experto arriba a la conclusión de que el Titular no posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política.
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
El Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.
Bajo estas premisas, el Experto estima que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular eligió un nombre de dominio idéntico a un término que solo se explica como marca de un producto comercializado por la Promovente a escala global. Ver Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Chillón, Caso OMPI No. D2020-1326 (“de las circunstancias de este caso parece razonable deducir que el demandado registró el nombre de dominio en disputa en base al atractivo de la marca GRANULOX, para dirigir el tráfico de Internet a su sitio web sin revelar de forma clara y precisa la relación con el demandante. Es decir, aprovechándose de la marca del demandante para realizar negocio.”)
El Experto advierte también de que la operación del sitio Web del Titular es anónima, lo cual se reputa de mala fe debido a que los consumidores que hayan intentado comprar a través del portal del Titular el producto de la marca GRANULOX, desconocen a quién acudir en caso de que el producto en cuestión no les fuera entregado, ni en caso de que quisieran presentar una reclamación por la calidad defectuosa de los productos, cobros en exceso, o cualquier otra causa.
Por último, el Experto determina que la aparente finalidad lucrativa del sitio Web que hospeda al nombre de dominio en disputa, vista conjuntamente con la confusión por asociación que crea el portal del Titular con la marca GRANULOX de la Promovente, actualizan plenamente la hipótesis de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.
En estas circunstancias, el Experto está convencido de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y ha sido usado de mala fe en términos de la Política.
Con ello se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <granulox.mx> sea transferido a la Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 30 de noviembre de 2020
1 El registro internacional No. 1099469 de la marca GRANULOX está a nombre de la Promovente a partir del 16 de enero de 2020, fecha en que quedó inscrito el cambio de titularidad de la citada marca internacional, habiendo sido titular inmediata anterior la sociedad alemana SastoMed GmbH, y titular primigenia la sociedad alemana SanderStrothmann GmbH. Ver “https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/showData.jsp?ID=ROM.1099469”.