Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. c. Larry Ortiz
Caso No. DMX2020-0018
1. Las Partes
El Promovente es Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., México, representado por Santamarina y Steta, S.C., México.
El Titular es Larry Ortiz, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <fiestaamericana.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet, S.A. de C.V.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de septiembre de 2020. El 2 de septiembre de 2020 el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de septiembre de 2020 el Registro envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de septiembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de septiembre de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 8 de octubre de 2020.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 13 de octubre de 2020, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 15 de octubre de 2020 este Experto emitió la Orden de Procedimiento No. 1, mediante la que invitó al Promovente a presentar, a más tardar el 19 de octubre de 2020, la evidencia documental que estimase apropiada respecto a su titularidad de uno de los registros marcarios citados en la Solicitud, y la elección que considerase conveniente respecto a la pretensión solicitada. Así mismo, en esa Orden se estableció que el Titular podría presentar, a más tardar el 22 de octubre de 2020, las manifestaciones que considerase convenientes en relación solamente con la presentación que hiciese el Promovente en respuesta a dicha Orden. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden el 19 de octubre de 2020, y no recibió respuesta alguna del Titular.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mexicana que presta servicios de hospedaje a través de hoteles y tiempos compartidos.
El Promovente tiene registrada la marca FIESTA AMERICANA ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 240996 en clases 43 y 44, otorgado el 27 de febrero de 1980. El Promovente también tiene registrada ante el IMPI la marca FIESTA AMERICANA y diseño bajo el registro No. 1525001 en clase 43, otorgado el 25 de marzo de 2015.
El Promovente aparece como registrante del nombre de dominio <fiestamericana.com> el cual fue creado el 3 de febrero de 2020.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 22 de marzo de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa se usaba como dirección de correo electrónico.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es titular en México de diversos registros marcarios sobre FIESTA AMERICANA, además de ser titular del nombre de dominio <fiestamericana.com> a través del cual comercializa los servicios de hospedaje que provee.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada FIESTA AMERICANA del Promovente, además de hacer una referencia de localización geográfica a través del código territorial de nivel superior “.mx”.
El Titular no tiene un interés legítimo para beneficiarse y explotar el buen nombre de FIESTA AMERICANA, mucho menos en un nombre de dominio con referencia a México de donde es originario el Promovente. El Promovente es el único comúnmente conocido a través de los nombres de dominio FIESTA AMERICANA, tal como en “www.fiestamericana.com/es/home” en donde se aprecia la forma en que se usan las marcas que se relacionan con el Promovente.
El Promovente es el único titular de los registros marcarios FIESTA AMERICANA, y no hay motivo alguno para que cualquier tercero y en particular el Titular sea el registrante del nombre de dominio en disputa. El Titular no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa para ofrecer información o servicios distintos a los que ofrece el Promovente, sino que a través del mismo genera cuentas de correo electrónico para comunicarse con terceros, y lo ha usado para defraudar a diversos clientes del Promovente.
El uso que está haciendo el Titular del nombre de dominio en disputa es nocivo no sólo para el Promovente como titular de la marca, sino que se presenta como un vehículo para actuar de manera fraudulenta frente a los consumidores. El Titular lo usa para desviar de manera equivocada a los consumidores de los servicios del Promovente relacionados con el hospedaje temporal, a través de membresías y tiempos compartidos.
El Titular está utilizando el buen nombre del Promovente para defraudar a los consumidores incluso al grado de solicitar transferencias bancarias a cuentas que no son del Promovente, con motivo de una supuesta transferencia de titularidad de membresías, como consta en el comunicado que el Titular envió mediante el que solicita depósitos por materializar una transferencia de membresías, reclamando el pago de USD 8,000 y utilizando tanto las marcas del Promovente como una cuenta de correo electrónico vinculada al nombre de dominio en disputa y teléfonos de contacto que no son los del Promovente, con el evidente propósito de legitimar su emprendimiento de defraudación al amparo del buen nombre de las marcas del Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los grupos de expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas.1
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos
El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas FIESTA AMERICANA y FIESTA AMERICANA y diseño, las cuales tiene registradas ante el IMPI.
Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FIESTA AMERICANA del Promovente.
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En esencia el Promovente asevera que el Titular carece de intereses legítimos y que está usando el nombre de dominio en disputa como dirección de correo electrónico para defraudar a terceros, por lo que no se puede considerar que el Titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios.
El Promovente acompañó a la Solicitud copia de un comunicado mediante el que se solicita un pago por cierta transferencia de una membresía “Fiesta Americana”, que muestra una dirección de correo electrónico “[…]@fiestaamericana.mx”, y en el que aparece un distintivo substancialmente igual a la marca FIESTA AMERICANA y diseño del Promovente. Además, la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación con las marcas del Promovente (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.2
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado (véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0).
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Ha quedado acreditado que FIESTA AMERICANA es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que este Experto considera como hecho notorio que dicha marca del Promovente es ampliamente conocida en México en el sector hotelero, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dicha marca del Promovente, especialmente teniendo en cuenta el uso que le ha dado el Titular. 3
De las pruebas aportadas por el Promovente se desprende que el nombre de dominio en disputa se usaba como dirección de correo electrónico; el comunicado anexo a la Solicitud antes referido muestra una dirección de correo electrónico vinculada al nombre de dominio en disputa y un logotipo igual a la marca FIESTA AMERICANA y diseño del Promovente, como si tratase de hacerse pasar por un comunicado del Promovente. El contenido de dicho comunicado deja claro que el uso del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro, intentando hacerse pasar por el Promovente aprovechando la posibilidad de que exista confusión con sus marcas respecto a la fuente del mismo.4
Los elementos antes citados dejan claro que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca FIESTA AMERICANA del Promovente, lo que aunado al contenido del comunicado antes referido, llevan a este Experto a determinar la presencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <fiestaamericana.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 30 de octubre de 2020
1 Véase Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2011-0035: “aún cuando el procedimiento que regula la Política es hasta cierto punto informal, ello no quiere decir que el Promovente pueda esperar una suerte de suplencia de la deficiencia de su Solicitud, máxime cuando en la elaboración de esta intervinieron profesionales del derecho.” Véanse también Xiaomi Inc. v. Agustín Cervello Hampshire, Caso OMPI No. DMX2015-0009, y Companhia Brasileira de Distribuição v. Privacy Protection Service Inc D/B/A Privacyprotect.org / Domain Admin, Private Registrations Aktien Gesellschaft, Caso OMPI No. D2014-2011.
2 Véase The Coryn Group II, LLC y AMResorts, LP c. Jose Leonardo Vela Puerto, Caso OMPI No. DMX2019-0028: “Los correos electrónicos que se han enviado desde la dirección que incorpora al nombre de dominio en disputa del Titular, han creado la falsa impresión de que estos fueron mandados por las Promoventes, lo cual conforma una conducta de confusión por asociación […] el registro de un nombre de dominio con el fin de realizar actividades ilegales, como la usurpación de identidad o el phishing que han tenido lugar en este caso, claramente eliminan la posibilidad de que el Titular pueda demostrar cualquier tipo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.”
3 En TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2011-0006, se estableció: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante.” Véase también la sección 4.8 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
4 En Skyscanner Limited v. Eric Anderson, Caso OMPI No. DMX2020-0003 se estableció: “el hecho que el Titular haya enviado correos electrónicos asociados al nombre de dominio en disputa, incluyendo una reproducción idéntica de la marca SKYSCANNER y el logotipo asociado a la misma, denota la intención de crear confusión por asociación a los destinatarios del correo electrónico acerca de su procedencia, al hacerles creer que recibían un comunicado de la Promovente […] el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener un lucro indebido y defraudar a los destinatarios de los correos electrónicos, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe.”