Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Brown Brothers Harriman & Co. c. France Stahler

Caso No. DMX2020-0016

1. Las Partes

La Promovente es Brown Brothers Harriman & Co., los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Edge Law Group, Estados Unidos.

El Titular es France Stahler, Estados Unidos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bbh.com.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Gandi SAS.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de agosto de 2020. El 17 de agosto de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de agosto de 2020, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 2 de septiembre de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Solicitud se había presentado en inglés mientras que el idioma del procedimiento era el español. La Promovente presentó una solicitud traducida al español el 9 de septiembre de 2020. El Titular no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 2 de septiembre de 2020, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 17 de septiembre de 2020.

El Centro verificó que la Solicitud, junto con la Solicitud traducida y la Solicitud enmendada, cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de octubre de 2020. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de octubre de 2020.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de octubre de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es Brown Brothers Harriman & Co., una empresa dedicada a prestar servicios financieros a clientes de todo el mundo.

La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros para la marca BBH:

La Promovente es titular del nombre de dominio <bbh.com>, registrado el 30 de julio de 1995.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de agosto de 2020 y no resuelve a sitio web alguno. De acuerdo con lo alegado por la Promovente en su Solicitud, el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para crear direcciones de correo electrónico supuestamente a nombre de empleados de la Promovente, y así estar en posibilidad de enviar mensajes apócrifos a los clientes de ésta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

Que la Promovente es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos, en 1818.

Que la Promovente presta servicios financieros a clientes de todo el mundo en tres áreas comerciales principales: inversionistas, gestión de inversiones y banca privada.

Que la Promovente cuenta con registros para la marca BBH en varios países y opera bajo dicha marca desde al menos 1958.

Que la Promovente emplea a más de 45.000 profesionales en 18 oficinas distribuidas en América del Norte, Europa y Asia.

Que la Promovente es propietaria del nombre de dominio <bbh.com>, mismo que resuelve a su sitio web oficial.

Que entre los clientes de la Promovente se cuentan instituciones financieras, fondos mutualistas, fondos de pensiones, fondos soberanos, entidades sin fines de lucro, fideicomisos e individuos de alto nivel patrimonial en todo el mundo.

Que dichos clientes, así como los competidores de la Promovente y en general el mercado de servicios financieros en el que participa la Promovente están familiarizados con la marca BBH.

Que los productos y servicios que amparan los registros marcarios BBH de la Promovente incluyen servicios bancarios y de inversión, así como software para la gestión bancaria, fiduciaria y de inversiones.

Que las actividades de la Promovente se rigen y están sujetas a estrictos requisitos reglamentarios en cada país en el que ésta opera.

Que la Promovente, sus servicios y su marca BBH cuentan con una reputación significativa y ampliamente reconocida en todo el mundo.

Que, al patrocinar y organizar eventos públicos de caridad y educativos, la marca BBH de la Promovente ha estado expuesta a una nutrida audiencia, como se muestra en materiales promocionales utilizados en dichos eventos.

Que la Promovente también prepara boletines informativos trimestrales que incluyen la marca BBH, como “Foreign Exchange Quarterly” y “Women & Wealth Magazine”, disponibles en línea para el público.

Que la Promovente ha sido reconocida por su patrocinio de numerosos eventos en todo el mundo.

Que la reputación de la Promovente se ve reforzada por numerosos premios que confirman que ésta es una empresa líder en la prestación de servicios financieros y de gestión patrimonial.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BBH de la Promovente con la única diferencia de la adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”.

Que el Titular tiene como objetivo a los clientes de la Promovente en los canales de comercio de ésta para implementar un esquema de phishing, aparentemente dirigido a obtener datos de los clientes de aquella, para luego utilizarlos de manera indebida.

II. Derechos o intereses legítimos

Que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa con fines de phishing y para engañar al público, incluyéndose a los clientes de la Promovente y al mercado de servicios financieros en general.

Que el uso de la marca BBH de la Promovente por el Titular, incorporando dicha marca en variantes de direcciones de correo electrónico de sus empleados, demuestra que aquel no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.

III. Registro o uso de mala fe

Que el Titular ha enviado correos electrónicos por lo menos a un cliente de la Promovente, pidiéndole que complete y devuelva un formulario requiriendo diversos datos, entre ellos, su información financiera.

Que dicho correo electrónico fue presuntamente enviado por uno de los empleados de la Promovente, utilizando la dirección “[…]@bbh.com.mx” , el cual difiere de la dirección de correo electrónico real de la Promovente, solamente por la presencia del ccTLD “.mx”.

Que este intento ilegal de phishing de información financiera no podría funcionar sin el registro y el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

Que es probable que el Titular continúe utilizando el nombre de dominio en disputa con fines ilícitos, y que por ello pide la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP.

El Experto también considera apropiado tener en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Debido a que el Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

La Promovente ha probado ser titular de registros para la marca BBH en varios países, como lo son Australia, Corea del Sur, Japón, Singapur y Suiza, así como los Estados Unidos, donde el Titular ha manifestado tener su domicilio.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BBH de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.

La adición del ccTLD “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente afirma que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. Además, la Promovente alega que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa con fines de phishing, y con objeto de engañar al público. El Titular no refutó estas afirmaciones.

El nombre de dominio en disputa no resuelve a ningún sitio web activo. Sin embargo, según la información contenida en la Solicitud, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para operar direcciones de correo electrónico subordinadas al nombre de dominio en disputa, con la finalidad de suplantar la identidad de empleados de la Promovente y supuestamente enviar una comunicación a un cliente de ésta.

Una prueba proporcionada por la Promovente despliega una captura de pantalla, aparentemente con la respuesta de un cliente de la Promovente, contestando a un correo electrónico proveniente de un remitente cuya dirección de correo electrónico correspondía al nombre de dominio en disputa: “[…]@bbh.com.mx”. Cabe destacar que dicha dirección de correo electrónico difiere de la verdadera dirección de correo electrónico de la empleada de la Promovente, solamente por la presencia del ccTLD “.mx”. Esta probanza demuestra que el citado cliente fue víctima de una conducta de phishing en donde el elemento central fue el nombre de dominio en disputa.

El correo electrónico arriba mencionado está dirigido a la dirección apócrifa de correo electrónico ([…]@bbh.com.mx), así como a la dirección correcta de correo electrónico de la empleada de la Promovente ([…]@bbh.com). Además, en dicha comunicación se mencionan varias direcciones de correo electrónico, probablemente de otros clientes de la Promovente, así como otra dirección de correo electrónico subordinada al nombre de dominio en disputa.

A la luz de lo anterior, el Experto considera que el Titular utilizó el nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad de una empleada de la Promovente, con un fin fraudulento. Esta conducta no puede considerarse como una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa (ver JEANOLOGIA, S.L. v. Bright, Brightmorgan Pty Ltd, Caso OMPI No. D2017-0848; Groupe Lactalis v. John Kleedofer / Privacy Protection Service INC d/b/a Privacy Protect.org, Caso OMPI No. D2014-0133; Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V. v. Domains by Proxy, LLC. / Martha Becerra, Caso OMPI No. D2019-1908).

Además, los precedentes emitidos con base en la Política establecen que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales como la suplantación de identidad, el phishing u otros tipos de fraude nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un titular. Por lo tanto, la Promovente ha acreditado prima facie el segundo elemento de la Política (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también; TRAVELGENIO, S.L. v. Rosabel Maduro, Caso OMPI No. D2017-1392; Zions Bancorporation, N.A. v. Domain Administrator, PrivacyGuardian.org / Tobe Uche, Caso OMPI No. D2018-2930).

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

La Promovente ha probado que su marca BBH se encuentra registrada en varios países en todo el mundo, desde varios años antes a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Además, la Promovente ha presentado pruebas que demuestran que su marca BBH goza de prestigio y reconocimiento en la industria de servicios financieros a nivel mundial. Lo anterior también ha sido establecido en algunas decisiones emitidas por otros expertos nombrados bajo la UDRP (ver Brown Brothers Harriman & Co. v. Privacy Gods, Privacy Gods Limited / Privacy Protection Service Inc d/b/a PrivacyProtect.org, Caso OMPI No. D2015-2141, Brown Brothers Harriman & Co. v. Fundacion Private WhoIs, Caso OMPI No. D2013-0524).

Considerando que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BBH, y que dicho nombre de dominio en disputa se ha usado para conformar las direcciones de correo electrónico apócrifas anteriormente mencionadas, a través de las cuales se ha orquestado el esquema de usurpación de identidad de empleados de la Promovente, y el phishing de los datos de sus clientes, es dable deducir que el Titular conocía a la Promovente, su mercado, sus servicios y su marca en el momento de registro. Lo anterior indica que el Titular actuó con mala fe oportunista y con la finalidad de llevar a cabo un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Ebay Inc. v. Wangming, Caso OMPI No. D2006-1107; JEANOLOGIA, S.L. v. Brightmorgan Pty Ltd, Caso OMPI No. D2017-0848; Tribu Seminole de Florida, nombre de Seminole Gaming v Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc, Caso OMPI No. D2018-1692).

La suplantación de la identidad de empleados de la Promovente ha generado un riesgo de confusión por asociación. Dicha conducta constituye mala fe en términos de la Política (ver The Swatch Group AG, Swatch AG v. thomas, thomas Bolton, Caso OMPI No. D2019-1771; Facebook, Inc. v. Werner Gonzalez, Caso OMPI No. D2017-2046; Yahoo Holdings, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Technonics Solutions, Caso OMPI No. D2017-1336).

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <bbh.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 4 de noviembre de 2020

¹ El Experto ha decidido editar los nombres para resguardar los datos personales de las personas involucradas.