Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
National Association for Stock Car Auto Racing, LLC v. Hae Mi Choi Lee, HMC
Caso No. DMX2020-0014
1. Las Partes
La Promovente es National Association for Stock Car Auto Racing, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), internamente representada.
La Titular es Hae Mi Choi Lee, HMC, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nascar.mx>.
El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX Internet SA de CV.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de agosto de 2020. El 13 de agosto de 2020 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de agosto de 2020, Registry .MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos que posee de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
Atento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de agosto de 2020. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de septiembre de 2020. La Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de septiembre de 2020, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se conduce en español según lo establece la regla por defecto del artículo 13.A del Reglamento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que tanto la Promovente como la Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente se constituyó en Daytona Beach, Florida en 1948 y desde entonces organiza y sanciona carreras de automóviles, lo mismo en Estados Unidos que en otros países, incluido México donde la Promovente opera la carrera NASCAR PEAK Mexico Series1 .
La Promovente tiene registradas en los Estados Unidos de América las marcas NASCAR INTERNATIONAL desde el 25 de octubre de 1966 (Reg. No. 817,553 en la clase 42 internacional) y NASCAR desde el 13 de agosto de 1974 (Reg. No. 990,987 en las clases 41 y 42 del nomenclador internacional de marcas). En total, la Promovente cuenta con treinta y seis registros estadounidenses vigentes que incluyen la marca NASCAR con relación a diversos productos y servicios.
Asimismo, la Promovente tiene registrada en México la marca NASCAR desde el 25 de noviembre de 1996 (Reg. No. 536702 en la clase 28 internacional). En total, la Promovente cuenta con diecinueve registros mexicanos vigentes que incluyen la marca NASCAR con relación a diversos productos y servicios.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 31 de mayo de 2009 y desde entonces se ha mantenido aparcado. El sitio de aparcamiento ofrece en venta el nombre de dominio en disputa y muestra enlaces alusivos a la Promovente, a saber Nascar Superstore, Campeonato Mundial de Rally 2020 y Carreras en Circuito, entre otros tópicos.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, la Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NASCAR de la Promovente y por lo tanto puede hacer creer erróneamente al público que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Promovente;
ii. La marca NASCAR de la Promovente está incluida íntegramente en el nombre de dominio en disputa, sin que este último adicione ningún elemento nominativo adicional que pueda darle un carácter distintivo;
iii. La adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) .MX carece de relevancia ya que no distingue de ningún modo el nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente;
iv. El nombre de dominio en disputa no hospeda un portal comercial legítimo ni activo sino una página aparcada que muestra únicamente enlaces, tales como “nascar apparel” y “nascar tickets”, los cuales inducen al público a pensar que la Titular cuenta con autorización de la Promovente o está vinculada de algún modo con la Promovente, lo cual no es cierto;
v. La Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para generar ingresos por cada vez que se acceda a estos enlaces, aprovechándose así indebidamente de la marca famosa y registrada NASCAR;
vi. La Titular no opera ningún negocio legítimo con el término “Nascar”, el cual es ampliamente identificado como la marca famosa de la Promovente;
vii. La búsqueda del término “Nascar” y el nombre de la Titular en el motor de búsqueda de Google no produjo ningún resultado;
viii. El nombre de dominio en disputa fue registrado mucho tiempo después de que la Promovente obtuviera en México no menos de catorce registros de la marca NASCAR;
ix. La Titular registró el nombre de dominio en disputa para obtener ingresos a costa de la reputación de la marca famosa NASCAR, como lo demuestra el hecho de que la página Web donde está aparcado el nombre de dominio en disputa contiene un enlace para comprar el nombre de dominio (“Buy this domain”);
x. Sedo Domains, con quien la Titular tiene aparcado el nombre de dominio en disputa, permite a sus clientes ganar dinero mediante ingresos publicitarios y vender más rápido sus dominios;
xi. La Promovente hizo varias ofertas a través de Sedo Domains para comprar el nombre de dominio en disputa hasta por EUR 1,000, las cuales fueron rechazadas y contraofertadas con EUR 10,000 y EUR 9,000, cantidades que denotan la mala fe y ciberocupación oportunista de la Titular en violación de la Política;
xii. La Titular ha registrado nombres de dominio que incorporan marcas conocidas de terceros, lo cual configura un patrón de ciberocupación de la Titular que corrobora su mala fe con relación al nombre de dominio en disputa.
B. Titular
La Titular no contestó la Solicitud, dejando así de oponer las excepciones y defensas que pudiesen convenir a sus intereses.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En razón de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida como “UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
ii. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación, se procede a examinar si estos elementos se acreditan en el caso concreto.
C. Identidad o similitud en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, por sí misma, es idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, el aviso comercial registrado, la denominación de origen o la reserva de derechos de la Promovente para justificar la transferencia del nombre de dominio en disputa.
La Promovente funda su Solicitud en treinta y seis registros estadounidenses vigentes de la marca NASCAR, entre ellos el registro No. 817,553 concedido el 25 de octubre de 1966 que ampara la marca NASCAR INTERNACIONAL con relación a servicios comprendidos en la clase 42 internacional, y el registro No. 990,987 concedido el 13 de agosto de 1974 que ampara la marca NASCAR con relación a servicios comprendidos en las clases 41 y 42 del nomenclador internacional de marcas.
La Promovente funda asimismo su Solicitud en diecinueve registros mexicanos vigentes de la marca NASCAR, entre ellos el registro No. 536702 concedido el 25 de noviembre de 1996 que ampara la marca NASCAR con relación a productos comprendidos en la clase 28 internacional.
Al confrontar la marca registrada NASCAR con el nombre de dominio en disputa <nascar.mx> salta a la vista que ambos signos son idénticos entre sí en los planos semántico, morfológico y sintáctico.
La extensión “.mx” del nombre de dominio en disputa es intrascendente para efectos del artículo 1.a.i de la Política. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0, donde se da cuenta que los dominios de nivel superior, tanto genéricos (“gTLD” por sus siglas en inglés) como geográficos (ccTLDs por sus siglas en inglés) son estándares técnicos requeridos para el registro de cualquier nombre de dominio y por tanto son irrelevantes para determinar si se actualiza o no el primer requisito de la Política.
Atento a estas consideraciones, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NASCAR de la Promovente.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
Por un lado, la Promovente alega que la Titular no ha hecho un uso real, comercial ni legítimo del nombre de dominio en disputa. Por el otro, la Promovente sostiene que la Titular no está asociada en forma alguna con el término Nascar, el cual es ampliamente reconocido como marca de la Promovente.
Habida cuenta de que estas alegaciones no fueron refutadas por la Titular y al mismo tiempo resultan verosímiles a la luz de las constancias que integran el expediente, el Experto presume que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (la ausencia de contestación a la demanda puede interpretarse como una falta de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En opinión de este Experto, el hecho de que la Titular haya mantenido aparcado el nombre de dominio en disputa desde su registro descarta la existencia de derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política toda vez que tal aparcamiento crea confusión en la mente de los usuarios de Internet y persigue esencialmente la venta del nombre de dominio en disputa al mejor postor. Ver Bureau Veritas v. Registration Private / Jose Rodriguez, Caso OMPI No. DMX2018-0008 (“el mero aparcamiento en que ha permanecido el nombre de dominio en disputa desde su registro […] corrobora[n] la falta de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa por parte del Titular”).
En las condiciones arriba apuntadas este Experto arriba a la conclusión de que la Titular no posee derechos o intereses legítimos conforme a la Política.
De esta manera se colma el supuesto del artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
El Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.
Sentado lo anterior, el Experto estima que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque la Titular eligió un nombre de dominio idéntico a una marca que ha estado en uso por más de cincuenta años en el país donde reside la Titular. Ver National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. R.H.P, Caso OMPI No. D2007-1400 (la apropiación de un nombre de dominio idéntico a una marca notoriamente conocida como NASCAR permite inferir al experto que la conducta del demandado fue oportunista y de mala fe).
El Experto advierte que el nombre de dominio en disputa ha estado aparcado desde su registro el 31 de mayo de 20092 y que el sitio de aparcamiento puso a la venta el nombre de dominio en disputa a través de Sedo, quien no aceptó ofertas de compra menores a EUR 9,000, según acredita la Promovente.
Además, los enlaces mostrados en el sitio aparcado están relacionados con los productos y servicios que comercializa la Promovente, y el modelo de negocio descrito por el propio Sedo confirma que el acceso a tales enlaces genera ingresos a la Titular bajo el esquema de PPC3.
En opinión del Experto, la finalidad lucrativa del sitio Web donde ha estado aparcado el nombre de dominio en disputa actualiza plenamente la hipótesis de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.
Por último, no pasan inadvertidos los antecedentes de la Titular, quien ha sido condenada dos veces por ciberocupación de nombres de dominio mexicanos. Ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee, Caso OMPI No. DMX2015-0031; y PayPal, Inc. c. Entorno Web / Hae Mi Choi Lee, Caso OMPI No. DMX2019-0032.
En estas circunstancias, el Experto está convencido de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y ha sido usado de mala fe en el sentido de la Política.
De tal suerte que se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <nascar.mx> sea transferido a la Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 15 de octubre de 2020
1 Conocida antes de 2017 como Desafío Corona, Nascar Corona Series, Nascar Mexico Series, y Nascar Toyota Series.
2 Así lo reflejan los archivos de Internet (https://web.archive.org/web/*/nascar.mx) consultados por el Experto.
3 Pay-per-click.